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« Ciel dégagé là-haut, marquages de brevet protègent, l'innovation fleurit ». Le « marquage d’articles brevetés » est la pratique consistant à étiqueter un produit pour indiquer qu’il est protégé par un ou plusieurs brevets. Du point de vue du public, cette pratique sert trois objectifs liés : éviter les contrefaçons non intentionnelles, encourager les titulaires de brevets à informer le public et aider le public à déterminer si un article est effectivement breveté (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1998, p. 1443). Du point de vue du titulaire du brevet, le marquage d’articles brevetés permet d’informer le public que le produit est protégé par un ou plusieurs brevets, ce qui peut dissuader les contrefacteurs potentiels de copier l’invention sans autorisation. En outre, cette pratique peut être utile au moment de démontrer qu’un contrefacteur avait connaissance du brevet, une information potentiellement cruciale pour déterminer les dommages-intérêts dans un procès en contrefaçon. En effet, dans certains territoires, et en particulier aux États-Unis, un marquage adéquat sur l’article breveté sert d’avis au contrefacteur. Ainsi, le titulaire du brevet peut, lorsqu’il poursuit un contrefacteur, démontrer une contrefaçon antérieure, ce qui peut se traduire par des dommages-intérêts plus élevés dans un procès en contrefaçon de brevet. La possibilité d’établir des dommages-intérêts potentiels plus élevés peut également solidifier la position de négociation dans les discussions relatives à un règlement ou à une vente potentielle. Ainsi, les titulaires de brevets qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou importent un article protégé par brevet auraient donc intérêt à apposer un marquage sur un article breveté. Il conviendrait également que les titulaires de brevet exigent de leurs licenciés qu’ils fassent de même et surveillent les produits des licenciés pour s’assurer qu’ils se conforment aux exigences de marquage. États-Unis La jurisprudence américaine actuelle suggère que le marquage ne devrait être exigé que lorsqu’un produit commercial est visé par une revendication de produit (appareil/système). Par ailleurs, les tribunaux ont généralement indiqué qu’il n’y avait pas d’obligation de marquage dans les cas où le brevet ne comporte que des revendications par la méthode et/ou par le procédé. Le fait de marquer correctement les produits brevetés à un stade précoce peut avoir un impact positif important sur le calcul des dommages-intérêts, étant donné que ce calcul prend en compte les dommages-intérêts constatés seulement après qu’un contrefacteur a reçu un avis « implicite » ou « réel » de la contrefaçon présumée. On peut effectuer ce marquage en apposant physiquement un avis sur le produit, si possible, ou en incluant l’avis dans l’emballage ou les documents publicitaires. L’avis doit généralement comporter le mot « patent » (brevet) ou l’abréviation « pat. » et le ou les numéros du ou des brevets en question. Le marquage peut également contribuer à augmenter les dommages-intérêts en cas de contrefaçon antérieure, car la législation sur les brevets prévoit une majoration des dommages-intérêts et des honoraires d’avocat auxquels le tribunal peut condamner le contrefacteur dans les cas où celui-ci était effectivement au courant de l’existence du brevet. L’absence de marquage ou le marquage incorrect d’un produit a une incidence directe sur les recours possibles. En effet, la législation sur le marquage des articles brevetés (article 287, titre 35 de l’U.S. Code) prévoit qu’un titulaire de brevet est tenu de marquer ses produits protégés par un ou plusieurs brevets avec les numéros de brevet appropriés : [traduction]« ... en y apposant le mot “patent” ou l’abréviation “pat.”, ainsi que le numéro du brevet... ou lorsque, en raison de la nature de l’article, cela n’est pas possible, par l’apposition sur l’article, ou sur l’emballage dans lequel un ou plusieurs produits sont contenus, une étiquette contenant un avis similaire... » Bien que le marquage des articles brevetés ne soit pas exigé par la loi, l’article 287, titre 35 de l’U.S. Code encourage les titulaires de brevets à informer le public de l’existence d’un article breveté par l’apposition physique du numéro de brevet sur l’article : [traduction] « ... Si le titulaire de brevet n’a pas marqué son produit, il ne peut obtenir de dommages-intérêts dans le cadre d’une action en contrefaçon, sauf s’il est prouvé que le contrefacteur a été avisé de la contrefaçon et qu’il n’y a pas mis fin par la suite. Dans ce cas, les dommages-intérêts ne peuvent être recouvrés qu’en cas de contrefaçon survenant après cet avis ». Il convient de noter que le fait de marquer un produit avec un brevet qui ne concerne pas le produit, sans le consentement du propriétaire, ou de marquer le produit comme étant en instance de brevet alors qu’il n’y a pas de brevet en instance, peut engager la responsabilité pour faux marquage de brevet. Il est donc important de veiller à l’exactitude du marquage des articles brevetés dans le cadre de toute pratique de marquage. Le marquage d’un produit avec un brevet expiré n’est toutefois pas considéré comme un faux marquage de brevet, étant donné les modifications apportées à la législation sur le marquage en 2011. Il convient également de noter qu’une fois le produit marqué, le marquage fait par le titulaire du brevet doit être [traduction] « substantiellement cohérent et continu » (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1998, p. 1446). Marquage virtuel des articles brevetés La législation sur le marquage des articles brevetés prévoit en outre qu’il est possible d’informer le public qu’un produit est breveté : [traduction] « ... en y apposant le mot “patent” ou l’abréviation “pat.” ainsi que l’adresse d’un site Internet, accessible au public gratuitement, qui associe l’article breveté au numéro du brevet, ou lorsque, en raison de la nature de l’article, cela n’est pas possible, par l’apposition sur l’article ou sur l’emballage dans lequel un ou plusieurs articles sont contenus, une étiquette contenant un avis similaire ». Par exemple, une adresse URL adaptée au marquage des articles brevetés renverrait à une page qui répertorie le ou les brevets en question avec au moins un produit représentatif et des numéros de produits représentatifs. En outre, des images des produits représentatifs sont parfois incluses. L’URL type est www.widget.com/patents. Actuellement, il n’est pas recommandé d’utiliser d’autres types de marquages lisibles par machine, comme les codes-barres ou les codes QR. Europe La Convention sur le brevet européen (CBE) n’exige pas de marquage. La CBE est également muette sur les conséquences de la présence ou de l’absence de marquage, et la question ne peut être résolue qu’en fonction de chacun des pays. Par exemple, au Royaume-Uni, il n’est pas possible d’accorder des dommages-intérêts ou d’ordonner la comptabilisation des bénéfices à l’encontre d’un contrefacteur de bonne foi [voir la UK Patent Act, paragraphe 62 (1)]. Il convient de noter qu’il incombe au contrefacteur de prouver son innocence, c’est-à-dire qu’à la date de l’acte de contrefaçon, il ignorait l’existence du brevet (ou de la demande de brevet publiée) et n’avait pas de motifs raisonnables de le supposer. Ainsi, les produits correctement marqués qui informent le public de l’existence du brevet peuvent servir de barrière à un contrefacteur qui tenterait d’invoquer l’ignorance de l’existence du brevet. Il convient de noter que la loi britannique prévoit également le marquage virtuel des brevets à condition qu’il soit accessible gratuitement au public et qu’il associe clairement le produit au numéro du brevet. Compte tenu de ce qui précède, en Europe, le marquage des produits afin d’informer le public de l’existence du brevet ou d’établir qu’un contrefacteur avait connaissance du brevet peut s’avérer bénéfique. Canada Au Canada, le marquage des brevets n’est pas exigé par la loi, ce qui signifie qu’il n’est pas obligatoire pour un titulaire de brevet de marquer ses produits ou ses procédés pour indiquer qu’ils sont protégés par un ou plusieurs brevets. En outre, la Cour suprême a confirmé que la notification au public par le marquage de produits brevetés ne doit pas être utilisée pour calculer les dommages-intérêts. Quoi qu’il en soit, dans certaines situations, le titulaire d’un brevet peut choisir de marquer ses produits ou ses procédés afin d’informer le public de l’existence du brevet ou d’établir qu’un contrefacteur avait connaissance du brevet. Il convient toutefois de veiller à ce que le marquage soit exact. En effet, l’alinéa 75 (1) c) de la Loi sur les brevets établit que, quiconque, dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est pas breveté au Canada, commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou les deux. Dessin industriel Au Canada, le droit en matière de marquage des dessins industriels diffère de celui des brevets. Comme nous l’avons vu précédemment à propos des brevets, le marquage ne joue en fait aucun rôle dans la détermination de l’indemnisation en cas de contrefaçon. En revanche, dans le cas des dessins, le marquage peut constituer un facteur clé dans l’établissement des dommages-intérêts. En effet, le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les dessins industriels prévoit une défense contre la constatation d’une contrefaçon en ce sens que, si le contrefacteur peut « démontrer » qu’il ignorait que le dessin était enregistré, le plaignant ne peut obtenir qu’une injonction. Toutefois, le paragraphe 17 (2) de la Loi sur les dessins industriels prévoit que si le plaignant « démontre »  que les articles ou leur emballage ont été marqués de manière à indiquer qu’ils font l’objet d’un dessin industriel enregistré, le contrefacteur ne peut se prévaloir du moyen de défense prévu au paragraphe 17 (1) de la Loi sur les dessins industriels. Les exigences de la loi étant pointilleuses, il est important de marquer correctement les articles visés par le dessin. Plus précisément, les articles doivent être marqués de la lettre majuscule « D » dans un cercle et du nom, ou de l’abréviation courante, du propriétaire actuel du dessin, par exemple ? Widget ltée. Il convient de noter que la marque du dessin peut figurer sur les articles, sur les étiquettes ou sur l’emballage associés à l’article. En résumé, le marquage des articles brevetés est un aspect important du droit des brevets qui permet au public de savoir qu’un produit ou un procédé est protégé par un ou plusieurs brevets, et sert également d’outil aux titulaires de brevets pour dissuader la contrefaçon, établir la connaissance du brevet et percevoir des dommages-intérêts pour des contrefaçons antérieures.

Partie 1 : quatre raisons pour ralentir et quatre raisons pour accélérer Partie 2 : ralentissement de service : CA, US, EP, PCT Partie 3 : voie rapide : CA, US, EP, PCT Partie 1 : Pourquoi ralentir et pourquoi accélérer? Ralentir Pourquoi voudrait-on ralentir la procédure alors qu’il faut déjà généralement plusieurs années pour qu’un brevet soit délivré? Flux de trésorerie Incertitude pour les compétiteurs Possibilité de modifier la portée Possibilité de déposer une demande divisionnaire Dans certains cas, les flux de trésorerie peuvent favoriser l’étalement des dépenses sur une plus longue période. Conserver une demande en instance plus longtemps peut également représenter un avantage commercial. En effet, cela peut créer une incertitude pour les concurrents, qui ne peuvent pas déterminer facilement la portée du droit exclusif qui pourrait vous être accordé. D’autre part, tant que la demande est en instance, il est plus facile de modifier les revendications. De plus, il est généralement uniquement possible de déposer une demande divisionnaire lorsque la demande de brevet parent est toujours en instance. Accélérer Si c’est si intéressant de ralentir la poursuite, alors pourquoi devrais-je l’accélérer? Démonstration de brevetabilité pour étendre la famille de demandes de brevet Valorisation monétaire ou levée de capitaux Procédure devant les tribunaux Position de force en négociations À la suite du dépôt de la demande prioritaire, le demandeur dispose de 12 mois pour déposer des demandes correspondantes dans d’autres pays. Les dépôts à l’étranger peuvent représenter des dépenses considérables. Par conséquent, il peut être avantageux d’obtenir rapidement des résultats afin de prendre la meilleure décision quant au dépôt de demandes dans d’autres pays. Un brevet délivré cristallise de façon beaucoup plus évidente la valeur d’une technologie. Cette cristallisation peut affecter substantiellement la valorisation de l’entreprise et, en parallèle, permettre de lever des capitaux supplémentaires. Par ailleurs, le dépôt d’une demande de brevet ne vous permet pas d’empêcher les contrefacteurs de mettre en marché votre technologie – seul un brevet délivré vous permet de vous adresser aux tribunaux à cet égard. Cette possibilité d’engager des poursuites peut changer drastiquement la teneur de négociations avec vos compétiteurs – et parfois vos fournisseurs également. Stratégies et coûts Il existe des dispositions particulières pour l’accélération et le ralentissement des procédures dans beaucoup de territoires. Aux fins du présent exercice, nous discuterons des demandes de brevet au Canada, aux États-Unis et en Europe. Nous aborderons également les demandes de brevet international, c’est-à-dire, les demandes PCT. Partie 2 : Ralentissement Canada En ce qui concerne le ralentissement de service, la stratégie la plus simple au Canada est de repousser la date de requête d’examen au maximum. Bien que la disposition ait changé avec les années, l’on dispose maintenant de quatre (4) ans à partir de la date de dépôt canadienne pour demander l’examen. Pour une entrée en phase nationale du PCT, le Canada accepte de prolonger le délai habituel de 30 mois, qui peut ainsi atteindre jusqu’à 42 mois sous certaines conditions. En revanche, les dates de requête d’examen et de frais de maintien demeurent les mêmes. Il s’agit donc d’un gain à court terme seulement. Pour chaque rapport d’examen (aussi appelé lettre officielle), il est possible de demander une prolongation de délai de deux mois avant que le délai original ne soit expiré. Cette requête doit être accompagnée de la taxe de retard et n’est acceptée que sous certaines conditions. L’autre possibilité est de ne pas répondre au rapport d’examen et d’attendre que la demande soit réputée abandonnée. Il est ensuite possible de rétablir la demande en répondant au rapport d’examen et en payant une surtaxe. Il est important de noter qu’une demande canadienne pour laquelle une prolongation de délai a été obtenue ou un rétablissement a été effectué ne peut plus faire l’objet d’une accélération de traitement. Par ailleurs, pendant qu’une demande est abandonnée, et même si elle est rétablie plus tard, des tiers pourraient obtenir certains droits sur la technologie. États-Unis Aux États-Unis, il est possible de payer les frais de prolongation de délai pour répondre à un rapport d’examen au moment où une réponse est déposée. Le délai maximum ne peut cependant excéder six (6) mois. Il est aussi possible de déposer une requête (ou pétition) pour demander la suspension du délai de réponse à un rapport d’examen (en payant la taxe appropriée, bien entendu). Cette requête n’est acceptable que sous certaines conditions et ne peut excéder six mois. De façon similaire, une requête pour différer l’examen de la demande peut être déposée pour retarder l’examen de jusqu’à trois (3) ans après la date de priorité. Il faut, une fois de plus, répondre à certaines conditions et payer une taxe. Europe : Tout comme au Canada, pour chaque rapport d’examen, il est possible de demander une prolongation de délai de deux mois avant que le délai original ne soit expiré. Par contre, contrairement au Canada, il n’y a pas de frais ni de condition pour que cette requête soit acceptée. L’autre possibilité est de ne pas répondre au rapport d’examen et de laisser la demande devenir caduque. Il est ensuite possible de rétablir la demande en répondant au rapport d’examen et en payant une surtaxe. La règle des dix (10) jours est aussi accessible jusqu’en novembre 2023. Issue d’une époque où les communications se faisaient encore par courrier, la règle prévoit qu’une communication datée est réputée avoir été livrée dix (10) jours après la date du document – le délai s’en trouve donc automatiquement repoussé de dix (10) jours. La disparition de cette règle est, somme toute, une bonne chose pour éviter bien des problèmes de communication. PCT En ce qui concerne le ralentissement de service, la demande PCT en elle-même peut servir à ralentir le processus. En effet, le système de demandes internationales permet de repousser jusqu’à 30 mois à compter de la date de priorité la décision de dépôt international. Il s’agit davantage d’un système de réservation de droits que de ralentissement. Malgré tout, autant du point de vue des flux monétaires (ou « cash flow ») que du point de vue de la stratégie de dépôts, la période plus longue pour prendre les décisions peut s’avérer utile. Récapitulatif de ralentissement : CA : repousser le dépôt de la demande canadienne ou l’entrée en phase nationale; repousser la requête d’examen; demander une prolongation de délai; ne pas répondre et demander ensuite le rétablissement. US : payer les frais de prolongation de délai; faire une requête de suspension d’une action; faire une requête pour différer l’examen. EP : demander une prolongation de délai; utiliser la règle des dix (10) jours; ne pas répondre et payer des frais pour rétablir la demande. PCT : tirer avantage des 30 à 42 mois par pays. Partie 3 : Voie rapide Canada Bien sûr, la meilleure manière d’accélérer les procédures est de demander l’examen dès que possible et, surtout, de ne pas tarder à répondre aux rapports d’examen reçus. Après avoir requis l’examen et avant de recevoir le premier rapport d’examen, il est possible de demander l’accélération du traitement de la demande. Cette requête nécessite que la demande canadienne soit publiée et peut être soumise à plusieurs conditions. Un demandeur qui pourrait subir un préjudice dû au délai d’examen peut payer une taxe supplémentaire pour accélérer les procédures. Lorsque la demande de brevet a trait à une technologie dite « verte » ou en lien avec la pandémie de « COVID-19 », aucun préjudice n’est nécessaire et aucune taxe n’est due. Il est aussi possible d’accélérer le traitement en utilisant les résultats de la poursuite d’une demande correspondante dans un autre ressort jugé crédible par le bureau canadien (par ex. : Europe, États-Unis, Japon…). C’est ce qu’on appelle une requête PPH, de l’anglais « patent prosecution highway ». La traduction par « l’autoroute de traitement des demandes de brevet » est très représentative, mais bien peu utilisée. États-Unis Pour ceux qui en ont les moyens, il est possible de payer une taxe d’accélération au moment du dépôt de la demande aux États-Unis. L’objectif est alors de conclure l’ensemble de la procédure à l’intérieur de douze (12) mois. La capacité du bureau des États-Unis de répondre à la demande est également prise en compte avant d’accepter la requête. Il est aussi possible de demander un traitement spécial pour une demande de brevet lorsque l’état de santé ou l’âge de l’un des inventeurs le permettent. Cette requête peut aussi être faite lorsque la technologie de la demande de brevet est « verte » ou a trait à « l’antiterrorisme ». Les États-Unis participent aussi au système PPH et le résultat du traitement d’une demande correspondante dans un autre ressort peut également permettre d’accélérer les procédures. Évidemment, il est important de ne pas tarder à répondre aux rapports d’examen reçus, peu importe les moyens choisis. Europe Le bureau européen accepte les requêtes de type PPH et propose aussi la procédure « PACE » permettant d’accélérer le traitement (la recherche et/ou l’examen) sans taxe ni condition particulière autre que de répondre aux rapports d’examen en temps utile. La capacité du bureau européen de répondre à la demande est également prise en compte. PCT Effectuer les entrées en phase nationale rapidement (c’est-à-dire, bien avant les 30 mois) permet de procéder plus rapidement à l’examen de fond dans chaque ressort. Pendant la phase internationale du PCT, il est possible de tenter de faire avancer la procédure avant d’entrer en phase nationale. Cette procédure de « demande sous le chapitre II du PCT » ne garantit pas un gain de temps, mais peut permettre de devancer certaines questions et donc permettre d’éviter des pertes de temps devant plusieurs examinateurs différents. Récapitulatif de l’accélération CA : déposer la demande canadienne ou effectuer l’entrée en phase nationale dès que possible; faire la requête d’examen dès que possible; répondre rapidement aux rapports d’examen; demander l’accélération du traitement par : PPH, technologie verte, technologie COVID-19 ou pour préjudice possible. US : payer les frais d’accélération avec le dépôt; demander l’accélération du traitement par PPH; répondre rapidement aux rapports d’examen; faire une requête pour considérer la demande comme étant spéciale (basée sur l’âge ou l’état de santé, la technologie verte ou la technologie antiterroriste). EP : demander l’accès au programme PACE; demander l’accélération du traitement par PPH; répondre rapidement aux rapports d’examen. PCT : entrer en phase nationale le plus rapidement possible; demander l’examen sous le « chapitre II ».

Le Québec a adopté et promulgué le projet de loi no 96 intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui se veut une réforme majeure de la Charte de la langue française. Voici 10 principales modifications prévues par cette loi qui imposeront des obligations considérables aux entreprises : À compter du 1er juin 2025, les entreprises employant plus de 25 personnes (actuellement, le seuil est de 50 personnes) pendant au moins six mois seront tenues de respecter diverses obligations concernant la « francisation1 ». Les entreprises comptant entre 25 et 99 employés peuvent également se voir contraintes par l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »)2 de former un comité de francisation. De plus, sur demande de l’OQLF, un programme de francisation pourrait devoir être fourni pour examen dans les trois mois. À compter du 1er juin 2025, seules les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français (et pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée ou enregistrée) seront acceptées à titre d’exception au principe général voulant que les marques de commerce doivent être traduites en français. Les marques de commerce non déposées qui ne sont pas en français devront être accompagnées de leur équivalent en français. Sur les produits ainsi que l’étiquetage et l’emballage de ceux-ci, la règle demeure la même, c’est-à-dire que toute inscription doit être rédigée en français. Le texte en français peut être accompagné d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription écrite dans une autre langue ne doit être prédominante par rapport au texte en langue française ni être accessible dans des conditions plus favorables. Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français (pour laquelle aucune version en français n’a été déposée) devront être traduits en français. En outre, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, (i) le français devra figurer de façon nettement prédominante (plutôt que d’être suffisamment présent) et (ii) les marques de commerce qui ne sont pas en français (pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée) se limiteront aux marques de commerce déposées. Depuis le 1er juin 2022, les entreprises qui offrent au public des biens ou des services doivent respecter le droit du consommateur d’être informé et servi en français. Dans les cas de manquements à cette obligation, les clients auront le droit de déposer une plainte auprès de l’OQLF ou de demander une mesure injonctive, sauf si l’entreprise compte moins de 5 employés. En outre, toute personne morale ou entreprise qui fournit des services à l’Administration sera tenue de fournir ces services en français, y compris lorsque les services sont destinés au public. Depuis le 1er juin 2022, sous réserve de certains critères prévus dans le projet de loi, les employeurs sont tenus de rédiger les documents écrits suivants en français : les contrats individuels de travail3, les communications adressées à un travailleur ou à une association de travailleurs, incluant les communications suivant la fin du lien d’emploi avec un employé. En outre, d’autres documents tels que les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation doivent être rendus accessibles en français4. Depuis le 1er juin 2022, les employeurs qui souhaitent exiger que les employés aient un certain niveau de compétence dans une langue autre que le français pour pouvoir accéder à un poste doivent faire la preuve que cette exigence est nécessaire à l’accomplissement des tâches liées au poste, qu’il est impossible de procéder autrement au moyen de ressources internes et qu’ils ont déployé des efforts pour restreindre le plus possible le nombre de postes dans leur entreprise nécessitant la connaissance d’une langue autre que le français. À compter du 1er juin 2023, les parties qui souhaitent conclure, dans une autre langue que le français, un contrat de consommation et, sous réserve de diverses exceptions5, un contrat d’adhésion qui n’est pas un contrat de consommation devront avoir reçu une version en français du contrat avant d’y consentir. Dans le cas contraire, une partie peut exiger que le contrat soit annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice. À compter du 1er juin 2023, il sera interdit à l’Administration6  de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une entreprise qui emploie 25 personnes ou plus et qui ne se conforme pas aux obligations suivantes sur l’utilisation de la langue française, soit : obtenir une attestation d’inscription, transmettre à l’OQLF une analyse de la situation linguistique de l’entreprise en temps utile ou obtenir une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation, selon le cas. À compter du 1er juin 2023, l’ensemble des contrats et des ententes conclus par l’Administration, de même que tous les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d’aide financière devront être rédigés exclusivement en français. À compter du 1er septembre 2022, une traduction en français certifiée devra être jointe aux requêtes et autres actes de procédures rédigés en anglais et émanant d’une entreprise ou d’une personne morale qui est partie à un acte de procédure au Québec, et ce, aux frais de cette dernière. L’application des dispositions imposant cette obligation a cependant été suspendue pour l’instant par la Cour supérieure7. À compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et au Bureau de la publicité foncière, notamment les inscriptions de sûretés, d’actes de vente, de baux et de divers autres droits, devront être faites en français. Veuillez noter que les déclarations de copropriété doivent être déposées au Bureau de la publicité foncière en français depuis le 1er juin 2022. Les avocats de Lavery connaissent les lois linguistiques du Québec et peuvent vous aider à comprendre l’incidence de la Loi n° 96 sur votre entreprise, de même que vous indiquer les mesures qu’il convient de prendre face à ces nouvelles obligations. N’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe Lavery nommé dans le présent article pour obtenir de l’aide. Nous vous invitons à consulter les autres articles concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec : Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96? Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance? La « francisation » désigne un processus établi par la Charte de la langue française pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans les entreprises. L’OQLF est l’organisme de réglementation chargé de faire respecter la Charte de la langue française. L’employé ayant signé un contrat individuel de travail avant le 1er juin 2022 aura jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à son employeur de lui fournir une traduction en français si l’employé le souhaite. Si le contrat individuel de travail est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avant le 1er juin 2024, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire traduire en français à la demande de l’employé. Les employeurs auront jusqu’au 1er juin 2023 pour faire traduire en français les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation si ceux-ci ne sont pas déjà accessibles aux employés en français. Parmi ces exceptions, on trouve les contrats d’emploi, les contrats d’emprunt et les contrats servant dans le cadre de « relations à l’extérieur du Québec ». Il semble y avoir une contradiction dans la loi en ce qui concerne les contrats individuels de travail qui sont des contrats d’adhésion et pour lesquels l’obligation de fournir une traduction française semble néanmoins applicable. L’Administration dans cette loi comprend tout organisme public au sens large du terme. Mitchell c. Québec (Procureur général), 2022 QCCS 2983.

Comme nous l'avons annoncé précédemment, le gouvernement canadien a publié des modifications proposées aux Règles sur les brevets en juillet 2021. L’objectif principal de ces modifications est de simplifier davantage le traitement des demandes de brevets afin d'ouvrir la voie à un futur système d'ajustement de la durée des brevets (APT) au Canada, conformément aux obligations de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. (ACEUM), ainsi que pour aligner la pratique canadienne sur la nouvelle norme de listage des séquences ST.26 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les Règles sur les brevets modifiées (les « nouvelles règles ») ont maintenant été publiées dans leur version finale et sont très similaires à celles proposées en 2021. Étant donné que la plupart des nouvelles règles entreront en vigueur le 3 octobre 2022, les Demandeurs de brevets doivent sérieusement envisager de demander un examen avant le vendredi 30 septembre 2022, afin d'éviter d’être soumis aux nouvelles pratiques de frais pour revendications excédentaires et de requête pour la poursuite de l’examen (RPE), tel qu’expliqué ci-dessous. Taxe pour revendications excédentaires Les nouvelles règles introduiront une taxe gouvernementale de 100 $ CA pour chaque revendication au-delà de 20 revendications. Ces frais seront payables lors de la requête d'examen et seront réévalués lors de l'acceptation afin de déterminer si une taxe pour revendications excédentaires est due lors du paiement de la taxe finale, en fonction des changements au nombre de revendications durant l'examen. Une revendication multi-dépendante ou une revendication énumérant des éléments dans l’alternative comptera comme une seule revendication pour le calcul de la taxe, ainsi l'utilisation de tels formats de revendication n'augmentera pas davantage ces frais. Il est important de noter que cette taxe sera déterminée en fonction du nombre maximal de revendications présentes dans le dossier à tout moment pendant l'examen. Par conséquent, l'ajout de revendications au-delà de 20 pendant l'examen entraînera des frais qui ne pourront pas être réduits ou évités ultérieurement en supprimant ultérieurement les revendications avant l'acceptation. Par exemple, si une demande contenait 15 revendications au moment de la requête d'examen, qui ont été modifiées à 30 revendications lors de l'examen, puis réduites à 18 avant l'acceptation, une taxe pour revendications excédentaires de 1 000 $ CA ((30-20) x 100 $) devra être payée avec la taxe finale, même si la demande ne comportait pas plus de 20 revendications lors de la demande d'examen ou de l’acceptation. Par conséquent, dans le cadre du nouveau système, minimiser ou éviter les frais pour revendications excédentaires exigera non seulement de limiter le nombre de revendications lors de la requête d'examen, mais également de limiter leur nombre tout au long de l'examen. Étant donné que plusieurs demandes sont initialement déposées avec un grand nombre de revendications, le contrôle de ces taxes implique la modification des revendications avant ou lors de la requête d'examen. Il convient de noter que le droit canadien des brevets, contrairement à celui des États-Unis, ne permet pas le dépôt de demandes de type « continuation ». Par conséquent, les demandes divisionnaires volontaires ne sont généralement pas recommandées au Canada en raison de la stricte doctrine de double brevet en vertu de la loi canadienne, et les objections de double brevet ne peuvent être surmontées par le dépôt d’une renonciation à toute durée excédentaire du deuxième brevet par rapport au premier (« Terminal Disclaimer »). Ces particularités de la pratique canadienne en matière de brevets peuvent limiter la matière pouvant être poursuivie dans les demandes divisionnaires et devront être soigneusement prises en compte par les demandeurs lors de l'élaboration d'une stratégie visant à réduire le nombre de revendications au vu des nouvelles règles. Requête pour la poursuite de l’examen (RPE) Les nouvelles règles introduisent également un système de RPE, limitant à un maximum de 3 le nombre de rapports d'examen pouvant être émis afin d’obtenir un avis d’acceptation. La poursuite de l'examen au-delà de trois rapports nécessitera le dépôt d'une RPE, ce qui donnera droit au demandeur de recevoir jusqu'à deux rapports d'examen supplémentaires, après quoi un autre RPE serait nécessaire pour poursuivre l'examen, et ainsi de suite. Le dépôt d'un RPE peut également être utilisé pour réinitialiser l’examen d’une demande acceptée, permettant notamment le dépôt d’amendements après acceptation, remplaçant ainsi la pratique actuelle de demande de retrait de l'avis d'admission. Les frais d’une RCE sont de l'ordre de 816 $ CAD et seront légèrement ajustés sur une base annuelle. Avis d’acceptation conditionnel (AAC) Les nouvelles règles introduisent un AAC qui informerait le demandeur que la demande serait acceptable moyennant la correction d’irrégularités mineures avant le paiement de la taxe finale. Si l'examinateur considère que la demande n'est toujours pas acceptable suite à la réponse du demandeur à l’AAC, l'acceptation sera retirée, la taxe finale sera remboursée et la demande retournera en examen. Nouvelles normes pour les listages des séquences Compte tenu de la nouvelle norme pour la présentation des listages des séquences « ST.26 » du PCT, le Canada a harmonisé ses exigences en matière de présentation des listages des séquences avec celles du PCT depuis le 1er juillet 2022. Étant donné que les demandes dont la date de dépôt PCT est antérieure à cette date peuvent utiliser la norme ST.25 actuelle ou la nouvelle norme ST.26 lors de l'entrée dans la phase nationale canadienne, l'utilisation de la nouvelle norme n'est pas imminente pour les dépôts de phase nationale au Canada, mais les nouveaux dépôts réguliers (non PCT) au Canada doivent se conformer à la nouvelle norme ST.26 depuis le 1er juillet 2022. Agissez maintenant! Étant donné que les nouvelles règles sur les taxes de revendication excédentaires et de RPE ne s'appliqueront qu'aux demandes pour lesquelles l’examen est demandé le 3 octobre 2022 ou après, il sera très avantageux pour les demandeurs de demander un examen avant cette date afin de bénéficier du système d’examen actuel, permettant ainsi d’éviter les taxes de revendication excédentaires et les RPE pour toute la durée de l'examen, même après l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Les demandeurs doivent donc sérieusement envisager de demander un examen avant le 30 septembre 2022 pour les demandes en instance. Pour aider à optimiser la stratégie de poursuite pour un cas donné ou pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter un membre de notre équipe brevets pour obtenir des conseils durant cette transition.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2022 est à nos portes, avec pour thème "La propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur". En l'honneur de ce thème (et au risque de rendre nos lecteurs adultes un peu moins accomplis), nous avons pensé qu'il serait approprié de mettre en lumière certaines de ces merveilleuses inventions de jeunes esprits innovants. Le brevet US 8,371,246, intitulé « Device for drying pets »      En 2011, Marissa Streng, 9 ans, a inventé un appareil pour sécher plus efficacement son chien Mojo après ses bains. Le produit est maintenant apparemment vendu sous la marque Puff-N-Fluff. Le brevet US 7,726,080, intitulé « Under-floor storage »      À l'âge de 14 ans, Rebecca Hyndman a breveté un système de rangement sous le plancher destiné à être utilisé dans des endroits où les sols carrelés sont normalement utilisés, comme dans les cuisines et les salles de bain. À la suite de cette réalisation, elle a eu l'honneur de présenter le président Obama au Thomas Jefferson High School for Science and Technology, juste avant sa signature du America Invents Act. Le brevet US 6,029,874, intitulé « Article carrying device for attachment to a bicycle for carrying baseball bats, gloves and other sports equipment or objects » Faire du vélo pour s'entraîner au baseball peut être tout un défi lorsqu'il faut porter à la fois une batte et un gant. De ce problème est né le « Glove and Battie Caddie », inventé par Austin Meggitt à l'âge de onze ans. Le Glove and Battie Caddy permet d’attacher, une balle de baseball, une batte et un gant à l'avant d'un vélo. Le brevet US 7,374,228, intitulé « Toy vehicle adapted for medical use » À l'âge de 8 ans, le jeune Spencer Whale a inventé un véhicule jouet adapté pour transporter un enfant et son équipement médical nécessaire. Selon le brevet, le jouet permet aux enfants reliés à un équipement médical de se déplacer plus librement dans un hôpital, dans le but de rendre leur séjour plus agréable. Le brevet US 5,231,733, intitulé « Aid for grasping round knobs »   L'une des plus jeunes personnes à avoir obtenu un brevet était Sydney Dittman de Houston, au Texas. En 1992, alors que Sydney n'avait que 2 ans, elle a inventé un outil à partir de parties de ses jouets afin d'ouvrir les tiroirs de la cuisine dont ses parents lui avaient dit de rester à l'écart. En remarquant que l'appareil serait idéal pour les personnes handicapées, son père a lancé le processus d’enregistrement et le brevet qui en a résulté a été délivré alors que Sydney n'avait que 4 ans. Veuillez-vous joindre à nous pour célébrer l'innovation des jeunes lors de cette Journée mondiale de la propriété intellectuelle !

Les droits d’utilisateurs antérieurs sont reconnus depuis longtemps par le droit canadien des brevets. Ces droits, qui constituent une défense contre la contrefaçon de brevet, sont considérés comme un moyen d’assurer l'équité en permettant à une personne ayant fabriqué, utilisé ou acquis de manière indépendante une invention qui fait ensuite l'objet d'un brevet de continuer à utiliser l'invention. Une version révisée de l’article 56 de la Loi sur les brevets, qui définit les droits d’utilisateurs antérieurs et qui présente des similitudes avec l'article 64 de la loi britannique sur les brevets, est entrée en vigueur le 13 décembre 2018. La disposition révisée s'appliquera à une action ou à une procédure commencée le 29 octobre 2018 ou après et portant sur un brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite. La véritable portée des droits d'utilisateurs antérieurs en vertu de la disposition révisée n’avait jamais fait l’objet d’une interprétation judiciaire avant une décision récente de la Cour fédérale dans l’affaire Kobold Corporation c. NCS Multistage Inc. Les deux entreprises en cause sont des fournisseurs d’équipements utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour la fracturation hydraulique. Dans cette affaire, Kobold Corporation (ci-après Kobold, le demandeur) alléguait que quatre des outils exclusifs de NCS Multistage Inc. (ci-après NCS, le défendeur) utilisés pour la fracturation étaient en contrefaçon du brevet canadien no 2,919,561, et NCS a demandé à la Cour par voie de requête en jugement sommaire de rejeter l'action en contrefaçon sur la base des droits d’utilisateurs antérieurs. Dans son analyse du paragraphe 56 dans sa forme actuelle, la Cour a tenu compte des versions anglaise et française dudit paragraphe, de l'historique législatif, de la jurisprudence canadienne examinant le paragraphe 56 précédent, ainsi que de la législation correspondante au Royaume-Uni. Dans un premier temps, la Cour a souligné le fait que le paragraphe 56 de la Loi sur les brevets en vigueur depuis le 13 décembre 2018 accorde des droits plus étendus que l'ancien paragraphe 56, notant plus spécifiquement les trois différences suivantes : La législation précédente se limitait à accorder à un utilisateur antérieur le droit d'utiliser et de vendre un produit physique, alors que la disposition actuelle donne à un utilisateur antérieur le droit de commettre un « acte » qui aurait autrement constitué une violation. Le mot "acte" doit être interprété à la lumière de l'article 42 de la Loi sur les brevets, qui accorde des droits exclusifs pour « faire, construire et utiliser l'invention et la vendre à des tiers pour qu'elle soit utilisée », ce qui englobe notamment les méthodes brevetées. Cette interprétation peut limiter les droits d’utilisateurs antérieurs, la Cour donnant l’exemple d’un utilisateur antérieur qui fabriquait et utilisait un appareil; il pourra continuer à fabriquer et à utiliser l’appareil, mais ne pourra pas invoquer une défense d’utilisation antérieure en vertu du paragraphe 56 pour vendre l’appareil, car la vente est un acte distinct de la fabrication ou de l’utilisation au sens de la Loi.    Alors que la législation précédente limitait la protection de la vente ou de l'utilisation de la manifestation physique de l'invention, le fait de commettre un acte qui aurait constitué une contrefaçon est protégé en vertu du paragraphe 56 tel que modifié; et La législation actuelle étend la protection à une personne qui a fait des préparatifs sérieux et efficaces pour commettre un acte de contrefaçon avant la date de la revendication, ce qui n’était pas le cas en vertu du paragraphe 56 dans sa forme précédente. Les parties avaient des interprétations différentes du terme « même acte » au paragraphe 56(1), et plus particulièrement sur le degré de similitude requis. La Cour a déterminé que le mot « même » au paragraphe 56(1) signifie un acte identique, tandis que les paragraphes 56(6) et 56(9) permettent une défense par un tiers d'un usage antérieur selon la norme moins stricte d’un acte qui est « sensiblement le même ». La Cour a déclaré que l'utilisateur antérieur peut ajouter ou modifier des éléments qui n'enfreignent pas le brevet, par exemple en modifiant la couleur de la peinture d’un appareil, mais l'utilisateur antérieur ne peut pas modifier un élément faisant partie du concept inventif de l'invention. La Cour a ensuite établi les facteurs qui doivent être considérés dans l’évaluation de la défense de droits d'utilisateurs antérieurs en vertu du paragraphe 56(1) : Déterminer si les actes accomplis avant et après la date de la revendication sont identiques. Si c’est le cas, il n'est pas nécessaire d'envisager une contrefaçon – le paragraphe 56(1) fournira toujours un moyen de défense contre toute contrefaçon potentielle; Si les actes ne sont pas identiques, déterminer si les actes sont en contrefaçon du brevet, et si c’est le cas, déterminer quelles revendications sont enfreintes. Si les actes postérieurs à la revendication ne violent pas le brevet, alors il n'y a pas d'actes autrement contrefaisants et il n'est donc pas nécessaire de s'appuyer sur le paragraphe 56(1). Si les actes antérieurs à la revendication ne contrefont pas le brevet, le paragraphe 56(1) ne peut s'appliquer. Si les actes postérieurs à la date de revendication sont en contrefaçon d’une revendication particulière du brevet qui n’était pas contrefaite par les actes antérieurs à la date de revendication, le paragraphe 56(1) ne peut s'appliquer; Si les actes antérieurs et postérieurs à la date de revendication ne sont pas identiques, mais ne font qu'enfreindre les mêmes revendications, déterminer alors si les modifications concernent le concept inventif de l’invention brevetée. S'ils ne le font pas, une défense en vertu du paragraphe 56(1) est possible. La Cour a conclu qu’une requête en jugement sommaire est seulement appropriée dans les cas où les actes avant et après la date de revendication sont clairement identiques, et donc où il n’est pas nécessaire d’interpréter les revendications et d’analyser la question de la contrefaçon. Puisque dans le cas en question les actes effectués par NCS avant et après la date de revendication différaient, la Cour a conclu qu’un procès en bonne et due forme était requis afin d’analyser la question de contrefaçon et de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi sur les brevets.   Conclusions Cette première analyse détaillée de l’article 56 de la Loi sur les brevets telle qu’amendée en décembre 2018 clarifie plusieurs aspects de la défense contre la contrefaçon de brevet basée sur les droits des utilisateurs antérieurs et servira certainement de fondement pour les décisions futures sur cette question. Cependant, l’application du paragraphe 56(1) de la Loi n’a pas été effectuée dans le cadre de cette requête en jugement sommaire, et il faudra donc attendre un futur procès sur cette question pour obtenir un éclairage additionnel sur la portée des droits d'utilisateurs antérieurs selon le droit canadien.

A-t-on le droit de copier le code source écrit et développé par quelqu’un d’autre? La réponse à cette question dépend du contexte, mais même en contexte d’innovation ouverte, les droits de propriété intellectuelle sont le point de départ de l’analyse requise pour y répondre. Dans le domaine du logiciel, les licences open source (parfois désignées « licences de logiciels ouverts ou libres » ou « licences à source ouverte » (Open Source) permettent de donner à tous accès au code source du logiciel, gratuitement et avec peu de restrictions. Le but est généralement de favoriser l’évolution de ce code en incitant le plus grand nombre de gens à l’utiliser. Linus Torval, le programmeur du noyau Linux (certainement l’un des plus importants projets open source) a récemment déclaré que sans l’approche open source, son projet n’aurait probablement pas survécu1. Cette approche a des conséquences juridiques : la société Vizio est depuis peu visée par une poursuite alléguant le non-respect d’une licence open source de type GPL lors de la conception du logiciel SmartCast OS intégré aux téléviseurs qu’elle fabrique. Elle est poursuivie par Software Freedom Conservacy (« SFC »), un organisme américain sans but lucratif faisant la promotion et la défense de licences open source. Dans le cadre de sa poursuite, SFC allègue notamment que Vizio devait distribuer le code source de SmartCast OS sous la même licence open source, ce que Vizio n’a pas fait, privant les consommateurs de leurs droits2. En droit canadien, l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur3 confère à l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre originale. Ce principe est repris par tous les pays signataires de la Convention de Berne de 1886, soit la quasi-totalité des pays du monde. Le contrat de licence, qui permet de conférer à une autre personne le droit de reproduire l’œuvre, peut prendre différentes formes. Il permet aussi d’établir l’étendue des droits conférés et les modalités de l’utilisation permise. Mais toutes les licences de type open source ne sont pas équivalentes. Plusieurs permettent aux créateurs d’assortir le droit d’utiliser le code rendu ainsi disponible à diverses conditions. En vertu de ces licences, l’utilisation de l’œuvre ou du logiciel peut être faite par tous, mais est susceptible d’être assujettie aux contraintes suivantes, selon le type de licence en vigueur : Obligation d’affichage : Une licence open sourcepeut exiger la divulgation de certaines informations dans le logiciel ou dans le code source lui-même : Le nom de l’auteur, son pseudonyme ou même son anonymisation, selon le souhait de cet auteur et/ou citation du titre de l’œuvre ou logiciel; La licence d’utilisation de l’œuvre ou du logiciel Open source redistribué; La mention de modification pour chaque fichier modifié; La mention d’exclusion de garantie. Devoir contributif : Certaines licences exigent le partage de toute modification du code open source,à des conditions identiques. Dans certains cas, cette obligation va même jusqu’à inclure tout logiciel qui incorpore le code open source. En d’autres mots, le code dérivé du matériel open source devient aussi open source. Ce devoir contributif peut généralement être catégorisé selon l’un des niveaux suivants : Toute redistribution doit se faire sous la licence initiale, faisant en sorte que le résultat devienne lui aussi open source; Toute redistribution du code, modifié ou non, doit se faire sous la licence initiale, mais un autre code peut être associé ou ajouté sans être assujetti à la licence open source; Toute redistribution se fait sans contrainte de partage. Interdiction de commercialisation : Certaines licences interdisent toute utilisation à des fins commerciales. Apache v2 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui BSD Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui CC BY-NC 4.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseNon CC0 1.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué. Utilisation commerciale permiseOui GPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui, mais les sous-licences sont interdites. LGPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionLa redistribution du logiciel, modifié ou non, doit se faire selon les termes de la licence initiale. De nouvelles composantes peuvent être ajoutées, mais non intégrées, sous d’autres licences non open Source. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui MIT Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui Il est important de sensibiliser les équipes de programmation aux problématiques pouvant survenir en cas d’utilisation de modules régis par des licences « contaminantes » (telle que la licence CC BY-NC 4.0) dans la conception de logiciels à vocation commerciale. Ces logiciels pourraient perdre une valeur importante en cas d’incorporation de tels modules, rendant ainsi difficile, voire impossible, toute commercialisation du logiciel. Dans un contexte d’innovation ouverte où il est souhaité par les développeurs de partager leur code informatique, notamment pour susciter les collaborations, il est important de bien comprendre la portée de ces diverses licences. Le choix de la licence appropriée doit se faire en tenant compte des objectifs du projet. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours possible de changer la licence utilisée pour la distribution du code une fois que celui-ci a commencé à être distribué. Le choix de la licence peut donc avoir des conséquences à long terme sur un projet. David Cassel, Linus Torvalds on Community, Rust and Linux’s Longevity, The NewStack, 1 Oct 2021, en ligne : https://thenewstack.io. Voir le communiqué de presse de SFC : https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/vizio.html LRC 1985, c. C-42.

Dans la dernière portion de cet article en trois parties, nous partageons avec vous les quatre derniers faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 3 de 3 Erreur no 10 :       Présumer que votre invention n’est pas brevetable Les propriétaires d’entreprises commettent souvent l’erreur de croire que leur technologie n’est pas brevetable. Cette croyance s’applique fréquemment aux inventions liées à l’informatique, comme les logiciels. Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction formelle de breveter les logiciels au Canada, de nombreux inventeurs ont l’impression que les logiciels ne sont pas brevetables. Cette impression est probablement due au fait que de nombreuses demandes de brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sont initialement refusées parce que le Bureau des brevets détermine que l’invention en question ne constitue qu’une simple série désincarnée d’étapes mentales et/ou qu’une simple formule mathématique (qui ne sont pas considérées comme des objets brevetables). Il est toutefois important de se souvenir que, bien que certains types d’objets ne soient pas brevetables au Canada (par exemple, les étapes mentales désincarnées et les formules mathématiques, tel qu’il est mentionné ci-dessus), cela ne signifie pas que la technologie comportant de tels objets non brevetables (par exemple, un logiciel d’ordinateur) est complètement dépourvue de brevetabilité. Souvent, cela signifie simplement qu’un autre aspect de la technologie devrait faire l’objet de la demande de brevet. Par exemple, en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, une stratégie pour augmenter la probabilité de brevetabilité consiste à rédiger la demande de brevet de manière à souligner que le matériel informatique est essentiel, ou à rédiger la demande de manière à ce qu’il soit clair que l’invention crée un résultat comprenant des effets ou des changements perceptibles (par exemple, il peut suffire de générer des groupes distincts dans une méthode de classification). Il convient également de noter que de nombreux inventeurs ont l’impression erronée qu’un nouvel élément technologique doit être presque révolutionnaire pour être brevetable. En fait, les améliorations apportées à une technologie existante sont également brevetables, pour autant qu’elles soient suffisamment nouvelles et inventives.   Par conséquent, il est important de s’adresser à un agent de brevets pour déterminer comme il se doit si votre invention peut être brevetée et comment elle peut l’être. Erreur no 11 :       Croire que votre brevet vous donne automatiquement le droit de pratiquer votre invention On croit souvent à tort que les brevets donnent à leur propriétaire le droit d’utiliser et de commercialiser la technologie brevetée sans craindre d’empiéter sur les brevets de tiers. Dans les faits, si les brevets permettent effectivement à leur propriétaire d’exclure les autres de l’utilisation et de la commercialisation de leur technologie brevetée, ils ne constituent pas un bouclier contre une éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Par exemple, si vous obtenez un brevet pour un élément de technologie que vous avez mis au point, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez le droit d’utiliser ou de commercialiser cette technologie. Plus particulièrement, si votre technologie intègre une technologie brevetée appartenant à une autre société, cette dernière peut vous empêcher d’utiliser ou de commercialiser votre propre invention. Il s’agit d’un aspect important de la « protection des brevets » dont tous les entrepreneurs devraient être conscients. Erreur no 12 :       Ne pas vous informer et ne pas former vos employés sur les critères applicables pour être reconnu à titre d’inventeur ou de propriétaire d’une invention De nombreux différends reliés à la propriété intellectuelle peuvent survenir au sein d’une entreprise, dont les plus communs relèvent de croyances erronées : un employé croit qu’il est un inventeur d’une invention, alors qu’il ne l’est pas; un employé croit, qu’en tant qu’inventeur d’une invention, qu’il a nécessairement droit à une contrepartie (monétaire ou autre); que l’invention lui appartient plutôt que d’appartenir à l’entreprise; qu’il est libre d’utiliser l’invention, par exemple en quittant l’entreprise pour ensuite vous livrer concurrence, ou encore : un employeur croit que les résultats précis des travaux d’un chercheur, obtenus dans le cadre d’un emploi précédent, peuvent être utilisés par sa société. Il est facile d’imaginer à quel point ces questions peuvent être épineuses! Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Informez-vous! Également, dès l’embauche, mettez les choses au clair avec vos nouveaux employés sur ces questions et prévoyez par écrit qui détiendra les droits afférents à la propriété intellectuelle mise au point dans le cadre de leur emploi. Une formation succincte avant que de tels problèmes ne surviennent est susceptible de mettre les pendules à l’heure et d’éviter les conflits découlant d’attentes irréalistes. Erreur no 13 :       Ne pas avoir de stratégie de protection de la propriété intellectuelle Après avoir lu cet article en trois parties, nous espérons que vous comprenez mieux l’importance de mettre au point une stratégie visant la propriété intellectuelle de votre entreprise. Bien que de telles stratégies puissent être très compliquées, nous vous proposons trois grandes questions que vous devez prendre en compte en tout temps (et non pas seulement au démarrage de votre entreprise).  Quelle propriété intellectuelle mon entreprise utilise-t-elle? Cette première question vous demande de répertorier quelle propriété intellectuelle votre entreprise utilise. Il s’agit notamment de toute technologie que vous utilisez ou vendez, de tout nom de marque et logos et de toute œuvre que vous utilisez actuellement (par exemple, des logos, des slogans, des mises en page de sites Web, des textes de sites Web, des images, des brochures ou des programmes informatiques). Existe-t-il un risque que je porte atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers? Après avoir répertorié la propriété intellectuelle ci-dessus, vous devriez vous demander si vos activités sont susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Pour obtenir une réponse, vous pourrez devoir procéder comme suit : Retenir les services d’un agent de brevets pour effectuer une recherche sur la liberté d’exploitation de toute technologie que vous prévoyez utiliser. Retenir les services d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour effectuer une recherche et vous fournir un avis sur les marques et les logos que vous utilisez, ainsi que pour négocier et préparer une cession des droits de propriété intellectuelle, le cas échéant. Comment puis-je élargir mon propre portefeuille de propriété intellectuelle? Cette question consiste à déterminer, pour chaque élément de propriété intellectuelle que vous avez répertoriée, s’il peut être protégé et de quelle façon il peut l’être. Pour ce faire, vous pouvez vous poser les questions supplémentaires suivantes : La technologie que j’utilise ou que je commercialise mérite-t-elle d’être protégée? Dans l’affirmative, dois-je déposer une demande de brevet ou conserver la technologie en tant que secret commercial? Dans quels pays dois-je protéger ma propriété intellectuelle? Certains des noms de marque ou des logos de mon entreprise méritent-ils d’être protégés par le dépôt d’une demande de marque de commerce? L’important n’est pas nécessairement de protéger chaque élément de propriété intellectuelle que possède votre entreprise; ce qui importe vraiment, c’est que vous ayez correctement évalué la propriété intellectuelle de votre entreprise et que vous ayez élaboré une stratégie efficace adaptée à votre activité. Afin d’optimiser le portefeuille de propriété intellectuelle de votre entreprise, nous vous recommandons bien entendu de vous adresser à votre professionnel de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’un agent de brevets, d’un agent de marques ou d’un avocat. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery sera heureuse de vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions concernant ce qui précède ou toute autre question liée à la propriété intellectuelle. Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à notre programme dédié aux entreprises en démarrage Programme Lavery GO inc.? Ce programme vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour démarrer votre entreprise du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 2

Frais pour revendications excédentaires à l'horizon Tel qu’indiqué précédemment, le gouvernement canadien a publié le 3 juillet 2021 des modifications proposées aux Règles sur les brevets. Un élément central de la proposition est l'introduction de frais pour revendications excédentaires de l'ordre de 100 $ CA pour chaque revendication au-delà de 20 revendications, qui seront payables lors de la requête d'examen. Ces frais seront réévalués au moment de l'acceptation de la demande afin de déterminer si des frais supplémentaires sont dus lors du paiement de la taxe finale en fonction de l'évolution du nombre de revendications durant l'examen. Pensez à agir maintenant En prévision de l'introduction probable d'un tel régime au début de 2022 (qui pourrait être annoncée avec un préavis de seulement 30 jours), les Demandeurs de brevets pourraient souhaiter commencer la poursuite de leurs demandes canadiennes et envisager de demander l’examen d'ici la fin de 2021 afin d’éviter le paiement de ces taxes pour revendications excédentaires et conserver le droit de présenter un plus grand nombre de revendications pour examen. Sur la base des dispositions transitoires des Règles proposées, prendre une telle mesure maintenant éviterait le paiement de ces taxes de revendications excédentaires lors de la demande d'examen et lors du paiement de la taxe finale à l'acceptation de la demande. Nous recommandons donc aux Demandeurs d'envisager de prendre de telles mesures cette année pour conserver les avantages du régime actuel, en particulier pour les dossiers comportant un grand nombre de revendications ainsi que ceux pour lesquels il était envisagé de demander l’examen prochainement. Restez à l'écoute ! Bien que les détails exacts et le calendrier des changements à venir ne soient pas encore connus, la proposition initiale suggère que les changements entreront en vigueur avec un court préavis. Veuillez rester à l'écoute des nouvelles à venir et n'hésitez pas à contacter un membre de notre équipe des brevets pour obtenir des conseils durant le processus de transition vers ces nouvelles Règles.

Le droit canadien des brevets a subi plusieurs changements au cours des dernières années, dans de nombreux cas pour répondre aux exigences de divers traités et accords internationaux, y compris ceux du Traité sur le droit des brevets (PLT) et de l'Accord économique et commercial global (AECG). Le 3 juillet 2021, le gouvernement canadien a publié une nouvelle proposition de modification aux Règles sur les brevets dont l’objectif principal est de raccourcir l'examen des brevets au Canada afin d'ouvrir la voie à un futur système d'ajustement de la durée des brevets (ADB) conformément à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), ainsi que pour aligner la pratique canadienne aux nouvelles exigences relatives aux listages des séquences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les modifications proposées ont été publiées pour une période de consultation publique de 30 jours et peuvent être modifiées par la suite. Par conséquent, on ne sait pas lesquelles des modifications proposées seront retenues et sous quelle forme, et quand la version finale des règles modifiées entrera en vigueur. Cependant les modifications proposées donnent un aperçu des types de changements envisagés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), notamment les suivants : Frais de revendications excédentaires Comme de nombreuses juridictions, le Canada envisage l'introduction de taxes applicables aux revendications excédentaires. Une taxe de 100 $ CAD par revendication au-delà de 20 est proposée, qui serait payable au dépôt de la requête d’examen, puis éventuellement recalculée au moment du paiement de la taxe finale si des revendications ont été ajoutées en cours d'examen. Il sera donc avisé de réduire le nombre de revendications avant ou lors du dépôt de la requête d’examen pour limiter ces taxes. Requête pour la poursuite de l’examen (RPE) L'objectif de cette procédure est de réduire la durée de l’examen des brevets, pour qu’une demande de brevet soit acceptée après un maximum de trois rapports d’examen. L'examen ne pourrait continuer au-delà de trois rapports qu’en déposant un RPE, ce qui permettrait au demandeur d'obtenir jusqu'à deux rapports d’examen supplémentaires. La RPE est également proposé pour renvoyer une demande en examen après la réception d’un avis d’acceptation, remplaçant ainsi le mécanisme actuel (et relativement récent) du retrait de l’avis d’acceptation. Une taxe de 816 $ CA est proposée pour le dépôt d’un RPE. Avis d’acceptation conditionnel (AAC) Pour éviter l’émission d’un nouveau rapport d’examen, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pourra à sa discrétion émettre plutôt un AAC, informant le demandeur que la demande est jugée acceptable, mais que certaines irrégularités mineures sont présentes dans la demande et doivent être corrigées. Le demandeur devrait en réponse corriger les irrégularités et payer la taxe finale, à la suite de quoi le brevet serait émis. Nouvelle norme PCT de listage des séquences Compte tenu de l'introduction prochaine (le 1er janvier 2022) de la nouvelle norme PCT « ST.26 » pour le listage des séquences, le Canada prévoit aligner ses exigences en matière de listage des séquences sur celles du PCT, comme le feront aussi les bureaux de plusieurs autres brevets étrangers. Questions administratives Les modifications proposées visent aussi à offrir une plus grande souplesse aux demandeurs à différents niveaux. Elles permettent entre autres de corriger certains types d'erreurs et certaines taxes payées à un taux erroné, ce qui était plus strict dans certains cas en vertu des changements à la pratique canadienne entrés en vigueur à la fin de 2019. Restez à l'écoute! Tel que noté ci-dessus, la forme finale des amendements et la date de mise en vigueur ne sont pas encore connues. Nous vous tiendrons informés des développements. N'hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour obtenir des conseils tout au long de la transition.

Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 2 de 3 : Faux pas concernant les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les secrets de commerce Faux-pas #6 : Lancer votre produit sur le marché sans avoir vérifié la disponibilité de sa marque de commerce Le choix d’une marque peut être un processus long et couteux. On s’attarde parfois aux qualités attrayantes de la marque pour en oublier qu’elle a la fonction première de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres. Pour bien remplir cette fonction, la marque ne doit pas prêter à confusion avec d’autres marques, noms commerciaux et noms de domaine. Afin d’éviter un conflit avec des droits existants, une recherche de disponibilité doit être effectuée en amont de son adoption et du lancement d’un nouveau produit, service ou entreprise. De plus, la marque pourrait ne pas être enregistrable si elle ne possède pas les qualités intrinsèques nécessaires et elle pourrait ne pas pouvoir être employée, car en conflit avec les droits de tiers. Une recherche permettra de faire le point sur ces deux aspects et, si nécessaire, une autre marque que celle convoitée devra être adoptée. La recherche de marque préalable à son adoption aurait l’heur d’éviter de devoir modifier la marque alors que les ventes auront débuté ou le développement du marketing des produits ou services aura déjà été amorcé. S’il faut refaire une campagne publicitaire, modifier la documentation, le site web, les emballages, créer une nouvelle communication afin que le goodwill bâti autour de la marque initiale ne soit pas perdue et que le goodwill transitionne vers la marque de rechange, il en coûtera cher, du temps sera investi à la réalisation de cette tâche qui aurait pu être investi ailleurs et l’opération ne sera pas sans risque de perte réputationnelle ou de goodwill. Faux-pas #7 : Ne pas faire signer de cession de droit d’auteur au concepteur de vos logiciels ou au dessinateur d’une marque figurative ou d’œuvres qui se retrouvent sur votre site Internet Plusieurs pensent qu’un droit d’auteur est un droit destiné à protéger une œuvre ayant des qualités artistiques poussées. Cette prémisse est erronée. Dans la mesure où un écrit, un dessin, un graphisme ou un programme d’ordinateur est une création non issue de la copie d’une œuvre existante et non banale puisqu’elle aura requis un certain effort, elle constitue une “œuvre” et est automatiquement protégée par droit d’auteur. En règle générale, c’est l’auteur le premier propriétaire du droit d’auteur au Canada et ce n’est donc pas parce qu’il y a eu rémunération pour la réalisation de l’œuvre que le droit d’auteur a été transféré pour autant. Pour avoir la certitude de bien détenir le droit d’auteur, le propriétaire d’une entreprise en démarrage demandera à l'artiste ou à l’auteur de signer un écrit prévoyant le transfert du droit d’auteur, assurant ainsi à l’entreprise la possibilité de publier l’œuvre à sa guise et de l’utiliser comme elle l’entend. Il ne faudra pas oublier de faire signer par l’auteur de l’œuvre une renonciation aux droits moraux ou de prévoir les modalités qui s’appliqueront relativement à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Si ces étapes sont omises, vous serez limité dans l’utilisation de ces œuvres et celles-ci ne feront pas partie de vos actifs et n’augmenteront donc pas la valeur de vos avoirs. De plus, vous serez tributaire du consentement du détenteur des droits pour agir en contrefaçon, le cas échéant. Faux-pas #8 : Ne pas faire signer d’engagement de confidentialité par vos employés, vos dirigeants et vos contractants (avant de débuter une relation d’affaires) Le plus tôt, le mieux! Votre entreprise doit en effet voir à faire signer un engagement à préserver le caractère confidentiel de ses informations par tous ceux avec qui elle fait affaire pour la réalisation de travaux significatifs pour son développement et ses employés. La liste des informations est illimitée et comporte minimalement les informations relatives à la R&D, la liste des études de marché, les prototypes réalisés, les négociations en cours, les recherches en marketing de tout type, la liste des clients ciblés. Idéalement, dans une relation employeur-employé, lors du départ d’un employé ou dirigeant, l’entreprise aura pris soin de réitérer les engagements de confidentialité qui continueront de s’appliquer malgré la fin de la relation. Tout ceci permet de diminuer les risques qu’un employé ou partenaire ne partage publiquement ou n’utilise indépendamment vos informations stratégiques aux dépens de votre entreprise. Faux-pas #9 : Ne pas protéger des formes et ornementations de vos produits originaux dans les délais Plusieurs méconnaissent les vertus de la protection de la forme, du façonnement et de l’ornementation d’un objet par le biais de la Loi sur les dessins industriels ou en apprennent l’existence trop tard. Cette protection comporte deux exigences d’importance au Canada : le dessin industriel ne doit pas avoir été publié plus d’un an avant la date de la production d’une demande d’enregistrement et cette protection doit être acquise par enregistrement pour exister. Cette protection est plus efficace que plusieurs le croient et est donc un outil que vous ne devriez pas écarter. À titre d’indice, une vérification du registre des dessins industriels vous informera du nombre de dessins industriels obtenus par les entreprises GAFA. Certains dessins industriels ont d’ailleurs fait l’objet de contestations épiques dont une ayant opposé Apple et Samsung sur la forme des tablettes. Apple Inc. utilise cette protection afin de contrer la présence sur le marché de produits concurrents qui sont des copies du design de ses produits. À titre d’exemple, la forme des écouteurs suivants a été protégée en 2021 alors que la forme du téléphone suivant a été protégée à la fin de 2020 au Canada. Pour le détail relatif à la protection de chacun de ces objets, voir « Enregistrement 190073 » et « Enregistrement 188401 ». Conclusion L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery serait heureuse de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce qui précède ou sur d'autres enjeux liés à la PI. Jetez un coup d'oeil sur le programme de startup GO inc. Il a pour objectif de vous procurer les outils juridiques dont vous avez besoin comme entrepreneur pour lancer votre entreprise dans les meilleures conditions! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 3

Une entreprise œuvrant dans l’industrie du jeu vidéo qui désire réaliser une valorisation maximale des jeux qu’elle commercialise doit se poser les questions suivantes quant à la protection de ses actifs de propriété intellectuelle (« PI ») : Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? Quelle protection de PI s’applique et où protéger la PI? La détention des droits de PI par une entreprise de jeux vidéo est abordée dans l’article Studios et concepteurs, êtes-vous sûr de détenir la propriété intellectuelle sur vos jeux vidéo? Examinons les protections applicables en matière de jeux vidéo : les marques de commerce, les droits d’auteur, et parfois les brevets. Marques de commerce Tout jeu vidéo est identifié par une marque de commerce. Les marques ont le pouvoir d’évoquer une expérience de jeu unique et captivante. Il suffit de penser aux célèbres Call of Duty, Fortnite, Minecraft, Assassin’s Creed ou aux classiques Super Mario, Pokemon et Pacman, pour les plus nostalgiques. Il va sans dire que la marque associée à un jeu est un actif important qui devrait sans équivoque être protégé, tant à l’égard du jeu qu’à celui des produits dérivés qui peuvent en naitre. Une approche proactive en matière de protection internationale est de mise dans ce marché sans frontière, où un jeu peut connaître un succès commercial mondial dès son lancement, pour éviter que des contrefacteurs prennent une longueur d’avance. Toutefois, avant de lancer un jeu sur le marché, il est primordial d’effectuer des recherches pour s’assurer que la marque ne crée pas de conflit avec d’autres marques existantes et qu’elle peut librement être exploitée. Cet exercice devrait être effectué le plus tôt possible dans le cadre du processus créatif puisque la marque joue un rôle dominant dans le contexte du positionnement et de la promotion du produit. Il est à noter que d’autres éléments liés au jeu peuvent être protégés par des marques de commerce. On peut penser à un son ou une séquence de sons qui seraient associés au démarrage d’une console ou d’un jeu. Les noms et représentations graphiques de personnages du jeu pourraient également faire l’objet d’une protection, notamment en vue de la commercialisation des produits dérivés.   Bref, la marque de commerce est un élément de valorisation important pour toute entreprise œuvrant dans le domaine des jeux vidéo. Une stratégie de protection bien orchestrée permet de minimiser les risques de conflits et de bâtir une marque forte pour défendre ses parts de marché. Droits d’auteur Un jeu vidéo est un amalgame d’œuvres littéraires, artistiques et musicales protégé par droits d’auteur, incluant le code informatique sous-jacent à l’architecture du jeu. La protection offerte par la Loi sur le droit d’auteur (« LDA ») nait dès que l’œuvre est créée, sans obligation d’obtenir un enregistrement. Cette protection s’étend aux 176 pays membres de la Convention de Berne. Bien que la protection d’une œuvre par le droit d’auteur soit automatique, il est possible pour le titulaire du droit d’auteur d’enregistrer à tout moment son droit auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC »). L’enregistrement facilite notamment la preuve de titularité du droit en cas de litige puisqu’elle crée une présomption selon laquelle la personne inscrite au registre est la propriétaire du droit d’auteur. La protection accordée au titulaire d’un jeu vidéo par le droit d’auteur s’applique à l’intégralité du jeu, de même qu’à ses diverses composantes. Toute violation de ces droits par un tiers peut donner lieu à une poursuite pour violation de droit d’auteur, si l’œuvre (ou une partie substantielle de celle-ci) est copiée, à moins de pouvoir invoquer un moyen de défense telle que l’utilisation équitable. À ce chapitre, notons l’utilisation pour fins de recherche, d’étude privée, d’éducation, de parodie ou encore l’utilisation pour des fins de critique, de communication de nouvelles ou de compte-rendu sur le jeu. La diffusion de jeu en ligne : contrefaçon de droit d’auteur? Depuis quelques années, le phénomène du jeu en ligne, dans le cadre duquel les joueurs de jeux vidéo se filment ou enregistrent leur écran d’ordinateur à des fins de diffusion sur des plateformes comme YouTube et Twitch («live streaming ») afin de montrer leurs personnages, stratégies, et tactiques pour réussir certains niveaux d’un jeu, prend énormément d’ampleur. Certains joueurs de jeux vidéo en ligne, qui en font leur principal gagne-pain, ont atteint un statut de célébrité et sont suivis par des milliers d’internautes. Cette diffusion du jeu, sans autorisation, contrevient-elle au droit d’auteur? Les tribunaux canadiens n’ont pas, à ce jour, eu l’occasion de se pencher sur cette question précise et il sera intéressant de voir si une telle activité est considérée comme une violation du droit d’auteur en raison des termes de l’article 3(1)(f) de la loi qui protège la communication d’une œuvre au public par télécommunication. Confrontés à ce phénomène, certains éditeurs acceptent la situation car le vote de confiance d’un tel joueur peut propulser les ventes du jeu. D’autres contestent le fait que ces joueurs réalisent des profits par l’intermédiaire du jeu vidéo sans que le titulaire de droit d’auteur ne reçoive aucune compensation. Les entreprises œuvrant dans le domaine du jeu vidéo semblent plus préoccupées par les téléchargements illégaux et la contrefaçon de leur jeu que le « live streaming » ce qui explique sans doute le fait que les tribunaux n’aient pas eu l’occasion de se pencher sur cette question à ce jour. Brevets Les brevets protègent les aspects fonctionnels d’une invention. L’obtention d’un brevet, régie par l’OPIC, permet à son propriétaire d’empêcher toute autre personne de fabriquer, de commercialiser ou utiliser l’innovation brevetée à compter de l’obtention du brevet. Trois aspects sont considérés par l’OPIC pour la délivrance d’un brevet1 : La nouveauté : l’invention doit être différente, ou présenter un aspect nouveau par rapport à tout ce qui a été fait auparavant, partout dans le monde; L’utilité : l’invention doit être fonctionnelle. Elle doit avoir une application pratique et générer un résultat économique; L’inventivité : l’existence de l’invention ne doit pas avoir été évidente aux yeux d’une personne initiée au domaine d’expertise de l’inventeur; Au Canada, il n’est pas permis de breveter une idée abstraite, mais il serait possible de breveter la matérialisation de cette idée, lorsque celle-ci respecte les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité. Les brevets canadiens dans le secteur du jeu vidéo Les brevets obtenus dans le secteur du jeu vidéo touchent principalement des consoles, manettes, casques et autres accessoires physiques de jeu. Le désir d’innover des acteurs de l’industrie du jeu vidéo peut mener à la mise au point d’inventions tant ludiques qu’utilitaires. En 2012, la société Nike a breveté une invention permettant d’encourager l’activité physique des joueurs de jeu vidéo2. Ce brevet décrit un dispositif placé dans la chaussure du joueur lorsqu’il fait de l’activité physique, le dispositif étant ensuite relié au jeu vidéo. L’énergie dépensée par le joueur équivaut à l’énergie dont bénéficie le personnage virtuel. Une fois l’énergie du personnage épuisée, le joueur doit de nouveau faire de l’activité physique. La mécanique de jeu : matière brevetable? Certains aspects d’un jeu vidéo sont moins aisément brevetables, notamment la mécanique de jeu, qui est un élément distinctif aux yeux des joueurs lorsque vient le temps de choisir un jeu vidéo. La mécanique de jeu consiste en l’expérience virtuelle d’un jeu vidéo : le déplacement des personnages, l’interaction du jeu avec le joueur, la manière par laquelle le joueur franchit les étapes du jeu, etc. Une mécanique de jeu unique et bien au point peut constituer un grand atout pour un développeur qui désire mettre en marché de nouvelles versions d’un jeu. Les joueurs reviendront pour se replonger dans un jeu présentant une expérience unique. Ainsi, il serait intéressant pour un éditeur de breveter cette expérience. La mécanique de jeu étant mise au point au moyen d’un code informatique, on pourrait penser que même en respectant les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité, ce type d’invention ne serait pas matérialisée, et, partant, non susceptible de faire l’objet d’un brevet. En effet, pour être brevetable, au-delà du code informatique, la mécanique de jeu doit comporter une composante physique. Pensons à un brevet décrivant un jeu vidéo où l’onde cardiaque d’un joueur est intégrée au jeu3, ce qui constitue une bonne illustration de matérialisation puisqu’une telle transposition des signes vitaux d’un joueur se fait matériellement par l’intermédiaire d’un moniteur cardiaque porté par le joueur et relié au jeu. Tous ces aspects étant décrits dans l’invention, ce type de mécanique de jeu inventive a été considérée brevetable. Aux États-Unis, les critères de brevetabilité sont semblables à ceux applicables au Canada, de sorte que la mécanique de jeu en tant que conception abstraite devrait être liée à un aspect « matériel » pour pouvoir être brevetée.   Conclusion Une stratégie de protection de la PI en amont du lancement d’un jeu vidéo permet de prévenir les conflits, d’augmenter la valeur des actifs et de se positionner en force sur le marché pour en tirer le maximum de profits. « Le guide des brevets », Office de la propriété intellectuelle du Canada, Gouvernement du Canada, 2020-02-24, [En ligne]. Brevet no 2,596,041, délivré le 9 février 2006. Brevet no 2,208,932, délivré le 26 juin 1997.

En décembre 2018, l’article 53.1 a été ajouté à la Loi sur les brevets (la « Loi ») permettant de faire référence aux communications échangées avec l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») lors de la poursuite d’une demande, en ce qui a trait  « […] à l’interprétation des revendications ». Ce concept est plus communément connu sous son vocable anglais de file wrapper estoppel. À retenir Il n’est pas essentiel d’obtenir un rapport d’expert d'une personne versée dans l'art (la « POSITA ») de l’interprétation des revendications d’une demande de brevet pour trancher la question de la contrefaçon. Dans le cadre d’une requête pour jugement sommaire, l’intimé doit présenter la meilleure preuve disponible et ne doit pas se contenter de contester sur le fondement de l’insuffisance de la preuve du requérant. Le file wrapper estoppel s’applique pour contredire une déclaration faite par le titulaire du brevet, mais uniquement auprès de l’OPIC et pas d’un bureau de brevets étranger. Seules les communications avec l’OPIC sont acceptées et non pas celles avec un bureau de brevets étranger. Il reste plusieurs questions de fond qui devront être tranchées relativement à la doctrine du file wrapper estoppel au Canada. Dans l’arrêt Canmar Foods ltd c. TA Foods Ltd. 1rendu en septembre 2019, le juge Manson de la Cour Fédérale rendait la première décision sur l’article 53.1 de la Loi. Cette décision a été portée en appel, de sorte que le 20 janvier 2021, la Cour d’appel fédérale a rendu un premier jugement sur l’application de cet article et donc sur la doctrine du file wrapper estoppel au Canada2. Contexte Canmar Foods Ltd. (« Canmar ») détient un brevet sur une méthode de traitement de graines qui servent à produire de l’huile végétale (le « Brevet »). La méthode revendiquée au Brevet consiste en 4 étapes, dont les suivantes : le chauffage des graines à une certaine température dans un « stream of air » et le transfert des graines chauffées « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower ». Lors de la poursuite de la demande relative au Brevet, le fait de chauffer dans un « stream of air » et de transférer les graines de la manière mentionnée ci-dessus est ajouté aux revendications du Brevet par amendement afin de réduire la portée des revendications. Lors de la poursuite de la demande relative au Brevet au Canada, Canmar renvoie à des amendements « substantiellement similaires » effectués lors de la poursuite de la demande relative à l’équivalent américain du Brevet en réponse à un rapport d'examen relatif aux questions de nouveauté et d'évidence. Canmar poursuit TA Foods Ltd. (« TA ») en contrefaçon du Brevet. TA dépose une requête pour jugement sommaire au motif que la méthode employée par TA ne comprend pas l’étape du chauffage des graines dans un « stream of air », ni leur transfert « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower ». Au soutien de la requête pour jugement sommaire, les parties ont toutes deux produits des affidavits, mais aucune preuve d’expert sur l’interprétation des termes du Brevet par la personne versée dans l’art, la « POSITA » n’est présentée. La Cour Fédérale a conclu: Qu'il n’est pas essentiel d’obtenir un rapport d’expert de la POSITA sur l’interprétation des revendications d’un brevet pour trancher la question de la contrefaçon. Que dans le cadre d’une requête pour jugement sommaire, l’intimé doit présenter la meilleure preuve disponible et ne doit pas se contenter de contester sur le fondement de l’insuffisance de la preuve du requérant. Que l’article 53.1 de Loi s’applique puisqu’en contestant la requête pour jugement sommaire, Canmar a mis de l’avant une interprétation qui aurait pour effet d’annuler les amendements effectués lors de la poursuite de la demande relative au brevet. De manière exceptionnelle, on peut opposer l’historique du brevet américain puisque Canmar y faisait référence pendant la poursuite de la demande relative au brevet canadien. À la lumière de l’historique du brevet américain, un « stream of air », et le fait de transférer les graines « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower » sont des éléments essentiels des revendications du Brevet de Canmar. Même sans faire référence à l’historique du brevet américain, la Cour aurait conclu que ces éléments étaient des éléments essentiels. La Cour d’appel maintient donc la décision de la Cour fédérale, mais précise que le juge a commis une erreur de droit en se référant à l’historique du brevet américain. Ainsi, la Cour d’appel confirme que la Cour fédérale était habilitée à interpréter les revendications du Brevet et que l’interprétation de la POSITA dans cette affaire n’était pas nécessaire. La Cour d’appel émet tout de même l'avertissement suivant : Bien entendu, le juge qui se passe de l’expertise le fait à ses risques et périls et il ne s’agit pas d’une pratique qui saurait être envisagée à la légère. Les revendications doivent toujours être interprétées de manière téléologique et éclairée, et ce n’est que dans les cas les plus clairs que les juges doivent s'avancer à interpréter les revendications d’un brevet selon le point de vu de la personne versée dans l’art, sans aide d’une preuve d’expert. La Cour d’appel reproche également à Canmar de ne pas avoir présenté de contre-preuve relativement à la contrefaçon. Elle aurait dû présenter la meilleure preuve disponible. En l’absence d’une interprétation qui aurait permis de conclure, même théoriquement, à la contrefaçon, le juge pouvait rejeter l’action sur jugement sommaire.  En revanche, la Cour d’appel conclut qu’en faisant référence à l’historique du brevet américain, le juge de Cour fédérale a commis une erreur de droit.  Après avoir fait une revue détaillée de la jurisprudence américaine et britannique au sujet du file wrapper estoppel, le juge indique : « Je suis en accord avec l’appelante que les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant d’élargir l’application du libellé précis de l’article 53.1, qui limitent précisément aux communications avec le Bureau canadien des brevets son application. La loi est soigneusement rédigée et il serait contraire aux principes d’interprétation des lois d’outrepasser son intention de départ. Il existe aussi des raisons de politique publique pour faire preuve de prudence avant d’autoriser une preuve extrinsèque. Permettre de considérer l’historique du brevet étranger dans l’analyse pourrait entraîner des litiges trop compliqué et trop coûteux. » Notons que la Cour d’appel fait preuve de retenue judiciaire et nuance cette affirmation en ces termes : « Il vaut mieux trancher un autre jour la question de savoir si la doctrine de l’incorporation par renvoi doit être formellement traitée comme exception à l’interdiction générale de référence aux dossiers de poursuite étrangers. (…) Il n’y a rien dans le dossier de poursuite du brevet 376 qui indique avec précision quelle « communication écrite » de l’historique de la poursuite américaine est incorporée et où l’on peut trouver cette communication écrite. » Il est à peu près certain que si Canmar avait amendé ses revendications et produit au bureau des brevets canadien une réponse qu’elle aurait formulée au bureau américain, cette réponse aurait pu être invoquée en vertu de l’article 53.1 de la Loi. Néanmoins, dans ce dernier cas, la réponse en question a été déposée au dossier canadien. Si, au lieu de produire la réponse américaine, le demandeur y avait seulement fait référence en termes exprès, l’article 53.1 de la Loi s’appliquerait-il? C’est une question qu'un autre tribunal devra vraisemblablement se poser. La Cour d’appel rejette tout de même l’appel puisque le juge de première instance avait conclu que, même sans faire référence à l’historique du brevet américain, la Cour aurait conclu que ces éléments étaient des éléments essentiels. La Cour d’appel ne trouve pas d’erreur manifestement déraisonnable dans cette partie du jugement de la Cour fédérale. La Cour d’appel ne se prononce pas non plus sur la question suivante : l’historique du brevet peut-il être soulevé uniquement pour contredire une interprétation incohérente faite par le titulaire de brevet ou peut-on y faire référence dès lors qu’une question d’interprétation des revendications se manifeste? « Par conséquent, l’accent n’est pas mis tant sur le fait de réfuter d’une déclaration donnée mais d’avantage sur le processus d’interprétation lui-même. Comme l’a déclaré la Cour dans l’affaire Bauer Hockey, « il n’est pas nécessaire d’isoler une déclaration et une réfutation en particulier chaque fois que l’on renvoie à l’historique de l’examen. Cela fait simplement partie intégrante du processus d’interprétation.» (au paragr. 65). Il vaut mieux trancher cette question un autre jour puisque les faits de cette affaire répondent clairement à l’interprétation plus restrictive de l’article 53.1 et ne nécessitent pas une interprétation plus large de cet article. Ce qui est plus pertinent pour la résolution de l’affaire en litige est de savoir si cette nouvelle disposition permet l’examen de dossiers étrangers de poursuite. » Cette question n’est pas théorique. Dans un arrêt récent de la Cour fédérale3, le titulaire d’un brevet était partie en raison d’une contestation de la validité dudit brevet. Le titulaire avait laissé le soin à son licencié exclusif de poursuivre en contrefaçon. Le défendeur voulait opposer l’historique du brevet à l’interprétation avancée par le licencié exclusif. Mais le juge Barne a refusé d’appliquer l’article 53.1 de la Loi puisqu’en l’instance, il ne servait pas à contredire une interprétation avancée par le titulaire du brevet. Ainsi, contrairement au juge Manson dans Canmar, le juge Barne dans Allergan adopte une interprétation beaucoup plus restrictive de l’article 53.1 de la Loi.  La doctrine du file wrapper estoppel n’a pas fini de faire couler de l’encre et ira très vraisemblablement jusqu’en Cour suprême du Canada. À suivre! Canmar Foods Ltd. c. TA Foods Ltd 2019 FC 1233 Canmar Foods Ltd c. TA Foods Ltd 2021 FCA 7 Allergan Inc. v. Sandoz Canada Inc. et al. 2020 FC 1189