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  • Brevets au Canada : que retenir un an après l’entrée en vigueur des nouvelles règles?

    Le premier anniversaire de l’entrée en vigueur des nouvelles Règles canadiennes sur les brevets, qui ont modifié de manière significative certaines pratiques entourant le dépôt et la poursuite de demandes de brevets au Canada, constitue une occasion de faire un retour sur les principaux changements qui ont un impact significatif sur la pratique canadienne en brevets. En effet, la dernière année nous a permis de constater les changements, qui semblent créer une certaine confusion chez les demandeurs de brevets, et nous a permis d’observer l’effet des changements en termes pratiques. Le présent article a pour objectif de clarifier et d’analyser la portée de certaines des modifications législatives entrées en vigueur le 30 octobre 2019 afin d’aider les demandeurs de brevets au Canada. Les choses bougent plus vite! En vertu des nouvelles règles, le délai pour procéder à la requête d’examen est passé de 5 ans à 4 ans, et le délai pour répondre à un Rapport d’examen est maintenant de 4 mois au lieu de 6 mois, écourtant ainsi les procédures d’obtention d’un brevet au Canada. Bien qu’il existe des mécanismes pour prolonger de quelques mois les délais pour ces actions, ceux-ci occasionnent des frais supplémentaires pour les Demandeurs de brevets et peuvent également compromettre les procédures d’examen prioritaire en vertu de l’alinéa 84(1)a) des Règles sur les brevets. Nous avons donc remarqué un rythme d’examen généralement accéléré au cours de la dernière année.     Le temps commence à presser pour les « retardataires »! Le Canada fut pendant longtemps l’une des seules juridictions où il était possible de reporter l’entrée en phase nationale jusqu’au 42e mois suivant la date de priorité en payant simplement une surtaxe de rétablissement. Cependant, en vertu des nouvelles règles, les demandes PCT pourront bénéficier d’une telle entrée en phase nationale dite « tardive » uniquement si le non-respect du délai initial de 30 mois s’est produit malgré une « diligence raisonnable » (il faudra présenter une déclaration pour démontrer cette diligence). Or, il est important de noter que les demandes PCT dont la date de dépôt international, et non pas la date d’entrée en phase nationale, est antérieure au 30 octobre 2019 sont soumises aux anciennes règles, et donc il est toujours possible pour ces demandes de faire une entrée en phase nationale au Canada entre le 30e et le 42e mois suivant la date de priorité en payant une surtaxe de rétablissement, sans justification. Il serait avisé que les demandeurs de brevets identifient leurs demandes de brevets PCT en instance qui sont toujours éligibles pour une entrée en phase nationale « tardive » en vertu des anciennes règles, et procèdent au dépôt au Canada avant l’expiration du 42e mois dans les dossiers où une protection au Canada est désirée.    Dates limites plus strictes pour les requêtes d’examen et les taxes de maintien – soyez vigilants! En vertu des anciennes Règles, pour la plupart des délais fixés par la Loi ou par le Commissaire aux brevets, le non-respect d’un tel délai déclenchait un sursis de 12 mois de plein droit par le système d’abandon et de rétablissement (demandes), ou par le système de retard de paiement des taxes de maintien (brevets). Or, en vertu des nouvelles Règles, ce sursis automatique de 12 mois ne s’applique plus pour les cas de non-respect de la date limite pour les requêtes d’examen et les taxes de maintien. Le nouveau système offre toutefois une protection supplémentaire aux Demandeurs puisque le non-respect des délais pour ces actions déclenche la délivrance d’un avis de l’OPIC demandant la réalisation de l’action requise dans un nouveau délai (généralement 2 mois). Cependant, une exigence de « diligence raisonnable » entre en vigueur après l'expiration du délai indiqué dans l'avis ou six mois après la date limite initiale manquée, selon l’éventualité la plus tardive. En plus de l’exigence de « diligence raisonnable », les droits des tiers peuvent s’appliquer durant la période d’abandon. Ceci amène des situations où une demande de brevet est abandonnée pour deux motifs différents, avec des délais et des exigences distinctes pour le rétablissement, augmentant le risque de confusion pour les Demandeurs. Prenons un cas hypothétique où un Demandeur incertain de vouloir poursuivre une demande de brevet décida de laisser la demande devenir abandonnée en ne répondant pas à un Rapport d’examen avant l’expiration du délai fixé au 1er novembre 2019, et de garder la possibilité de rétablir la demande l’année suivante. Pour cette demande désormais abandonnée, le Demandeur n'a pas payé la taxe de maintien initialement due le 1er décembre 2019, déclenchant un délai de 6 mois pour payer la taxe de maintien et une taxe pour paiement tardif. Le non-paiement de la taxe de maintien au 1er juin 2020 entraine un deuxième motif d'abandon. Or, en octobre 2020, le Demandeur décide finalement de continuer la poursuite de la demande, et de répondre au Rapport d’examen accompagné d’une requête de rétablissement et du paiement de la taxe de rétablissement, permettant ainsi de retirer le premier motif d’abandon. Cependant, pour le deuxième motif d’abandon, la requête de rétablissement doit être également accompagnée d’une déclaration selon laquelle le non-paiement de la taxe de maintien et de la taxe pour paiement tardif dans les délais prescrits s’est produit malgré le fait que le Demandeur a exercé la « diligence requise » pour tenter de procéder au paiement.  Il est donc important que les Demandeurs de brevets qui abandonnent une demande de manière délibérée, mais désirent garder la possibilité de la rétablir ultérieurement, soient bien avisés de l’exigence de « diligence raisonnable » et des droits des tiers qui pourraient s’appliquer dans certaines circonstances, et s’assurent notamment de respecter les délais fixés pour les requêtes d’examen et les taxes de maintien afin d’éviter des pertes de droits. Bien gérer ses priorités! Il est désormais requis de déposer une copie certifiée de toute demande prioritaire, ou de renvoyer à une bibliothèque numérique donnant accès à ce document (l’OPIC accepte le code « WIPO-DAS » assigné à chaque demande prioritaire à cet égard). Pour les demandes canadiennes découlant de demandes PCT, si les exigences du PCT en matière de copie certifiée lors de la phase internationale ont été respectées, il n’est pas nécessaire de resoumettre une copie certifiée lors de l’entrée en phase nationale canadienne. Cependant, pour les demandes canadiennes avec revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris, la copie certifiée ou la référence à la bibliothèque numérique devra être déposée dans un délai de 4 mois à compter du dépôt ou de 16 mois à compter de la date de priorité, selon la date la plus tardive. Aussi, il est désormais possible de restaurer la priorité d’une demande canadienne dans les 14 mois de la date de priorité lorsque le défaut de déposer une demande dans le délai prescrit de 12 mois n’était pas intentionnel. Le délai pour faire la demande de restauration de la priorité est de deux mois à compter de la date de dépôt dans le cadre d’un dépôt non-PCT, et d’un mois à compter de la date d’entrée en phase nationale pour les dépôts découlant d’une demande PCT. Ne plus se « perdre dans la traduction » - plus de souplesse pour les dépôts non-PCT Avant le 30 octobre 2019, la soumission de la demande de brevet dans une des deux langues officielles du Canada (anglais/français) et le paiement de la taxe de dépôt prescrite au moment du dépôt étaient requis pour obtenir une date de dépôt au Canada, et ce, autant pour les entrées en phase nationale d'une demande PCT que pour les dépôts non-PCT. En vertu des nouvelles règles, et uniquement pour les dépôts non-PCT, il est possible de déposer une demande dans une langue autre que les deux langues officielles et/ou de ne pas payer la taxe prescrite au moment du dépôt. Dans ces cas, l’OPIC émettra un avis exigeant de fournir une traduction française ou anglaise de la demande et/ou de payer la taxe de dépôt dans un délai donné. La souplesse notée ci-haut pour les dépôts non-PCT ne s’applique pas pour les dépôts basés sur les demandes PCT. Pour les entrées en phase nationale d'une demande PCT dans une langue autre que l’anglais ou le français, les demandeurs doivent s’assurer d’avoir une traduction de la demande en main lors du dépôt d’une phase nationale PCT au Canada. Enregistrement de documents et transferts Il était auparavant nécessaire de procéder à l’enregistrement d’une copie de l’acte de transfert des droits et de payer une taxe d’enregistrement afin d’effectuer un changement de propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet. Or, en vertu des nouvelles Règles, l’enregistrement d’un transfert de propriété et l’enregistrement des éléments probants du transfert (p. ex. un document de cession signé) constituent des actions distinctes pour lesquelles des taxes distinctes doivent être acquittées. Il est important de noter que le simple enregistrement d’un document qui a une incidence sur un transfert de brevet entraîne uniquement l'enregistrement de ce document au dossier, mais n’est pas traité comme une demande d’inscription d’un transfert.  Il importe également de noter que l’ancien article 51 de la Loi sur les brevets, qui stipulait que toute cession est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation, a été abrogé et remplacé par le paragraphe 49(4) qui ne fait quant à lui référence qu’aux transferts des brevets. Donc, l’enregistrement du transfert est primordial. À la lumière de cela, il est fortement recommandé que les demandeurs de brevets et brevetés procèdent promptement à l’enregistrement de tout transfert de droits auprès de l’OPIC afin de mettre à jour leur dossier canadien et de prévenir tout enregistrement de transfert ultérieur et illégitime en faveur d’un tiers. Conclusion Pour toute question ou pour de plus amples renseignements sur ces questions ou sur tout autre aspect de la pratique canadienne en brevets, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe!

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  • La Cour fédérale clarifie l'évaluation d’un objet admissible à la protection par brevet au Canada

     Dans Yves Choueifaty c. Procureur général du Canada1, la Cour fédérale du Canada a rendu une décision importante concernant l'évaluation d’un objet admissible à la protection par brevet, incluant l’approche à suivre pour de telles évaluations lors de l'examen des demandes de brevets canadiens. Perspective historique En suivant les progrès de la technologie, les tribunaux canadiens ont évalué et établi certains principes pour évaluer les objets admissibles au brevet. Une décision clé à cet égard concernait la brevetabilité de la méthode « en un clic » d'Amazon.com pour les achats en ligne. Dans la décision Amazon2, la Cour d'appel fédérale a notamment établi que l'évaluation de l'objet admissible au brevet nécessite une « interprétation téléologique » des revendications, en utilisant les critères et l'approche établis depuis longtemps par la Cour suprême3, et en exigeant notamment la détermination si un élément de revendication est essentiel ou non. Comme l'a résumé la Cour fédérale, deux questions en particulier doivent être posées à cet égard (traduction): Serait-il évident pour un lecteur versé dans le domaine que la variation d'un élément particulier n'affecterait pas le fonctionnement de l'invention? Si la modification ou le remplacement de l'élément modifie le fonctionnement de l'invention, cet élément est essentiel. Est-ce l'intention de l'inventeur, compte tenu de la formulation expresse de la revendication, ou qui en est déduite de celle-ci, que l'élément était censé être essentiel? Si tel est le cas, c'est un élément essentiel. Avant tout, la Cour suprême a établi qu'une telle évaluation ne devrait pas être fondée sur ce qui est considéré comme la « substance de l'invention ». À la suite de la décision Amazon, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a établi des lignes directrices d'examen pour évaluer l'admissibilité d’un objet au brevet dans divers domaines technologiques. Ces lignes directrices en particulier suivaient une approche problème-solution pour déterminer si un élément est essentiel et, par conséquent, l'admissibilité au brevet d'une revendication. Contexte L'affaire Choueifaty concerne la demande de brevet canadien n° 2 635 393 intitulée « Méthode et systèmes permettant la fourniture d'un portefeuille anti-repère », revendiquant une méthode mise en œuvre par ordinateur pour fournir un portefeuille anti-repère. Brièvement, la méthode consiste à acquérir et traiter des données relatives aux titres d'un portefeuille via des étapes et des calculs particuliers pour générer un portefeuille anti-repère, les différentes étapes étant réalisées à l'aide d'un ordinateur. Au cours des procédures d'examen et d'appel à l'OPIC, l'évaluation de l'objet brevetable a été effectuée au moyen de l'approche problème-solution énoncée dans les lignes directrices d'examen relatives aux inventions mises en œuvre par ordinateur. En utilisant cette approche, il a été déterminé que la solution et les éléments essentiels des revendications étaient « dirigées vers un schéma ou des règles impliquant de simples calculs » (traduction) et que l'utilisation d'un ordinateur n'était pas un élément essentiel des revendications. Les revendications ont donc été rejetées par l'OPIC au motif que: Lorsque les éléments essentiels d’une revendication ne sont que des règles et des étapes d’un algorithme abstrait, cette revendication n’est pas statutaire. (traduction) La décision de la Cour En appel devant la Cour fédérale, il a été déterminé que l'OPIC n'avait pas appliqué le critère approprié, en notant que l'approche problème-solution des lignes directrices d'examen de l'OPIC non seulement ne suivaient pas le critère d'interprétation téléologique de la Cour suprême, mais aussi que cette approche ne doit pas être utilisée comme établi par la Cour suprême: L'appelant soutient, et je suis d'accord, que l'utilisation de l'approche problème-solution pour l'interprétation des revendications équivaut à utiliser l'approche de la « substance de l'invention » discréditée par la Cour suprême du Canada ... (traduction) Notamment, la Cour a noté que l’approche de l’OPIC ne tenait pas compte du deuxième facteur susmentionné, concernant l’intention de l’inventeur, ce qui est contraire aux critères établis par la Cour suprême. La Cour a donc accueilli l’appel et annulé la décision de l’OPIC de rejeter la demande, demandant à l’OPIC de procéder à une nouvelle évaluation de cette question conformément aux motifs de la Cour. Considérations futures Cette décision apporte une clarté bien nécessaire à l'évaluation des objets brevetables au Canada et constitue un dénouement bienvenu pour les demandeurs de brevet dans divers domaines technologiques. Les instructions claires de la Cour d’utiliser les critères d’interprétation téléologique établis par la Cour suprême faciliteront l’analyse de diverses questions de brevetabilité au cours de l’examen des brevets. Il sera intéressant de voir comment l'OPIC procédera à la lumière de la décision, en ce qui concerne une ré-évaluation conformément aux instructions de la Cour et aussi la possibilité de poursuivre un appel. Restez à l'écoute et n'hésitez pas à contacter un professionnel de notre équipe Brevets pour plus d'informations!   2020 CF 837. (anglais seulement) Canada (Le procureur général du Canada) c. Amazon.com, Inc., 2011 CAF 328. Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67

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  • Propriété intellectuelle : de nouvelles options en cas de conflit sur la propriété d'un brevet

    Depuis 1995, la Cour fédérale du Canada refuse d’entendre toute question relative à la propriété d’un brevet. En effet, dans l’arrêt Lawther c. 424470 B.C. Ltd.1, la Cour fédérale avait décliné compétence sur la base que « la Cour n’a pas compétence pour connaître d’un différend de nature purement contractuelle », de sorte que le différend relevait de la compétence des tribunaux de droit commun de chaque province (ci-après une « Cour provinciale »). Au Québec, le tribunal de droit commun est la Cour supérieure du Québec. Ainsi, en cas de conflit sur la question de la propriété d’un brevet, il fallait d’abord que l’inventeur ou la personne à qui l’on avait cédé le brevet fasse trancher la question contractuelle en Cour provinciale (soit en vertu d’une cession, d’un contrat d’emploi, d’une option d’achat etc.) et ensuite fasse entériner la décision par la Cour fédérale, afin que cette dernière ordonne finalement au Bureau des brevets de modifier le nom du titulaire. À une époque où la proportionnalité des procédures en fonction des questions en litige est au cœur de notre système de justice2, cette décision du siècle dernier, suivie jusqu’à tout récemment par la Cour fédérale, pouvait laisser un goût amer. Or, dans Salt Canada Inc. c. Baker, 2020 FCA 127, une décision unanime qui vient d’être émise le 28 juillet dernier, la Cour d’appel fédérale a infirmé une décision de la Cour fédérale qui suivait ce précédent et du même coup ce long courant jurisprudentiel. Le juge Stratas, qui écrit les motifs, se fonde sur l’article 52 de la Loi sur les brevets et affirme que la Cour fédérale « est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée ».  Pour le Juge Stratas, le fait que même le commissaire des brevets doit transmettre toute question de titre sur un brevet à la Cour fédérale est important et démontre bien que le législateur voulait attribuer une fonction judiciaire à la Cour fédérale et non une simple fonction administrative. La Cour fédérale est une cour statutaire, de sorte qu’elle doit obtenir sa compétence d’une loi (contrairement aux cours supérieures des provinces qui sont les tribunaux de droit commun et qui ont une compétence générale). Il semble y avoir eu un débat devant la Cour d’appel sur les dispositions statutaires habilitantes.  L’intimée prétendait que la compétence de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle lui vient de l’article 20 de la Loi sur les cours fédérales : Propriété industrielle : compétence exclusive 20 (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés : (…) b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention ou d’un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou tentative d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a). Propriété industrielle : compétence concurrente (2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visées par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, à un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, à un droit d’auteur, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés. Vu le titre « Propriété industrielle : Compétence » et le fait qu’il s’agit d’une question de compétence, l’affirmation suivante du Juge Stratas peut paraître surprenante : « Arguably, it has no relevance whatsoever. This matter does not arise and has nothing to do with section 20 of the Federal Courts Act. » Selon le Juge Stratas, puisque la Loi sur les brevets est une loi fédérale, la Cour fédérale a compétence par la combinaison de l’article 52 de la Loi sur les brevets et de l’article 26 de la Loi sur les cours fédérales, lequel stipule qu’elle a compétence sur toute question aux termes d’une loi fédérale. La Cour passe ensuite en revue une série de décisions dans lesquelles la Cour fédérale a accepté d’interpréter divers contrats et actes juridiques dans le cadre de ses compétences en matière de diverses lois fédérales, dont notamment des lois fiscales fédérales, en droit maritime, ou encore dans le cadre de conflits de propriété intellectuelle. Ainsi, le juge Stratas rejette l’argument de l’intimé voulant que l’interprétation des contrats est du ressort exclusif des Cours provinciales. Finalement, se fondant sur une décision de Cour suprême de 19413, le juge Stratas affirme au paragraphe 24 de sa décision : «The rule in Kellogg is simple: the Exchequer Court (and now the Federal Court) can interpret contracts between private citizens as long as it is done under a sphere of valid federal jurisdiction vested in the Federal Court. It is true that, absent a specific statutory grant of jurisdiction to the Federal Court, parties cannot assert a contractual claim in the Federal Court against another private party to obtain a damages remedy. But Kellogg tells us that where such a grant is present, parties can claim a remedy even if their entitlement turns on a matter of interpretation of an agreement or other instrument—for example, the remedy of correcting the records in the Patent Office to recognize one’s title to a patent under section 52 of the Patent Act.» Mais attention, la Cour fédérale n’a compétence QUE pour modifier le registre ou encore pour les questions relatives à la Loi sur les brevets, par exemple, les questions de contrefaçon d’un brevet. Il semble, selon ce jugement, que toutes les autres questions demeurent néanmoins des questions de common law ou de droit civil et relèvent de la compétence des Cours provinciales. Il peut y avoir certains avantages à intenter un recours en Cour fédérale, plutôt que devant une Cour provinciale, comme la Cour supérieure du Québec. Entre autres, les montants qu’un justiciable peut réclamer en remboursement de ses honoraires d’avocat, s’il a gain de cause, sont largement supérieurs à ceux de certaines Cours provinciales. Les délais pour obtenir un jugement sont aussi souvent plus courts en Cour fédérale et on peut éviter de passer devant les deux cours4 afin d’enregistrer ses droits au Bureau des brevets. Par contre, s’il n’est pas seulement question d’un brevet canadien, mais aussi de brevets équivalents dans d’autres territoires (États-Unis, Europe, etc.) il serait préférable d’obtenir un jugement devant une Cour provinciale compétente afin de pouvoir déterminer la propriété complète de la famille de brevets, obtenir une injonction contre le défendeur pour qu’il transfère les titres, ou encore faire entériner son jugement dans chacun des territoires. En effet, la compétence de la Cour fédérale est limitée au Registre canadien des brevets et ne s’étend pas à d’autres territoires. Il sera également préférable d’introduire son recours en Cour supérieure si l’on veut réclamer des dommages pour rupture de contrat ou d’autres réparations qui relèveraient du droit civil ou de la common law. Ainsi, la nouvelle décision Salt Canada Inc. c. Baker fournit désormais de nouvelles options stratégiques aux avocats afin qu’ils puissent adapter au mieux la ou les procédures aux besoins spécifiques des justiciables dans le cas de conflit sur la titularité de brevets.   Lawther c. 424470 B.C. Ltd., (1995) 95 F.T.R. 81 (TD) Hryniak c. Mauldin, 2014 SCC 7, [2014] 1 R.C.S. 87 Kellogg Company v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242 Quoique l’on pourrait prétendre qu’une Cour supérieure provinciale a compétence pour ordonner une modification des inscriptions quant au titre d’un brevet à la lecture des articles 20 et 26 de la Loi sur les cours fédérales et des articles 41 et 52 de la Loi sur les brevets.

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  • Produits naturels et innovations pharmaceutiques : quelles sont les possibilités en matière de brevets d'invention?

    Les produits naturels jouent un rôle important dans l’innovation pharmaceutique. Ils constituent les composants actifs de nombreux médicaments. Par exemple, près de la moitié des petites molécules utilisées pour le traitement du cancer sont des produits naturels ou des produits directement dérivés de produits naturels1. Ils sont également les composants de vaccins. Ainsi, l’industrie pharmaceutique cherche sans cesse à avoir accès aux produits naturels et aux savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ceux-ci incluent les plantes (racines, écorces, feuilles), les micro-organismes (terrestres et marins), les toxines, les venins et autres agents biologiques naturels.  En cette période de pandémie où l’on assiste à une course effrénée pour la mise au point d’un médicament et/ou d’un vaccin contre la COVID-19, l’idée de considérer l’utilisation des produits naturels ou dérivés de ceux-ci comme point de départ n’est sans doute pas à écarter. La collecte sur le terrain des ressources naturelles pour usage par l’industrie pharmaceutique est généralement effectuée par des partenaires (guérisseurs traditionnels, fermiers, universitaires ou commerciaux). Ainsi, le processus implique généralement plusieurs acteurs, notamment des fournisseurs et des utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Ces différents acteurs sont souvent situés dans des régions différentes de la planète. Une collaboration juste et équitable dans un tel contexte nécessite la mise sur pied d’ententes de collaboration et d’accords d’accès et de partage des avantages, bien élaborés. La conclusion de tels accords est encouragée par divers instruments de droit international. Entre autres : La Convention sur la diversité biologique (CDB) qui reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. La CDB énonce des principes fondamentaux visant à réglementer l’accès et le partage des avantages, notamment le fait que l’accès aux ressources naturelles, leur utilisation et le partage des avantages en découlant doivent être fondés sur des « conditions convenues d’un commun accord »2. Le Protocole de Nagoya fait référence au partage des résultats de la recherche-développement, au versement des redevances et à la titularité conjointe des droits de propriété intellectuelle (PI)3. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a élaboré un guide qui vise à assister les fournisseurs et les utilisateurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés, dans le cadre de la négociation et de l’établissement de clauses de PI dans les accords d’accès et de partage des avantages. Le guide décrit de quelle manière les droits de PI peuvent être exploités et gérés afin de réaliser les objectifs visés, et comment les avantages découlant de l’utilisation peuvent être créés et partagés de façon juste et équitable, favorisant ainsi la conservation et l’utilisation de la biodiversité4. Par ailleurs, on sait que les activités de recherche-développement dans le secteur pharmaceutique sont associées à des risques et à des investissements élevés. En effet, il est largement reconnu que : le processus de développement d’un médicament peut s’étendre sur 15 ans; seulement environ 16 % des molécules qui entrent en phase clinique seront approuvées; seulement 1 médicament commercialisé sur 5 génère des recettes égales ou supérieures au coût de recherche-développement mis en jeu5.  Ainsi, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, la propriété intellectuelle, notamment les brevets et la protection des données, est considérée comme un instrument essentiel pour la garantie des avantages économiques découlant de l’innovation. Les efforts en cette période intense de développement d’un médicament/vaccin contre la COVID-19 sont bien sûr axés sur les aspects techniques directement liés à la recherche-développement. Néanmoins, il est bon pour les divers acteurs impliqués de ne pas perdre de vue l’importance des accords régissant les différentes ententes de collaboration et accords d’accès et de partage des avantages.   En particulier en ce qui concerne les produits naturels, il est essentiel, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, que de bonnes clauses relatives aux innovations et aux brevets éventuels soient présentes dans les accords. Nous explorons ci-dessous quelques-unes de ces clauses. Considération initiale – décider de breveter ou non Certains facteurs sont à considérer, tels que la nature et l’objet du projet, la valeur escomptée des résultats du projet, les objectifs commerciaux, la capacité de gérer les brevets acquis. La décision de breveter ou non dépend en grande partie de la question de savoir si les avantages découlant de la protection par brevet compenseront le coût lié à son obtention. Confidentialité Quels sont les éléments dont il faut préserver la confidentialité afin de garantir que la divulgation ne compromette pas les chances d’obtenir une protection par brevet? Les accords devraient inclure des clauses claires sur la gestion de l’information (publication d’articles scientifiques, présentations orales à des conférences, communiqués de presse). Les parties peuvent convenir de faire des divulgations publiques seulement après approbation mutuelle et dépôt d’une demande de brevet. Certains territoires (Canada, États-Unis, Japon) offrent une période de grâce lorsqu’une divulgation de l’innovation a eu lieu, mais pour d’autres territoires (Europe, Chine) une telle période de grâce n’existe pratiquement pas. Lorsqu’une protection par brevet est désirée, la « US Provisional Patent Application » est un outil important dans la gestion de la confidentialité de l’innovation en développement. Brevetabilité des résultats de la recherche-développement Si une substance naturelle telle quelle ne peut généralement pas faire l’objet d’un brevet, plusieurs aspects des résultats découlant de l’utilisation des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés peuvent faire l’objet d’une protection par brevet : pourvu que l’innovation soit nouvelle, non-évidente et présente une utilité. Parties obtenant les brevets Doit-on adopter un principe général applicable à toutes les innovations résultant de l’utilisation des ressources naturelles obtenues du fournisseur? Doit-on adopter une obligation pour l’utilisateur de rendre compte de toute innovation mise au point et de convenir des modalités d’obtention d’un brevet? Pays dans lesquels une protection par brevet peut être obtenue Cette détermination est effectuée en tenant compte des marchés clés, des lieux stratégiques de fabrication du médicament et d’autres considérations tels que le pays de provenance des ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Selon le nombre de pays finalement choisis, une stratégie qui passe par la « Demande internationale PCT » pourrait être envisagée.  Inventeurs Il est important de nommer les « vrais » inventeurs lors du dépôt de la demande de brevet – la validité du brevet éventuel pourrait en dépendre. Il se peut que les personnes qui ont participé seulement à la collecte des ressources naturelles ou à la vérification des résultats découlant de l’utilisation ne se qualifient pas comme inventeurs. Le niveau de contribution scientifique est un des principaux facteurs à considérer. Titularité des brevets éventuels Le protocole de Nagoya mentionne la propriété conjointe (fournisseur-utilisateur) des brevets comme mécanisme possible de partage des avantages. Cependant, les entreprises de l’industrie pharmaceutique l’acceptent difficilement. Elles tentent d’éviter les complications et les incertitudes juridiques liées à une cotitularité. En effet, bien que la plupart des pays incluant le Canada exigent que le cotitulaire d’un brevet obtienne le consentement de l’autre cotitulaire pour concéder une licence, ce n’est pas le cas aux États-Unis, où un cotitulaire peut concéder une licence sans le consentement de l’autre et sans avoir à donner de justifications concernant les redevances ou autres paiements. Une option souvent adoptée est celle où l’utilisateur retient la titularité du brevet et le fournisseur obtient une licence libre de redevance. Néanmoins, certains fournisseurs considèrent cette option inéquitable puisqu’il n’y a pas de cotitularité de brevet. En cas de cotitularité, il faudrait bien sûr déterminer comment seront réparties les responsabilités entre le fournisseur et l’utilisateur : qui sera responsable du dépôt de la demande de brevet, qui sera responsable du maintien en vigueur du brevet, d’où viendront les ressources nécessaires à l’exécution de ces activités? Exploitation du brevet Quel est le modèle le plus approprié d’exploitation du brevet et de diffusion de l’innovation : par exemple, licence, cession ou coentreprise? Qui négociera et approuvera les modalités de tout accord ultérieur d’exploitation du brevet? Faudrait-il octroyer des licences à titre gratuit ou accorder des conditions préférentielles à des entités dans le pays du fournisseur ou à d’autres partenaires? Partage des avantages Comment, quand et entre qui les avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale du brevet seront-il répartis? Quels mécanismes de partage des avantages peuvent être appliqués dans ce cas? Gestion des conflits entre fournisseur et utilisateur Il est important de déterminer le ressort et le mode de résolution des conflits (médiation, arbitrage (lié ou non), action civile). Litiges Seulement le titulaire d’un brevet peut intenter une poursuite pour contrefaçon. Si seulement une partie entre le fournisseur et l’utilisateur est titulaire du brevet, on peut prévoir la coopération de l’autre partie. Fin de la collaboration Elle peut arriver pour toutes sortes de raisons, par exemple suite à des problèmes liés au flot des ressources naturelles (volume, qualité). Que deviennent les brevets acquis? Conclusion Il est important, tant pour les fournisseurs de ressources naturelles et des savoirs traditionnels qui leur sont associés que pour les utilisateurs de ces ressources et savoirs, de bien penser la relation à l’avance. Il est fort probable que les travaux de recherche-développement utilisant les ressources naturelles mèneront à des innovations brevetables. Si la cotitularité des brevets n’est pas envisagée, il est important de s’assurer d’inclure dans les accords des clauses pertinentes menant à une répartition juste et équitable des avantages monétaires ou non monétaires découlant de l’exploitation commerciale des brevets.   Newman D. et Cragg G., « Natural products as sources of new drugs over 30 years from 1981 to 2014 », Journal of Natural Products (2016), 79.3, 629-661. Convention sur la diversité biologique. Protocole de Nagoya. Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) (2018), Guide des questions de propriété intellectuelle dans les accords d’accès et de partage des avantages. Rapport d’experts juridiques et techniques sur les concepts, les termes, les définitions et les approches sectorielles (UNEP/CBD/WG-ABS/7/2).

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  • Estoppel fondé sur l’historique de délivrance d’un brevet au Canada : la boîte de Pandore est ouverte

    Il y a près de vingt ans, la Cour Suprême du Canada1 avait rejeté la théorie de l’estoppel fondé sur l’historique de délivrance d’un brevet plus communément connu sous son vocable anglais de (« File wrapper estoppel »2). À l’époque, le juge Binnie écrivait : « purposive construction, which keeps the focus on the language of the claims, seems also to be inconsistent with opening the pandora's box of file wrapper estoppel ». Or, en décembre 2018, l’article 53.1 a été ajouté à la loi sur les brevets (la « Loi ») permettant de faire référence aux communications avec l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») « pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications ». Dans l’arrêt Canmar Foods ltd c. TA Foods ltd 2019 FC 1233 le juge Manson de la Cour Fédérale rend la première décision sur le File wrapper estoppel au Canada depuis l’entrée en vigueur de cet article de droit nouveau. La décision est rendue dans le contexte d’une requête pour jugement sommaire. À retenir Lorsqu’un breveté modifie les revendications afin d’en limiter la portée, les éléments ainsi introduits sont des éléments essentiels du brevet. L’article 53.1 de la Loi pourrait s’appliquer même si le demandeur n’a pas adopté une interprétation contraire à une déclaration antérieure. Lorsque le breveté fait référence au dossier de poursuite (« File wrapper ») d’une autre juridiction (ici, les É.-U.), lors de la poursuite du brevet au Canada, il rend ce File wrapper pertinent aux fins de l’application de l’article 53.1 de la Loi. La Cour Fédérale semble assouplir la jurisprudence applicable aux requêtes pour jugement sommaire. La partie qui conteste une requête pour jugement sommaire doit présenter la meilleure preuve disponible. L’interprétation de certains termes des revendications peut être faite par le juge même en l’absence d’une preuve d’expert. Contexte Canmar foods ltd (« Canmar ») détient un brevet sur une méthode de traitement des graines qui servent à produire de l’huile végétale (le « Brevet »). La méthode revendiquée au Brevet consiste en 4 étapes y compris : chauffer les graines à une certaine température dans un « stream of air » et transférer les graines chauffées « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower ». Lors de la poursuite du Brevet, le fait de chauffer dans un « stream of air » et le transfert des graines de la manière mentionné ci-dessus est ajouté aux revendications du Brevet par modification afin de réduire la portée de celles ci. Lors de la poursuite du Brevet au Canada, Canmar fait référence à des modifications « substantiellement similaires » faites dans la poursuite de l’équivalent américain du Brevet en réponse à un avis d'examen relatif aux questions de nouveauté et d'évidence. Canmar poursuit TA Foodsltd (« TA ») en contrefaçon du Brevet. TA présente une requête pour jugement sommaire au motif que la méthode employée par TA n’inclut pas de chauffer les graines dans un « stream of air », ni de les transférer « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower ». Au soutien de la requête pour jugement sommaire les parties ont toutes deux produits des affidavits, mais aucune preuve d’expert sur l’interprétation des termes du Brevet par la personne versée dans l’art du Brevet (le « POSITA ») n’est présentée. Les questions La Cour devrait-elle accorder la requête pour jugement sommaire ou laisser ces questions au juge du procès? La Cour peut-elle utiliser le File wrapper du brevet équivalent américain afin d’interpréter les revendications en vertu l’article 53.1 de la Loi? La Cour peut-elle conclure sur la base du ou des Files wrapper que les éléments : « stream of air » et « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower » sont des éléments essentiels des revendications du Brevet? Est-ce que la preuve présentée suffit pour interpréter les termes en litige et conclure qu’ils sont absents de la méthode employée par la défenderesse? Le jugement Le juge Manson, considère d’abord les critères d’applicable à une requête pour jugement sommaire. Selon la jurisprudence, lorsque certaines questions à trancher relèvent de l’appréciation de la crédibilité des témoins ces questions devraient être laissées au juge du fond. Ainsi, le juge Manson refuse d’appliquer ces principes élaborés dans MacNeil Estatec Canada (Department of Indian and Northern Affairs), 2004 FCA 50 de la Cour d’appel fédérale et écrit : « The Supreme Court held that “summary judgment rules must be interpreted broadly, favouring proportionality and fair access to the affordable, timely and just adjudication of claims” (Hryniak, above at para 5) (…)There is no determinative test for summary judgment. One articulation is that the test is not whether the Plaintiff cannot possibly succeed at trial, but whether the case is so doubtful that it does not deserve consideration by the trier of fact at a future trial »3. Le juge ajoute que la partie qui défend une requête pour jugement sommaire ne peut se contenter de prétendre que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau et spéculer sur des motifs qui pourraient possiblement être soulevés au fond : Parties are required to put their best foot forward. The responding party cannot rely on what might be adduced as evidence at a later stage, but must set out specific facts and adduce evidence showing that there is a genuine issue for trial (Federal Courts Rules, r 213; Sterling Lumber Co v Harrison, 2010 FCA 21 at para 8)4. Le juge renvoie ensuite aux principes d’interprétations téléologiques élaborés dans l’arrêt Free world trust de la Cour suprême et au fait que le juge Binnie avait refusé d’appliquer la doctrine du File wrapper estoppel, mais réfère au nouvel article 53.1 de la Loi et ajoute : « This new provision is specific to using Canadian prosecution file histories to rebut any position taken on claim construction. »5 “However, in this case, I find that the patentee specifically referred to the corresponding US Application prosecution history and acknowledged that the amendments to the claims in the ‘376 file history were made to overcome novelty and obviousness concerns as raised in the US Application prosecution history. Accordingly, the Court may look at the US Application prosecution history as part of a purposive construction of the claims of the ‘376 Patent.”6 La Cour importe en partie les principes de droit américain afin de déterminer la portée de l’article 53.1 de la Loi. Citant la Cour suprême des États-Unis, le juge Manson ajoute : By amending the application, the inventor is deemed to concede that the patent does not extend as far as the original claim” (Festo at 737-738)7. Ainsi, le juge conclut que les étapes de chauffer les graines dans un « stream of air » et de les transférer « into an insulated or partially insulated roasting chamber or tower » constituent des éléments essentiels de la revendication. Le demandeur prétendait que la Cour ne peut interpréter les termes du Brevet en l’absence d’une preuve d’expert sur leur interprétation parle POSITA. La Cour rejette l’argument : “Based on the claim, the disclosure, and the prosecution history of the ‘376 Patent, I find that expert evidence is not required for me to be able to purposively construe the two elements of Claim 1 that are at issue.”8 Bien que le juge ne l’indique pas expressément, si le demandeur avait présenté une preuve d’expert sur l’interprétation des termes de la revendication par le POSITA qui soutenait une conclusion de contrefaçon la Cour aurait possiblement rejeté la requête pour jugement sommaire9. En l’absence de telle preuve, la Cour semble tenir pour acquis qu’il n’en existe pas (puisque le demandeur devait « put its best foot forward »). Ainsi, les agents de brevets au Canada doivent être prudents dans les déclarations qu’ils font auprès de l’OPIC et surtout lorsqu’ils renvoient à la poursuite de brevet équivalent dans d’autres juridictions. L’admission que ces modifications ont été faites afin de limiter la portée des revendications en réponse à de l’art antérieur entraînerait l’application de l’article 53.1 de la Loi. Sans surprise, la Cour fédérale applique l’article 53.1 de la Loi comme une volonté du législateur d’introduire en droit canadien la doctrine du File wrapper estoppel. Il sera cependant intéressant de voir si son application sera limitée à « réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications » ou comme semble faire le juge : « The prosecution history aids in the purposive construction of the disputed elements of Claim 110 »11.   Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66 par 66 Malgré cette décision claire la Cour Fédérale acceptait ou refusait des variations de cette doctrine voir entre autres : Distrimedic Inc.c. Dispill Inc., 2013 FC 1043, par 210; Eli Lilly Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC, 2015 FC 125, par 154 and Pollard c. BABN technologies corp. 2016 FC 883 par 238 et 239. Par 46 et 48 Par 50 Par 62 Par 70 Par 67 Par 81 Voir par 79 “Regardless of the US Application prosecution history, I do not see how the process described in the Popowich Affidavit could possibly constitute heating the oil seed “in a stream of air” as that term is used in Claim 1 of the ‘376 Patent.” Par 85 Par contre, le juge écrit au paragraphe 84: “The Plaintiff argued that section 53.1 is not engaged, as the Plaintiff did not make any representation as to the construction of Claim 1.Further, the Plaintiff argued that the Court is not in a position to determine whether the disputed claim elements are essential or not. However, as submitted by the Defendant, the Plaintiff made multiple representations in its written submissions to the effect that the language of Claim 1 is not limited to a particular type or source of heating.” Notons cependant que les dites représentations ne peuvent qu’avoir été présentées en réponse à la requête pour jugement sommaire qui elle faisait certainement référence aux Files wrapper et donc avant toute représentation par le demandeur.

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  • Modifications aux Règles canadiennes sur les brevets entrent en vigueur

    Les nouvelles Règles sur les brevets ainsi que certaines modifications apportées à la Loi sur les brevets sont entrées en vigueur le 30 octobre 2019. Ces modifications mettent en œuvre le Traité sur le droit des brevets et réduisent le risque d’une perte de droits des déposants mais apportent un lot de changements de pratique. Les changements suivants méritent votre attention. Phase nationale canadienne d’une demande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) Pour les demandes déposées au Canada par l’entrée en phase nationale en vertu du PCT : Un peu plus rapide… Le délai pour présenter une requête d’examen dans une phase nationale sera réduit à 4 ans à compter de la date de dépôt internationalen vertu du PCT (5 ans actuellement). Ce délai réduit s’appliquera aux phases nationales de demandes PCT ayant une date de dépôt international au 30 octobre 2019 ou après cette date. De plus, le délai pour répondre à une lettre officielle sera réduit à 4 mois pouvant être prolongé de 2 mois sur paiement de frais de prolongation. Le délai actuel est de 6 mois sans prolongation possible. Par conséquent, les poursuites au Canada prendront généralement moins de temps. Entrée en phase nationale « tardive » Il est actuellement possible d’entrer, de plein droit, en phase nationale au Canada après le délai de 30 mois et jusqu’à 42 mois à compter de la date de priorité. En vertu des dispositions transitoires, le système actuel s’appliquera aux phases nationales de demandes PCT ayant une date de dépôt international antérieure au 30 octobre 2019. Les demandes PCT ayant une date de dépôt international au 30 octobre 2019 ou après cette date pourront bénéficier d’une telle entrée en phase nationale dite « tardive » uniquement si le non-respect du délai initial de 30 mois était involontaire (une déclaration doit être présentée en ce sens). L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) disposera d’une discrétion pour accepter ou refuser le contenu des déclarations. Il sera donc dorénavant obligatoire d’effectuer les entrées en phase nationale avant l’expiration du délai de 30 mois. Non-respect des délais de requête d’examen ou de paiement des taxes de maintien Selon le système actuel, lorsqu’un tel délai n’est pas respecté, 12 mois supplémentaires sont accordés de plein droit par le système d’abandon et de rétablissement, ou par le système de retard de paiement (brevets). Le nouveau système offrira une protection supplémentaire aux déposants puisque le non respect des délais déclenchera la délivrance d’un avis de l’OPIC demandant la réalisation de l’action requise dans un nouveau délai. Cependant, le non-respect de ce nouveau délai donnera lieu à une nouvelle catégorie d’abandon requérant un rétablissement en vertu d’une norme de « diligence raisonnable » (il faudra présenter une déclaration pour démontrer cette diligence). Le nouveau système s’appliquera à toute requête d’examen ou de taxe de maintien dont l’échéance est le 30 octobre 2019 ou postérieure à cette date. Il faut donc veiller à respecter les délais car nous ne savons pas à l’avance comment l’OPIC appliquera sa discrétion d’accepter ou de refuser les déclarations de « diligence raisonnable ». Restauration de la priorité La pratique canadienne deviendra conforme avec les procédures de la restauration du droit de priorité du système PCT. La période de priorité habituelle de 12 mois pourra ainsi être prolongée de 2 mois si le non-respect du délai initial de 12 mois n’a pas été intentionnel (le standard qui s’appliquera au Canada), et s’appliquera aux phases nationales de demandes PCT ayant une date de dépôt international au 30 octobre 2019 ou après cette date. Copies certifiées des demandes prioritaires En vertu du nouveau système, il sera nécessaire de déposer une copie certifiée de toute demande prioritaire (ou renvoyer à une bibliothèque numérique donnant accès à ce document). Notez que de se conformer aux exigences du PCT en matière de copie certifiée lors de la phase internationale satisfera aux nouvelles exigences canadiennes lors de l’entrée en phase nationale canadienne. Demandes canadiennes « régulières » Pour les demandes canadiennes déposées directement à l’OPIC (c.-à-d. non en vertu du PCT), des dispositions mettront en œuvre des modifications équivalentes à celles mentionnées ci-dessus (à l’exception de celle concernant l’entrée en phase nationale « tardive », qui n’est pas applicable). D’autres modifications sont aussi dignes de mention : Copies certifiées des demandes prioritaires En ce qui concerne les demandes canadiennes avec revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris, il faudra présenter une copie certifiée de ces demandes prioritaires (ou référer l’OPIC à une bibliothèque numérique, telle que OMPI-DAS, donnant accès à ce document). Le délai sera de 4 mois à compter du dépôt ou 16 mois à compter de la date de priorité, selon la date la plus éloignée. Il sera donc avisé d’avoir ces copies certifiées en main lors du dépôt au Canada. Plus facile d’obtenir une date de dépôt au Canada Il sera plus facile d’obtenir une date de dépôt pour les demandes déposées directement puisque certaines exigences pourront être remplies après le dépôt,dans un délai prescrit. Il sera notamment possible de présenter une traduction en anglais ou en français de la demande après le dépôt (contrairement à la procédure pour les demandes en phase nationale au Canada déposées en vertu du PCT). Il sera tout de même recommandé d’avoir tous les documents et renseignements requis en main lors du dépôt. Nous pouvons vous aider! Nous sommes là pour guider les déposants pendant la transition vers cette nouvelle ère des pratiques relatives aux brevets canadiens. N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe!

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  • À vos marques, prêts, partez! Les modifications des pratiques sur les brevets canadiens entrent en vigueur prochainement

    Le Gouvernement du Canada vient d’annoncer que les nouvelles Règles sur les brevets ainsi que certains amendements apportés à la Loi sur les brevets entreront en vigueur le 30 octobre 2019. Ces modifications mettent en œuvre le Traité sur le droit des brevets et réduisent le risque d’une perte de droits des déposants mais apporte un lot de changements de pratique. Les changements suivants méritent votre attention. Phase nationale canadienne d’une demande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) Pour les demandes déposées au Canada par l’entrée en phase nationale en vertu du PCT : Le processus sera plus rapide Le délai pour présenter une requête d’examen sera réduit à 4 ans à compter de la date de dépôt en vertu du PCT (5 ans actuellement) et le délai pour répondre à une action administrative sera réduit à 4 mois pouvant être prolongé de 2 mois sur paiement de frais de prolongation. Le délai actuel étant de 6 mois sans prolongation possible. Par conséquent, les poursuites au Canada prendront généralement moins de temps. Entrée en phase nationale « tardive » Il est actuellement possible d’entrer, de plein droit, en phase nationale au Canada après le délai de 30 mois et jusqu’à 42 mois à compter de la date de priorité. Selon les nouvelles règles, une telle entrée en phase nationale dite « tardive » sera uniquement possible si le non-respect du délai initial de 30 mois était involontaire (une déclaration doit être présentée à cet effet). L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) disposera d’une discrétion pour accepter ou refuser le contenu des déclarations. Il serait donc prudent d’effectuer les entrées en phase nationale avant l’expiration du délai de 30 mois. Nouveau système de traitement du non-respect des délais de requête d’examen ou de paiement des taxes de maintien Selon le système actuel, lorsqu’un tel délai n’est pas respecté, 12 mois supplémentaires sont accordés de plein droit par le système d’abandon et de rétablissement, ou par le système de retard de paiement (brevets). Le nouveau système offrira une protection supplémentaire aux déposants puisque le non respect des délais déclenchera la délivrance d’un avis de l’OPIC demandant la réalisation de l’action requise dans un nouveau délai. Cependant, le non-respect de ce nouveau délai donnera lieu à une nouvelle catégorie d’abandon requérant un rétablissement en vertu d’une norme de « diligence raisonnable » (il faudra présenter une déclaration pour démontrer cette diligence). Il faut donc veiller à respecter les délais car nous ne savons pas à l’avance comment l’OPIC appliquera sa discrétion d’accepter ou de refuser les déclarations de « diligence raisonnable ». Restauration de la priorité La pratique canadienne deviendra conforme avec les procédures de la restauration du droit de priorité du système PCT. La période de priorité habituelle de 12 mois pourra ainsi être prolongée de 2 mois si le non-respect du délai initial de 12 mois n’a pas été intentionnel (le standard qui s'appliquera au Canada). Taxes pour les pages de listage des séquences Bien que les listages des séquences d’acides nucléiques ou d’acides aminés soient présentés en version électronique depuis plusieurs années, ils étaient tout de même compris dans le calcul des taxes liées aux pages excédentaires de l’OPIC payables en sus de la taxe de délivrance. Conformément aux nouvelles pratiques, ce calcul ne tiendra plus compte des listages des séquences présentés en version électronique. Demandes canadiennes « régulières » Pour les demandes canadiennes déposées directement à l’OPIC (c.-à-d. non en vertu du PCT), des dispositions mettront en œuvre des modifications équivalentes à celles mentionnées ci-dessus (à l’exception de celle concernant l’entrée en phase nationale « tardive », qui n’est pas applicable). D’autres modifications sont aussi dignes de mention : Présentation de copies certifiées pour les demandes prioritaires En ce qui concerne les demandes canadiennes avec revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris, il faudra présenter une copie certifiée de ces demandes prioritaires (ou renvoyer l’OPIC à une bibliothèque numérique pour accéder au document). Le délai sera de 4 mois à compter du dépôt ou 16 mois à compter de la date de priorité, selon la date la plus éloignée. Il sera donc bon d’avoir ces copies certifiées en main lors du dépôt au Canada. Moins d’exigences pour obtenir une date de dépôt au Canada Il sera plus facile d’obtenir une date de dépôt pour les demandes déposées directement puisque les diverses exigences pourront être remplies peu après le dépôt. Notamment, il sera possible de présenter une traduction en anglais ou en français de la demande après le dépôt (contrairement à la procédure pour les demandes en phase nationale au Canada déposées en vertu du PCT). Il sera tout de même recommandé d’avoir tous les documents et renseignements en main lors du dépôt. Nous pouvons vous aider! Nous sommes là pour guider les déposants pendant la transition vers cette nouvelle ère des pratiques relatives aux brevets canadiens. N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe!

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  • Tester une invention en public : Quels risques pour la brevetabilité?

    Il est généralement admis dans le domaine des brevets qu’une invention ne peut avoir été divulguée au public antérieurement au dépôt d’une demande de brevet. La loi canadienne stipule que l’objet d’une demande de brevet ne doit pas être divulgué en ayant fait « l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs »1 avant une date déterminante. Cette dernière est habituellement la date de priorité d’une demande de brevet; toutefois, le Canada prévoit également un délai de grâce d’un an pour les divulgations provenant directement ou indirectement du demandeur ou de l’inventeur. Ainsi, la date déterminante varie selon que la divulgation provient directement ou indirectement du demandeur ou de l’inventeur, ou d’un tiers. Il est important de noter que le délai de grâce canadien d’un an est calculé à partir de la date de dépôt de la demande au Canada ou en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), et non basée sur une demande prioritaire déposée dans un pays autre que le Canada, comme l’illustre la figure 1. Figure 1 : Délai prescrit pour le délai de grâce pour les divulgations provenant directement ou indirectement du demandeur ou de l’inventeur La mise au point d’une invention implique en général des essais avant la préparation et le dépôt d’une demande de brevet. Tandis que ces activités préalables à la demande ont souvent lieu dans un atelier ou un laboratoire fermé, d’autres, en raison de leur nature, peuvent nécessiter des expérimentations ou des essais dans des environnements moins privés. Par ailleurs, un inventeur indépendant n’a pas forcément accès à des installations spécifiques pour tester une invention. Les répercussions de ces activités préalables au dépôt de brevet ou de l’utilisation préalable d’une invention sur la brevetabilité ont été évaluées par les tribunaux canadiens; voici certains exemples de ces décisions. Tester une invention sur la route Dans l’affaire Conway v. Ottawa Electric Railway Co.2, l’invention consistait en un chasse-neige à fixer à un tramway pour déblayer les rails. Le tribunal a retenu, ce qui a permis de confirmer le brevet, que l’invention nécessitait des essais préalables qui ne pouvaient pas, vu la nature de celle-ci, se faire dans un environnement fermé. Ainsi l’utilisation expérimentale préalable n’excluait pas la brevetabilité. Dans l’affaire Gibney v. Ford Motor Co. of Canada Ltd.3 , l’invention était un couvercle de protection pour une génératrice d’un véhicule motorisé. L’inventeur (un mécanicien automobile) installa une version rudimentaire du dispositif sur le véhicule d’un client non identifié, quelques années avant de déposer une demande de brevet. Le tribunal conclut que cette activité représentait une utilisation publique préalable qui proscrit la brevetabilité, faisant remarquer que l’utilisation du dispositif par le client ne faisant l’objet d’aucune restriction et que ce dernier n’avait pas reçu consigne de garder le dispositif secret. En outre, l’utilisation n’a pas été jugée être de nature expérimentale. Tester une invention sur la patinoire Dans l’affaire Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.4, l’invention en question était une chaussure de patins de hockey, qui a été testée pendant les parties d’une ligue conçue à cet effet et dont les joueurs étaient composés d’employés de Bauer ainsi que d’autres personnes assujetties à une entente de confidentialité. Les parties se déroulaient sur une patinoire ouverte au public. Le tribunal a conclu que le match ne représentait pas une divulgation publique de l’invention étant donné que les patins ne pouvaient qu’être inspectés visuellement, et non testés ou démontés, et donc qu’une personne assistant simplement à la partie ne pouvait connaître les caractéristiques essentielles de l’invention. Tester une invention sur un chantier Dans l’affaire Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.5, l’invention était un montage à roulement utilisé pour l’exploitation pétrolière. Un montage couvert par la portée du brevet a été construit et loué à une autre entreprise pour être utilisé sur un chantier, et ce, avant le dépôt du brevet. Le montage était enchâssé dans un tube en acier, et son fonctionnement interne n’était pas visible de l’extérieur. Même si l’outil avait pu être démonté à des fins d’inspection et que les utilisateurs auraient pu demander à voir, par exemple, des dessins techniques, il n’existait aucune preuve que ce type d’inspection ou de demande avait été fait. Le tribunal conclut cependant que l’utilisation sur un chantier représentait une utilisation publique préalable venant contrecarrer l’aspect de nouveauté, rappelant qu’il n’y avait eu aucune obligation (explicite ou implicite) de confidentialité imposée aux personnes présentes sur le chantier, et que par ailleurs, les utilisateurs avaient l’occasion d’examiner l’invention; le fait qu’ils ne l’aient pas examinée n’y change rien. Une autre décision concernant le secteur du pétrole a mené à une conclusion tout autre. Dans l’affaire Varco Canada Ltd. c. Pason Systems Corp.6, un inventeur avait mis au point un système de forage automatique. Il avait construit un prototype, mais avait besoin de le tester et, ne possédant pas les installations nécessaires, il fit une demande pour voir s’il pouvait tester son système sur une plateforme pétrolière. L’inventeur était présent sur la plateforme, il a lui même procédé au forage et il a verrouillé son système lorsqu’il devait s’absenter, afin d’empêcher quiconque de l’examiner. Le tribunal a confirmé la validité du brevet, en mentionnant que l’essai était expérimental et nécessaire, et que même s’il n’existait pas d’entente formelle à cet effet, la confidentialité était implicite étant donné les efforts dont avait fait preuve l’inventeur pour conserver le secret de son invention pendant les essais. Tester une invention en clinique Dans l’affaire Bayer Inc. c. Apotex Inc.7, Apotex alléguait que l’invention en question, un produit contraceptif, avait été divulguée au public plus d’un an avant la date de dépôt du brevet par l’entremise d’essais cliniques. Même si les participants aux essais n’avaient pas signé d’ententes de confidentialité et qu’ils connaissaient les ingrédients actifs des comprimés et leur utilisation prévue en tant que contraceptifs oraux, ils ne connaissaient pas tous les détails de la composition de comprimés, et ils devaient rendre toute dose non utilisée (un certain nombre de ces comprimés ont toutefois été déclarés « perdus » ou « non renvoyés »). Le tribunal a pris en compte le fait qu’il existait une possibilité théorique que les comprimés puissent être analysés (aucune preuve en ce sens n’a été présentée), mais a conclu que cette utilisation expérimentale ne constituait pas une divulgation, puisque la réalisation des essais cliniques était nécessaire, des mesures raisonnables avaient été prises pour garantir la confidentialité et tout comprimé non utilisé devait être renvoyé. Ainsi, la nature expérimentale des essais et la manière dont ils ont été conduits pesaient davantage dans la balance que la possibilité théorique que certains comprimés soient conservés et analysés. Par la suite, une autre analyse de ce même brevet a abouti au même résultat, le tribunal estimant même qu’une analyse théorique d’un comprimé serait probablement insuffisante pour reproduire l’invention8. Il est par ailleurs intéressant de constater que l’analyse de ce brevet déposé aux États-Unis a mené les tribunaux américains à la même conclusion9, tandis que l’Office européen des brevets est arrivé au résultat contraire10 pour le brevet européen. Que pouvons-nous en conclure? Toute divulgation publique d’une invention avant le dépôt d’une demande de brevet doit bien entendu être évitée, en particulier dans le cadre d’une stratégie de brevet international, où les lois et les critères diffèrent d’une région à l’autre. Dans le contexte canadien, le délai de grâce procure de la flexibilité, et les tribunaux font preuve d’une certaine retenue dans les cas d’usage antérieur de nature expérimentale, cette doctrine continuant d’être reconnue ici11. Même si chaque cas est tranché selon ses faits propres, la confidentialité et la nature expérimentale de l’usage antérieur sont des facteurs importants.   Loi sur les brevets, L.R.C (1985), ch. P-4, article 28.2. 8 ExCR 432 (1904). 2 ExCR 279 (1967). 2010 CF 361 (2010), confirmé 2011 CAF 83 (2011). 2011 CF 1323 (2011), confirmé 2012 CAF 333 (2012). 2013 CF 750 (2013). 2014 CF 436. Bayer Inc. c. Apotex Inc., 2016 CF 1013 (2016). Bayer Schering Pharma AG v. Barr Laboratories, Inc., U.S. District Court for the District of New Jersey, No. 05-CV-2308 (2008), confirmé U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, No. 08-1282 (2009). Décision T0007/07 – 3.3.02 (2011) de la Chambre de Recours de l’Office européen des Brevets. Bombardier Recreational Products Inc. c. Arctic Cat Inc., 2017 CF 207 (2017); Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2018 CF 259 (2018).

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  • L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union Européenne (AECG) entre en vigueur aujourd’hui !

    C’est aujourd’hui, le 21 septembre 2017, qu’entre en vigueur la Loi sur la mise en œuvre de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union Européenne 1. De par ses dispositions, plusieurs lois canadiennes sont modifiées de façon à rendre possible la mise en œuvre de cet accord. Le chapitre 20 de l’Accord Économique et commercial global « AECG » 2 traite des engagements pris par ses signataires en ce qui concerne les protections accordées par les droits de propriété intellectuelle. Les modifications apportées à la législation encadrant ces droits se résument comme suit : Marques de commerce Les termes référant à un lieu géographique ne sont pas protégés à titre de marques de commerce par la Loi sur les marques de commerce 3. Seule la désignation de certains vins et spiritueux par une indication géographique est protégée par cette loi 4. La mise en vigueur de l’AECG étend la protection à plus de 170 indications géographiques « IG » répertoriées en Annexe 20-A de cet accord. Au Canada, il est dorénavant interdit de commercialiser un produit contenant une IG enregistrée si le produit n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’Annexe 20-A de l’accord ou si le produit est originaire du lieu d’origine spécifié, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les lois et règlements applicables sur le territoire spécifié. De plus, il est maintenant interdit d’employer des expressions telles que « genre », « type », « style » et « imitation » en conjonction avec les IG listées, sauf exceptions. Ces interdictions se répercuteront nécessairement par des changements aux niveaux de la publicité, de l’emballage et de l’approvisionnement des produits alimentaires vendus au Canada. Il est donc judicieux pour les sociétés agroalimentaires de s’informer quant à leurs droits relatifs à l’utilisation des IG et de s’interroger sur les actions concrètes à prendre pour faire face à la concurrence imminente. Pour des recommandations plus spécifiques à cet effet, référez-vous à notre bulletin d’information précédent disponible ici. Brevets L’AECG engendre des modifications importantes au régime législatif encadrant la mise en marché et la protection par brevets des produits pharmaceutiques. Une analyse plus détaillée des nouvelles dispositions sera publiée sous peu, cependant il est pertinent d’en résumer la substance comme suit : – L’ajout d’une période de protection à la fin du brevet Dans le but de compenser le temps consacré à la recherche et à l’obtention d’une autorisation de mise en marché d’un médicament, c’est-à-dire un avis de conformité « AC » 5, le ministre de la Santé est maintenant habilité à émettre un certificat de protection supplémentaire « CPS » aux titulaires de brevets liés aux nouveaux médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Le terme « nouveau » signifie que le ou les ingrédients actifs n’ont pas déjà fait l’objet d’un AC. Cette protection additionnelle confère le droit exclusif d’empêcher la fabrication, l’utilisation ou la vente de l’invention visée. Cette protection est également sujette, comme le brevet de base, à une contestation de validité. Accordée pour une période maximale de 2 ans, la durée précise de cette protection additionnelle variera selon le temps qui se sera écoulé entre le dépôt de la demande de brevets et le jour où une autorisation de mise en marché a été octroyée (AC), déduction faite de 5 ans. Le Ministre de la Santé peut réduire la période du CSP pour prendre compte des délais d’obtention de l’AC causés par le demandeur. Un seul CPS peut être demandé pour un produit, malgré que celui-ci puisse être protégé par plus d’un brevet. La période de protection prend effet à l’expiration du brevet de base et dans les cas où plusieurs titulaires de brevets détiennent un brevet protégeant le produit, à l’expiration du brevet du titulaire qui produit la demande de protection additionnelle. D’autres conditions s’appliquent. – Des droits d’appel équivalents et la fin du dédoublement des procédures Au Canada, le droit d’une compagnie pharmaceutique de commercialiser la version générique d’un médicament breveté est subordonné à l’obtention d’un AC, délivré par Santé Canada, attestant de la bioéquivalence du produit générique face au médicament d’origine. Avant de commencer à vendre une version générique d’un médicament d’origine, la compagnie générique doit fournir au manufacturier du médicament d’origine un avis d’allégation indiquant : soit qu’elle accepte que le produit générique ne soit commercialisé avant l’expiration du brevet, soit que le brevet n’est pas valide ou qu’elle ne contrefait aucune revendication du brevet relative à l’ingrédient médicinal, la formulation, la forme posologique ou l’utilisation de la forme médicinale. Jusqu’à maintenant, le manufacturier d’origine pouvait riposter à cet avis en entamant une procédure judiciaire sommaire dans le but d’obtenir une ordonnance d’interdiction empêchant Santé Canada de délivrer un AC au manufacturier générique. En cas de rejet de la demande, le manufacturier d’origine pouvait théoriquement interjeter appel de la décision. Cependant, les demandes d’appel se voyaient généralement rejetées en raison de leur fondement purement théorique, l’avis de conformité ayant déjà été délivré par le Santé Canada en cours de procédures. Bien que les allégations d’invalidité et de contrefaçon fussent examinées par la Cour dans la procédure décrite ci-dessus, celle-ci ne donnaient pas lieu à une décision définitive en la matière. Conséquemment, les mêmes parties pouvaient s’engager dans une action en contrefaçon, en parallèle, dans laquelle ils débattaient des mêmes allégations. En ratifiant l’AECG, le Canada s’est engagé à ce que le mécanisme de liaison entre les brevets et la commercialisation des produits pharmaceutiques permette aux manufacturiers d’origine et générique de bénéficier de droits d’appels équivalents. Ainsi, le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) 6 a été modifié de façon à permettre à la Cour d’ordonner en appel, à la demande d’un manufacturier d’origine, une injonction pour faire cesser les actes de contrefaçon par un manufacturier générique. Ce remède peut être maintenant être ordonné malgré la délivrance d’un AC à cette dernière par Santé Canada. Le Règlement modifié remplace également la procédure sommaire décrite ci-dessus par des actions complètes permettant à la Cour de se prononcer sur l’ensemble des revendications d’un brevet et de disposer des actions en invalidation et en contrefaçon de façon définitive. Cette nouveauté limitera la possibilité pour les parties d’entretenir deux litiges distincts ayant le même fondement et réduira par le fait même le risque de jugements contradictoires. Droits d’auteur La Loi sur les droits d’auteurs 7 ayant déjà été modifiée en 2012 afin de refléter les standards établis par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 8, aucune modification législative ultérieure n’a dû être effectuée pour que le Canada se conforme aux exigences de l’AECG en matière de droits d’auteurs. Dessins industriels Sous l’AECG, le Canada s’est engagé à déployer tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Bien que le Canada ne soit pas encore sous le Système de La Haye, de nombreuses modifications ont déjà été apportées à la Loi sur les dessins industriels 9 et une ébauche du projet de règlement sur les dessins industriels a été élaborée 10 afin de faciliter l’adhésion du Canada au Système de La Haye. Variétés végétales En ratifiant l’AECG, le Canada s’est engagé à coopérer avec les pays de l’Union Européenne en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. La législation canadienne n’a pas été affectée par cet engagement. L.C. 2017, c. 6. Le texte final de l’AECG, en ligne : http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, article 12 (1) b). Loi sur les marques de commerce, précitée à la note [3], article 2. Gouvernement du Canada, « RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION », Gazette du Canada, Vol. 151, no 28, 15 juillet 2017, en ligne : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-07-15/html/reg16-fra.php . DORS/93-133. L.R.C. 1985, c. C-42. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ; Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. L.R.C. 1985, c. I-9. Gouvernement du Canada, « Ébauche du projet du règlement sur les dessins industriels », en ligne : http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04255.html .

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  • Les revendications d’utilisation médicale qui n’impliquent pas les compétences d’un médecin sont brevetables au Canada.

    Dans une nouvelle précédente 1, nous avions discuté d’un changement de pratique canadienne concernant les revendications d’utilisation médicale à la suite d’une décision de la Cour fédérale 2. Suite à cette décision, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) avait émis un avis de pratique 3 stipulant que les revendications dont l’élément inventif définit un traitement à un dosage fixe ou à un régime posologique fixe sont acceptables, contrairement aux revendications dont l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de dosages ou de régimes d’administration qu’un patient peut recevoir, qui selon l’OPIC pourraient limiter les compétences ou jugement professionnels d’un médecin, et étaient donc communément rejetées par les Examinateurs canadiens. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Dans une décision récente 4, la Commission d’Appel des brevets (CAB) a conclu que des revendications dont l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de régimes d’administration qu’un patient peut recevoir ne limitent pas nécessairement les compétences ou jugement professionnels d’un médecin et sont donc acceptables selon les circonstances, contrastant ainsi avec la position plutôt rigide adoptée durant l’examen. La revendication 1 qui était contestée dans ce dossier se lit comme suit : Use of calcitonin (CT) in combination with one or more oral delivery agents selected from N-(5-chlorosalicyloyl)-8-aminocaprylic acid, N-(10-[2-hydroxybenzoyl] aminodecanoic acid or N-(8-[2-hydroxybenzoyl]amino) caprylic acid, or a disodium salt, hydrate or solvate thereof for the manufacture of a medicament for the treatment of a disorder responsive to the action of calcitonin, wherein said medicament is for oral administration to a human host from about 5 minutes to 2 hours prior to a meal. L’invention vise à solutionner le problème de la faible biodisponibilité de calcitonine (CT) qui est observée lorsqu’une formulation de CT est administrée par voie orale en même temps qu’un repas, et la solution proposée consiste à administrer par voie orale la composition pharmaceutique de CT à l’intérieur d’une fenêtre temporelle de courte durée précédant la prise de nourriture, c.-à-d. environ 5 minutes à 2 heures avant le repas tel que stipulé dans la revendication 1. L’Examinateur a rejeté les revendications en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets, alléguant que l’objet des revendications équivalait à une méthode de traitement médical nécessitant l’exercice des compétences professionnelles d’un médecin parce que l’élément essentiel qu’est le moment de l’administration de la formulation par voie orale se rapporte à la façon de traiter un patient, notamment les instructions de prendre la formulation de 5 minutes à 2 heures avant un repas. Le CAB a renversé la décision finale de l’Examinateur, affirmant que la personne versée dans l’art comprendrait que n’importe quel moment compris dans la fenêtre temporelle définie dans la revendication 1 permettrait de remédier au problème de la faible biodisponibilité observée lorsque la formulation de CT est administrée par voie orale en même temps qu’un repas et, par conséquent, le jugement d’un médecin n’est pas requis pour choisir un moment compris dans cet intervalle. Donc, à partir du moment où le médecin a pris la décision de prescrire la prise de la formulation de CT à administration orale peu avant un repas, l’exercice des compétences et du jugement du médecin n’est plus requis. Le PAB a donc conclu que l’objet défini par les revendications n’est pas une méthode de traitement médical et est inclus dans la définition d’une « invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Cette décision confirme que les revendications d’utilisation médicale sont brevetables selon le droit canadien des brevets, même dans les cas où l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de dosages ou de régimes d’administration, en autant qu’il peut être établie que l’utilisation revendiquée n’implique pas les compétences ou le jugement d’un professionnel de la santé. Les Demandeurs de brevets souhaitant obtenir une protection au Canada pour ce type d’inventions devraient tenir compte de ce changement à la pratique canadienne. Développements récents concernant la brevetabilité des revendications d’utilisations médicales au Canada AbbVie Biotechnology Ltd. c. Canada (Attorney General), 2014 FC 1251 PN 2015-01, émises le 18 mars 2015. Décision du Commissaire No. 1418

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  • Empruntez l’autoroute : accélérer l’examen des demandes de brevets au Canada

    Souhaitez-vous obtenir rapidement un brevet canadien ? Vous avez de la chance – selon la technologie, la situation et vos besoins particuliers, des mécanismes sont disponibles pour accélérer l’examen des demandes de brevets à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Avantages Une telle accélération de l’examen réduit considérablement le temps pour recevoir un rapport de l’examinateur de l’OPIC – jusqu’à aussi peu que quelques mois, par opposition à environ un an ou plus, selon le domaine technologique, pour un examen régulier. Par la suite, le rythme accéléré est maintenu pendant toute la durée de l’examen, à condition que toutes les exigences soient respectées. Le résultat global est qu’un brevet canadien peut être obtenu de manière significativement plus rapide que si la demande avait été examinée selon le processus d’examen régulier. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Comment ça fonctionne ? Choix parmi trois mécanismes Dans tous les cas, la première exigence est de demander un examen régulier de la demande de brevet, qui peut être effectué au moment du dépôt, ou jusqu’à 5 ans plus tard. Pour une phase nationale canadienne d’une demande PCT, la date limite pour le faire est 5 ans à compter de la date de dépôt PCT. Une fois qu’un examen régulier a été demandé, il existe trois mécanismes d’accélération : 1. Examen accéléré par « Ordonnance spéciale » Demander un examen accéléré par « Ordonnance spéciale » conformément au paragraphe 28(1)(a) des Règles sur les brevets implique le dépôt de la demande d’accélération ainsi que le paiement d’une taxe officielle. Fait intéressant, la demande peut être faite par « toute personne », c’est-à-dire le Demandeur ou un tiers (ce dernier cas étant extrêmement rare), à condition que les droits de cette personne soient susceptibles d’être lésés si l’examen de la demande n’est pas devancé. En outre, si la demande n’a pas encore été publiée, une requête de publication anticipée, qui ne peut être faite que par le Demandeur, est requise. L’OPIC réduit habituellement le délai pour déposer une réponse à un rapport d’un examinateur pour les demandes sous « ordonnance spéciale » (généralement 3 mois au lieu de 6 mois pour un examen régulier), ce qui signifie que le Demandeur doit être prêt à agir plus rapidement lorsque le rapport d’un examinateur est émis. Ce mécanisme est le moins restrictif des trois. Il ne dépend pas du domaine de la technologie et offre la plus grande souplesse par rapport au nombre et au type de revendications qui peuvent être présentées, tant que leur objet est suffisamment étayé dans la demande telle que déposée. Il convient toutefois de noter que le Demandeur ne pourra se prévaloir de ce mécanisme si, après le 30 avril 2011, une prolongation de délai est demandée ou si la demande est abandonnée. Dans l’ensemble, ce mécanisme est une bonne option pour maintenir une grande souplesse par rapport aux revendications poursuivies, et/ou si les autres mécanismes ne conviennent pas. 2. Examen accéléré pour « technologies vertes » Comme son nom l’indique, ce mécanisme s’applique aux demandes de brevet liées aux technologies vertes, telles que définies comme suit :  « technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles. » Afin de demander l’examen accéléré pour « technologies vertes » conformément au paragraphe 28(1)(b) des Règles sur les brevets, il est nécessaire de déposer une requête de devancement d’examen accompagnée qu’une déclaration indiquant que la demande concerne une technologie verte telle que définie ci-dessus. À l’exception du fait qu’aucune taxe officielle supplémentaire n’est requise, ce mécanisme est semblable à l’examen accéléré par « ordonnance spéciale », en ce sens qu’il y a une certaine souplesse dans les revendications qui peuvent être présentées, que l’accélération ne sera plus disponible ou sera perdue en cas de prolongation de délai ou d’abandon, et que la demande doit être accessible au public. Dans l’ensemble, ce mécanisme est une bonne option si la demande se rapporte à une technologie verte. 3. Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) L’ATDB repose sur une série d’accords entre l’OPIC et les offices de brevets partenaires, en vertu desquels un examen accéléré peut être effectué par l’OPIC fondée sur le « produit résultant de travaux réalisés » par l’office de brevets partenaire dans sa demande correspondante. Le « produit résultant de travaux réalisés » désigne généralement les revendications accordées ou délivrées par l’office de brevets partenaire, mais peut également désigner des revendications définies comme nouvelles et inventives par l’office de brevets partenaire agissant en tant qu’autorité de recherche et d’examen international PCT (y compris l’OPIC) dans une demande correspondante PCT. À l’heure actuelle, l’OPIC a conclu des accords d’ATDB avec plus d’une vingtaine de bureaux de brevets partenaires (la liste peut être trouvée ici), et de nouveaux accords sont conclus sur une base régulière. Bien que la requête d’examen accéléré en vertu de l’ATDB ne nécessite pas le paiement d’une taxe officielle supplémentaire, il est généralement nécessaire de soumettre un amendement avec la requête, pour faire en sorte que les revendications canadiennes soient conformes à celles du bureau de brevets partenaire sur lequel la requête est fondée. On peut également profiter de l’occasion pour régler les formalités de pratique canadienne. En outre, contrairement aux mécanismes de devancement d’examen décrits précédemment, une requête en vertu de l’ATDB doit être soumise avant l’émission d’un premier rapport d’examen par l’OPIC. Finalement, comme pour les autres mécanismes, la demande doit être accessible au public pour que l’examen soit devancé. La principale différence entre l’ATDB et les autres mécanismes de devancement d’examen discutés précédemment est que les revendications canadiennes doivent « correspondre suffisamment » à celles jugées acceptables par le bureau de brevets partenaire, offrant ainsi très peu de souplesse par rapport aux revendications qui peuvent être poursuivies dans la demande canadienne. Bien que les prolongations de délais ou l’abandon ne constituent pas des obstacles à l’utilisation de l’ATDB, le devancement de l’examen en vertu de l’ATDB sera retiré si les revendications sont ensuite modifiées de telle sorte que l’OPIC juge qu’elles ne correspondent plus suffisamment à celles de l’office de brevets partenaire. Dans l’ensemble, l’ATDB est une bonne option si le bureau de brevets partenaire a accordé ou émis des revendications qui couvrent toutes les revendications d’intérêt à poursuivre au Canada. Nous vous invitons à lire notre bulletin d’information précédent sur la pratique du double brevet au Canada pour les pièges potentiels de l’examen accéléré selon l’ATDB dans les cas où plusieurs ensembles de revendications sont poursuivis dans de multiples demandes connexes dans la juridiction étrangère (une stratégie courante aux États-Unis, par exemple). À vos marques, prêts, partez ! Ainsi, si vous avez besoin de vitesse, veuillez nous contacter pour déterminer le mécanisme pour accélérer l’examen qui convient le mieux à votre situation, et bouclez votre ceinture de sécurité !

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  • Exemptions à la contrefaçon pour les activités de recherche selon le droit canadien

    Plusieurs juridictions prévoient des exemptions à la contrefaçon de brevet pour des activités de recherches ou non commerciales, comme par exemple pour la collecte d’informations destinées à obtenir une approbation réglementaire pour un produit médicinal. Le Canada ne fait pas exception, et prévoit une exemption enchâssée dans la loi ainsi qu’une exemption de « common law ». Exemption prévue par la loi L’exemption prévue à la contrefaçon par la loi en droit canadien est fondée sur l’article 55.2 (1) de la Loi sur les brevets : 55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit. Cet article concerne généralement les activités liées à la préparation et à la production du dossier d’information exigé par un organisme de réglementation. Aux États-Unis, la disposition correspondante est parfois appelée « Hatch-Waxman exemption », « 271(e)(1) exemption », « Bolar exemption » ou « FDA safe harbor ». Bien que la disposition canadienne se rapporte à l’approbation réglementaire des inventions dans n’importe quel domaine de technologie (c.-à-d. ne se limite pas aux médicaments), les causes ayant été portées devant les tribunaux canadiens sont principalement liées au secteur pharmaceutique, le plus souvent dans le cadre d’un fabricant de médicaments génériques effectuant des tests à l’égard d’un médicament breveté. De plus, cette disposition se rapporte aux renseignements qui peuvent être exigés par n’importe quel organisme de réglementation (c.-à-d., pas seulement au Canada). Exemption de la « common law » L’exemption de la « common law » s’ajoute à l’exemption prévue par la loi. L’arrêt de principe illustrant cette exception est la décision Micro Chemicals 1 de la Cour suprême, dans laquelle Micro Chemicals a effectué diverses expériences afin d’établir qu’elle était capable de produire un médicament breveté, pour lequel elle avait l’intention d’obtenir une licence obligatoire de la part du titulaire du brevet. La Cour suprême a conclu que les activités de Micro Chemicals à cet égard ne constituaient pas de la contrefaçon, en particulier sur la base des critères suivants : Le composé a été produit en petites quantités ; Le composé a été conservé par Micro Chemicals et n’a jamais été mis en marché ; Le breveté n’a subi aucun dommage en raison de ces activités ; Micro Chemicals n’a réalisé aucun profit sur la base de ces activités ; et Les activités ont été considérées comme des expériences de bonne foi. Toutefois, certains passages de la décision Micro Chemicals pouvaient laisser croire que le raisonnement de la Cour a été influencé par le fait que ces activités de recherche se sont déroulées dans le cadre du régime antérieur de licences obligatoires pour les médicaments, qui a depuis été abrogé. La Cour d’appel fédérale a réexaminé l’exemption prévue par la loi et l’exemption de la « common law » dans l’affaire Merck c. Apotex, 2006 2. Merck c. Apotex, 2006 En ce qui concerne l’exemption prévue par la loi, la Cour a adopté une interprétation large de l’article 55.2(1), considérant que les échantillons d’essai en question étaient « raisonnablement associés » à la soumission réglementaire : L’exception prévue par cette disposition s’applique à tout échantillon nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi ou un règlement. Elle ne se limite pas à l’information effectivement produite. En ce qui concerne l’exemption de la « common law », la Cour a rejeté les arguments du breveté selon lesquels l’exemption définie dans Micro Chemicals ne s’applique plus en l’absence d’un régime de licences obligatoires, et a émis le commentaire suivant : Je rejette l’allégation selon laquelle l’exception dont il est question dans l’arrêt Micro Chemicals est limitée et ne s’applique qu’à titre accessoire à la délivrance de licences obligatoires. […] Selon moi, tout ce qu’on exige c’est que le produit litigieux ait été fabriqué dans le cadre d’une expérience de bonne foi et non avec l’intention de le vendre ou de l’exploiter sur le marché commercial. La Cour a toutefois noté que : […] une fois que la phase d’expérimentation et d’essai est terminée et que celle de la fabrication, de la promotion et de la vente du produit a commencé, l’exception relative à l’utilisation équitable ne s’applique plus. Il semble donc que les activités limitées à l’expérimentation ou à l’essai et n’ayant pas avancées au stade de la fabrication, de la promotion ou de la vente puissent relever de l’exemption de la « common law ». Maintenir les dossiers en ordre! Des décisions plus récentes des tribunaux ont indiqué que l’utilisation et le statut de tels échantillons expérimentaux devraient être soigneusement documentés, advenant le cas où il serait nécessaire d’établir qu’ils n’étaient pas destinés au commerce. Dans Apotex c. Sanofi-Aventis 3, l’omission de produire des documents indiquant que certains lots ont été détruits, a amené la Cour à conclure que l’exemption relative à l’usage expérimental et réglementaire ne s’appliquait pas à ces lots. L’importance d’une telle tenue de documents a été confirmée dans l’affaire Teva et Apotex c. Novartis 4, la Cour ayant relevé que : […] il incombe à Apotex de démontrer que l’inventaire d’imatinib était utilisé à des fins expérimentales ou réglementaires, et qu’aucune quantité n’a été ou ne sera employée à des fins commerciales. La Cour a estimé que l’inventaire était exempt de contrefaçon, étant donné qu’Apotex était en mesure de rendre compte de l’inventaire, et a en outre assuré que l’inventaire ne serait pas commercialisé, et serait détruit lorsqu’expiré. Conclusions Dans la pratique, les questions d’exemption à la contrefaçon sont spécifiques aux faits et doivent être évaluées au cas par cas. Il semble que les activités de recherche purement liées à l’expérimentation de bonne foi, à l’égard d’échantillons qui ne sont jamais commercialisés (le tout bien documenté), sont considérées comme exemptées de la contrefaçon au Canada. Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples informations par rapport à la propriété intellectuelle au Canada. Veuillez noter que l’information contenue dans le présent article est de nature générale et ne vise pas à replacer des conseils légaux pour des cas spécifiques. Micro Chemicals Limited c. Smith Kline & French Inter-American Corporation, [1972] RCS 506, 2 CPR (2d) 193. Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CAF 323. Sanofi-Aventis c. Apotex Inc., 2013 CAF 186. Teva Canada Limited c. Novartis AG, 2013 CF 141.

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  • La doctrine du double brevetage selon le droit canadien

    Une situation de double brevet se produit lorsque la même invention est revendiquée dans plus d’un brevet appartenant au même propriétaire. Bien que le double brevetage soit interdit dans la majorité des juridictions, la pratique canadienne comporte plusieurs particularités qui peuvent avoir des répercussions significatives sur la stratégie de poursuite des demandes de brevet au Canada. Le double brevetage tel que modelé par les tribunaux canadiens Au Canada, la doctrine du double brevetage a été soulevés par les tribunaux afin de régler les cas où plusieurs brevets comprenant des revendications définissant des inventions identiques ou très similaires ont été délivrés. Puisque des brevets peuvent avoir des dates d’expiration différentes, le double brevet pourrait mener à une prolongation indue ou un problème de « renouvellement à perpétuité » du monopole conféré par brevet. Le principe d’intérêt public qui sous-tend cette doctrine est qu’il ne peut n’y avoir qu’un seul brevet pour une invention, et que le public devrait être libre d’utiliser l’invention revendiquée dans le brevet, de même que les variantes évidentes de cette invention, suite à l’expiration de ce brevet. La doctrine du double brevetage comprend deux volets 1 : Le double brevet relatif à la « même invention », c’est-à-dire est-ce qu’au moins une revendication d’un deuxième brevet est identique ou contiguë à au moins une revendication du deuxième brevet; et Le double brevet relatif à une « évidence », c’est-à-dire est-ce qu’au moins une revendication d’un deuxième brevet est évidente par rapport à au moins une revendication du deuxième brevet au vu des connaissances générales dans l’art à la date de publication du deuxième brevet. Par exemple, une revendication portant sur une composition comprenant un principe actif et un excipient pharmaceutique n’est pas considéré comme brevetable de façon distincte d’une revendication portant sur le principe actif lui-même 2 La Cour d’appel fédérale a récemment apporté certaines clarifications par rapport au test pour le double brevet relatif à une « évidence » 3, mettant notamment l’accent sur le fait que contrairement à l’analyse de l’évidence « classique », seulement les revendications du premier brevet doivent être considérés comme art antérieur applicable contre le deuxième brevet (ou demande de brevet), et le mémoire descriptif du premier brevet et les autres documents d’art antérieur doivent être ignorés, à moins que ces derniers contribuent ou mettent en évidence les connaissances générales de la personne versée dans l’art. Il était généralement admis que le fondement historique sous-jacent à la doctrine du double brevetage était la prévention de la prolongation indue du monopole conféré par brevet. Cependant, les tribunaux ont récemment déterminé qu’un deuxième brevet expirant le même jour qu’un premier brevet, comme dans les situations de brevets complémentaire (divisionnaire) et parental 4, pouvait être jugé invalide pour double brevet au motif qu’un deuxième brevet pouvait conférer certains avantages au breveté, comme par exemple le listage de plusieurs brevets sur le Registre des Brevets de Santé Canada en vertu du régime applicable aux brevets pharmaceutiques 5. Même si un brevet portant sur un nouvel usage ou une nouvelle indication thérapeutique d’un composé est acceptable selon le droit canadien 6, une situation de double brevet peut se produire dans le cas où le « nouvel » usage est considéré comme implicite au composé, et plus particulièrement lorsqu’une seule et même utilité du composé est décrite dans les deux brevets 7. Les revendications d’une demande complémentaire portant sur de la matière supprimée de la demande parentale en réponse à une objection pour manque d’unité de l’invention soulevée par le Bureau Canadien des Brevets (OPIC) sont protégées contre des attaques pour double brevetage même s’il est déterminé ultérieurement que les revendications des deux brevets portent sur la même invention 8, similaire à l’exception du « Safe Harbor » en vertu de l’article 35 U.S.C. § 121 de la loi américaine. Il est important de souligner le fait que contrairement à la pratique américaine de « Terminal Disclaimer », la pratique canadienne ne permet pas de surmonter une objection pour double brevet en renonçant à toute prolongation additionnelle de protection qui pourrait être obtenue par la délivrance du deuxième brevet. Les tribunaux canadiens ont toutefois déterminé que la cession au domaine public de certaines revendications d’un brevet, une procédure de droit commun qui permet à un breveté de déclarer publiquement qu’il ne défendra pas ses droits pour les revendications cédées, est un moyen pour surmonter une attaque pour double brevet dans la mesure ou la cession ne confère aucun avantage au breveté, tel qu’une prolongation de la protection par brevet 9. Considérations pratiques Une pratique courante dans plusieurs juridictions consiste à supprimer volontairement certaines revendications dans une demande de brevet dans le but d’obtenir un brevet pour les revendications jugées acceptable par l’Examinateur, et de déposer une demande complémentaire (ou « continuation ») dans le but de poursuivre les revendications abandonnées dans la demande parentale. Or, il est fortement déconseillé d’utiliser une telle stratégie au Canada à cause des risques qu’une objection pour double brevet soit soulevée contre les revendications de la demande complémentaire volontairement déposée, et qu’aucune procédure simple ne permet de surmonter une telle objection. Dans une telle situation, il est nécessaire de soumettre des arguments et/ou d’amender les revendications afin de convaincre l’OPIC que les revendications de la demande complémentaire sont brevetables de manière distincte par rapport aux revendications octroyées dans le brevet parental. Donc, dans les cas où l’OPIC n’a pas soulevé de problèmes d’unité d’invention, la meilleure stratégie afin de s’assurer d’une protection étendue au Canada est de poursuivre toutes les revendications d’intérêt dans la demande parentale. Il arrive aussi que les demandeurs de brevets déposent plusieurs demandes distinctes (parfois ayant la même date de dépôt) portant sur de la matière connexe, ce qui encore une fois est déconseillé au Canada. Dans ces situations, les demandeurs devraient plutôt tenter de consolider les revendications dans une seule demande de brevet, et abandonner les autres demandes, afin d’éviter les chevauchements. Une attention particulière devrait être portée à la question du double brevetage lors du dépôt des requêtes pour examen accéléré en vertu de l’Autoroute du traitement des demandes de brevets (« PPH »), notamment lorsque différents jeux de revendications sont poursuivis dans plusieurs demandes dans la juridiction étrangère. Dans de tels cas, une stratégie plus prudente serait de demander un examen accéléré régulier (non-PPH) afin de poursuivre toutes les revendications d’intérêt au Canada, et non seulement celles qui « correspondent suffisamment » aux revendications octroyées ou acceptées à l’étranger, tel qu’exigé en vertu du PPH. Les problèmes de double brevet devraient idéalement être résolus pendant que les deux demandes (parentale et complémentaire) sont toujours en instance. Cependant, dans certaines circonstances, il peut être possible d’éviter ou de surmonter un problème de double brevet en incorporant la matière rejetée dans la deuxième demande dans les revendications du brevet (s’il a été émis depuis moins de quatre ans) par une procédure de redélivrance. Le dépôt d’une demande de redélivrance implique toutefois que le breveté fasse certaines admissions concernant le brevet parental, par exemple que le brevet est défectueux ou inopérant à cause d’une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise, ce qui peut être difficile à établir ou que le breveté préfèrerait éviter de faire. Cette procédure devrait donc être considérée seulement en dernier recours. Conclusions Les demandeurs de brevet devraient donc prendre en considération les aspects particuliers de la pratique canadienne concernant double brevetage afin d’éviter de se voir refuser une protection par brevet pour de la matière qui aurait autrement été acceptable. Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples informations par rapport à la propriété intellectuelle au Canada. Veuillez noter que l’information contenue dans le présent article est de nature générale et ne vise pas à replacer des conseils légaux pour des cas spécifiques. Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 Commissaire aux Brevets c. Farbwerke Hoechst A/G. [1963] S.C.J. No. 66, [1964] S.C.R. 49 à p. 53; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] S.C.J. No. 44, [1981] 1 S.C.R. p. 504 à 536’ Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc., 2016 CAF 119 c.-à.-d. pour les cas où le brevet parental a été déposé le ou après le 1er octobre 1989 ayant une durée de 20 ans calculée à partir de la date de dépôt. Des brevets parent et complémentaire, ayant la même date de dépôt, expire donc le même jour selon le régime présentement en vigueur. Les brevets déposés avant le 1er octobre 1989 expirent à la date la plus tardive entre 20 ans après le dépôt ou 17 ans après l’émission du brevet. GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. [2003] F.C.J. No. 886, 27 C.P.R. (4th) 114 aux paras. 85 à 91 Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire aux Brevets) (1982), 67 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.) Décision du Commissaire aux Brevets no 1299, 2010 Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981], supra; Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé) (2009), 77 C.P.R. (4th) 201 au para. 193 (F.C.), renversée en partie 85 C.P.R. (4th) 279 (C.A.) Merck & Co. c. Canada (Ministre de la Santé) (2010), 88 C.P.R. (4th) 81 (F.C.); Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), supra

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