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Dans une nouvelle précédente 1, nous avions discuté d’un changement de pratique canadienne concernant les revendications d’utilisation médicale à la suite d’une décision de la Cour fédérale 2. Suite à cette décision, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) avait émis un avis de pratique 3 stipulant que les revendications dont l’élément inventif définit un traitement à un dosage fixe ou à un régime posologique fixe sont acceptables, contrairement aux revendications dont l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de dosages ou de régimes d’administration qu’un patient peut recevoir, qui selon l’OPIC pourraient limiter les compétences ou jugement professionnels d’un médecin, et étaient donc communément rejetées par les Examinateurs canadiens. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Dans une décision récente 4, la Commission d’Appel des brevets (CAB) a conclu que des revendications dont l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de régimes d’administration qu’un patient peut recevoir ne limitent pas nécessairement les compétences ou jugement professionnels d’un médecin et sont donc acceptables selon les circonstances, contrastant ainsi avec la position plutôt rigide adoptée durant l’examen. La revendication 1 qui était contestée dans ce dossier se lit comme suit : Use of calcitonin (CT) in combination with one or more oral delivery agents selected from N-(5-chlorosalicyloyl)-8-aminocaprylic acid, N-(10-[2-hydroxybenzoyl] aminodecanoic acid or N-(8-[2-hydroxybenzoyl]amino) caprylic acid, or a disodium salt, hydrate or solvate thereof for the manufacture of a medicament for the treatment of a disorder responsive to the action of calcitonin, wherein said medicament is for oral administration to a human host from about 5 minutes to 2 hours prior to a meal. L’invention vise à solutionner le problème de la faible biodisponibilité de calcitonine (CT) qui est observée lorsqu’une formulation de CT est administrée par voie orale en même temps qu’un repas, et la solution proposée consiste à administrer par voie orale la composition pharmaceutique de CT à l’intérieur d’une fenêtre temporelle de courte durée précédant la prise de nourriture, c.-à-d. environ 5 minutes à 2 heures avant le repas tel que stipulé dans la revendication 1. L’Examinateur a rejeté les revendications en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets, alléguant que l’objet des revendications équivalait à une méthode de traitement médical nécessitant l’exercice des compétences professionnelles d’un médecin parce que l’élément essentiel qu’est le moment de l’administration de la formulation par voie orale se rapporte à la façon de traiter un patient, notamment les instructions de prendre la formulation de 5 minutes à 2 heures avant un repas. Le CAB a renversé la décision finale de l’Examinateur, affirmant que la personne versée dans l’art comprendrait que n’importe quel moment compris dans la fenêtre temporelle définie dans la revendication 1 permettrait de remédier au problème de la faible biodisponibilité observée lorsque la formulation de CT est administrée par voie orale en même temps qu’un repas et, par conséquent, le jugement d’un médecin n’est pas requis pour choisir un moment compris dans cet intervalle. Donc, à partir du moment où le médecin a pris la décision de prescrire la prise de la formulation de CT à administration orale peu avant un repas, l’exercice des compétences et du jugement du médecin n’est plus requis. Le PAB a donc conclu que l’objet défini par les revendications n’est pas une méthode de traitement médical et est inclus dans la définition d’une « invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Cette décision confirme que les revendications d’utilisation médicale sont brevetables selon le droit canadien des brevets, même dans les cas où l’élément inventif définit une posologie comprenant une gamme de dosages ou de régimes d’administration, en autant qu’il peut être établie que l’utilisation revendiquée n’implique pas les compétences ou le jugement d’un professionnel de la santé. Les Demandeurs de brevets souhaitant obtenir une protection au Canada pour ce type d’inventions devraient tenir compte de ce changement à la pratique canadienne. Développements récents concernant la brevetabilité des revendications d’utilisations médicales au Canada AbbVie Biotechnology Ltd. c. Canada (Attorney General), 2014 FC 1251 PN 2015-01, émises le 18 mars 2015. Décision du Commissaire No. 1418

Souhaitez-vous obtenir rapidement un brevet canadien ? Vous avez de la chance – selon la technologie, la situation et vos besoins particuliers, des mécanismes sont disponibles pour accélérer l’examen des demandes de brevets à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Avantages Une telle accélération de l’examen réduit considérablement le temps pour recevoir un rapport de l’examinateur de l’OPIC – jusqu’à aussi peu que quelques mois, par opposition à environ un an ou plus, selon le domaine technologique, pour un examen régulier. Par la suite, le rythme accéléré est maintenu pendant toute la durée de l’examen, à condition que toutes les exigences soient respectées. Le résultat global est qu’un brevet canadien peut être obtenu de manière significativement plus rapide que si la demande avait été examinée selon le processus d’examen régulier. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Comment ça fonctionne ? Choix parmi trois mécanismes Dans tous les cas, la première exigence est de demander un examen régulier de la demande de brevet, qui peut être effectué au moment du dépôt, ou jusqu’à 5 ans plus tard. Pour une phase nationale canadienne d’une demande PCT, la date limite pour le faire est 5 ans à compter de la date de dépôt PCT. Une fois qu’un examen régulier a été demandé, il existe trois mécanismes d’accélération : 1. Examen accéléré par « Ordonnance spéciale » Demander un examen accéléré par « Ordonnance spéciale » conformément au paragraphe 28(1)(a) des Règles sur les brevets implique le dépôt de la demande d’accélération ainsi que le paiement d’une taxe officielle. Fait intéressant, la demande peut être faite par « toute personne », c’est-à-dire le Demandeur ou un tiers (ce dernier cas étant extrêmement rare), à condition que les droits de cette personne soient susceptibles d’être lésés si l’examen de la demande n’est pas devancé. En outre, si la demande n’a pas encore été publiée, une requête de publication anticipée, qui ne peut être faite que par le Demandeur, est requise. L’OPIC réduit habituellement le délai pour déposer une réponse à un rapport d’un examinateur pour les demandes sous « ordonnance spéciale » (généralement 3 mois au lieu de 6 mois pour un examen régulier), ce qui signifie que le Demandeur doit être prêt à agir plus rapidement lorsque le rapport d’un examinateur est émis. Ce mécanisme est le moins restrictif des trois. Il ne dépend pas du domaine de la technologie et offre la plus grande souplesse par rapport au nombre et au type de revendications qui peuvent être présentées, tant que leur objet est suffisamment étayé dans la demande telle que déposée. Il convient toutefois de noter que le Demandeur ne pourra se prévaloir de ce mécanisme si, après le 30 avril 2011, une prolongation de délai est demandée ou si la demande est abandonnée. Dans l’ensemble, ce mécanisme est une bonne option pour maintenir une grande souplesse par rapport aux revendications poursuivies, et/ou si les autres mécanismes ne conviennent pas. 2. Examen accéléré pour « technologies vertes » Comme son nom l’indique, ce mécanisme s’applique aux demandes de brevet liées aux technologies vertes, telles que définies comme suit :  « technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles. » Afin de demander l’examen accéléré pour « technologies vertes » conformément au paragraphe 28(1)(b) des Règles sur les brevets, il est nécessaire de déposer une requête de devancement d’examen accompagnée qu’une déclaration indiquant que la demande concerne une technologie verte telle que définie ci-dessus. À l’exception du fait qu’aucune taxe officielle supplémentaire n’est requise, ce mécanisme est semblable à l’examen accéléré par « ordonnance spéciale », en ce sens qu’il y a une certaine souplesse dans les revendications qui peuvent être présentées, que l’accélération ne sera plus disponible ou sera perdue en cas de prolongation de délai ou d’abandon, et que la demande doit être accessible au public. Dans l’ensemble, ce mécanisme est une bonne option si la demande se rapporte à une technologie verte. 3. Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) L’ATDB repose sur une série d’accords entre l’OPIC et les offices de brevets partenaires, en vertu desquels un examen accéléré peut être effectué par l’OPIC fondée sur le « produit résultant de travaux réalisés » par l’office de brevets partenaire dans sa demande correspondante. Le « produit résultant de travaux réalisés » désigne généralement les revendications accordées ou délivrées par l’office de brevets partenaire, mais peut également désigner des revendications définies comme nouvelles et inventives par l’office de brevets partenaire agissant en tant qu’autorité de recherche et d’examen international PCT (y compris l’OPIC) dans une demande correspondante PCT. À l’heure actuelle, l’OPIC a conclu des accords d’ATDB avec plus d’une vingtaine de bureaux de brevets partenaires (la liste peut être trouvée ici), et de nouveaux accords sont conclus sur une base régulière. Bien que la requête d’examen accéléré en vertu de l’ATDB ne nécessite pas le paiement d’une taxe officielle supplémentaire, il est généralement nécessaire de soumettre un amendement avec la requête, pour faire en sorte que les revendications canadiennes soient conformes à celles du bureau de brevets partenaire sur lequel la requête est fondée. On peut également profiter de l’occasion pour régler les formalités de pratique canadienne. En outre, contrairement aux mécanismes de devancement d’examen décrits précédemment, une requête en vertu de l’ATDB doit être soumise avant l’émission d’un premier rapport d’examen par l’OPIC. Finalement, comme pour les autres mécanismes, la demande doit être accessible au public pour que l’examen soit devancé. La principale différence entre l’ATDB et les autres mécanismes de devancement d’examen discutés précédemment est que les revendications canadiennes doivent « correspondre suffisamment » à celles jugées acceptables par le bureau de brevets partenaire, offrant ainsi très peu de souplesse par rapport aux revendications qui peuvent être poursuivies dans la demande canadienne. Bien que les prolongations de délais ou l’abandon ne constituent pas des obstacles à l’utilisation de l’ATDB, le devancement de l’examen en vertu de l’ATDB sera retiré si les revendications sont ensuite modifiées de telle sorte que l’OPIC juge qu’elles ne correspondent plus suffisamment à celles de l’office de brevets partenaire. Dans l’ensemble, l’ATDB est une bonne option si le bureau de brevets partenaire a accordé ou émis des revendications qui couvrent toutes les revendications d’intérêt à poursuivre au Canada. Nous vous invitons à lire notre bulletin d’information précédent sur la pratique du double brevet au Canada pour les pièges potentiels de l’examen accéléré selon l’ATDB dans les cas où plusieurs ensembles de revendications sont poursuivis dans de multiples demandes connexes dans la juridiction étrangère (une stratégie courante aux États-Unis, par exemple). À vos marques, prêts, partez ! Ainsi, si vous avez besoin de vitesse, veuillez nous contacter pour déterminer le mécanisme pour accélérer l’examen qui convient le mieux à votre situation, et bouclez votre ceinture de sécurité !

Plusieurs juridictions prévoient des exemptions à la contrefaçon de brevet pour des activités de recherches ou non commerciales, comme par exemple pour la collecte d’informations destinées à obtenir une approbation réglementaire pour un produit médicinal. Le Canada ne fait pas exception, et prévoit une exemption enchâssée dans la loi ainsi qu’une exemption de « common law ». Exemption prévue par la loi L’exemption prévue à la contrefaçon par la loi en droit canadien est fondée sur l’article 55.2 (1) de la Loi sur les brevets : 55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit. Cet article concerne généralement les activités liées à la préparation et à la production du dossier d’information exigé par un organisme de réglementation. Aux États-Unis, la disposition correspondante est parfois appelée « Hatch-Waxman exemption », « 271(e)(1) exemption », « Bolar exemption » ou « FDA safe harbor ». Bien que la disposition canadienne se rapporte à l’approbation réglementaire des inventions dans n’importe quel domaine de technologie (c.-à-d. ne se limite pas aux médicaments), les causes ayant été portées devant les tribunaux canadiens sont principalement liées au secteur pharmaceutique, le plus souvent dans le cadre d’un fabricant de médicaments génériques effectuant des tests à l’égard d’un médicament breveté. De plus, cette disposition se rapporte aux renseignements qui peuvent être exigés par n’importe quel organisme de réglementation (c.-à-d., pas seulement au Canada). Exemption de la « common law » L’exemption de la « common law » s’ajoute à l’exemption prévue par la loi. L’arrêt de principe illustrant cette exception est la décision Micro Chemicals 1 de la Cour suprême, dans laquelle Micro Chemicals a effectué diverses expériences afin d’établir qu’elle était capable de produire un médicament breveté, pour lequel elle avait l’intention d’obtenir une licence obligatoire de la part du titulaire du brevet. La Cour suprême a conclu que les activités de Micro Chemicals à cet égard ne constituaient pas de la contrefaçon, en particulier sur la base des critères suivants : Le composé a été produit en petites quantités ; Le composé a été conservé par Micro Chemicals et n’a jamais été mis en marché ; Le breveté n’a subi aucun dommage en raison de ces activités ; Micro Chemicals n’a réalisé aucun profit sur la base de ces activités ; et Les activités ont été considérées comme des expériences de bonne foi. Toutefois, certains passages de la décision Micro Chemicals pouvaient laisser croire que le raisonnement de la Cour a été influencé par le fait que ces activités de recherche se sont déroulées dans le cadre du régime antérieur de licences obligatoires pour les médicaments, qui a depuis été abrogé. La Cour d’appel fédérale a réexaminé l’exemption prévue par la loi et l’exemption de la « common law » dans l’affaire Merck c. Apotex, 2006 2. Merck c. Apotex, 2006 En ce qui concerne l’exemption prévue par la loi, la Cour a adopté une interprétation large de l’article 55.2(1), considérant que les échantillons d’essai en question étaient « raisonnablement associés » à la soumission réglementaire : L’exception prévue par cette disposition s’applique à tout échantillon nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi ou un règlement. Elle ne se limite pas à l’information effectivement produite. En ce qui concerne l’exemption de la « common law », la Cour a rejeté les arguments du breveté selon lesquels l’exemption définie dans Micro Chemicals ne s’applique plus en l’absence d’un régime de licences obligatoires, et a émis le commentaire suivant : Je rejette l’allégation selon laquelle l’exception dont il est question dans l’arrêt Micro Chemicals est limitée et ne s’applique qu’à titre accessoire à la délivrance de licences obligatoires. […] Selon moi, tout ce qu’on exige c’est que le produit litigieux ait été fabriqué dans le cadre d’une expérience de bonne foi et non avec l’intention de le vendre ou de l’exploiter sur le marché commercial. La Cour a toutefois noté que : […] une fois que la phase d’expérimentation et d’essai est terminée et que celle de la fabrication, de la promotion et de la vente du produit a commencé, l’exception relative à l’utilisation équitable ne s’applique plus. Il semble donc que les activités limitées à l’expérimentation ou à l’essai et n’ayant pas avancées au stade de la fabrication, de la promotion ou de la vente puissent relever de l’exemption de la « common law ». Maintenir les dossiers en ordre! Des décisions plus récentes des tribunaux ont indiqué que l’utilisation et le statut de tels échantillons expérimentaux devraient être soigneusement documentés, advenant le cas où il serait nécessaire d’établir qu’ils n’étaient pas destinés au commerce. Dans Apotex c. Sanofi-Aventis 3, l’omission de produire des documents indiquant que certains lots ont été détruits, a amené la Cour à conclure que l’exemption relative à l’usage expérimental et réglementaire ne s’appliquait pas à ces lots. L’importance d’une telle tenue de documents a été confirmée dans l’affaire Teva et Apotex c. Novartis 4, la Cour ayant relevé que : […] il incombe à Apotex de démontrer que l’inventaire d’imatinib était utilisé à des fins expérimentales ou réglementaires, et qu’aucune quantité n’a été ou ne sera employée à des fins commerciales. La Cour a estimé que l’inventaire était exempt de contrefaçon, étant donné qu’Apotex était en mesure de rendre compte de l’inventaire, et a en outre assuré que l’inventaire ne serait pas commercialisé, et serait détruit lorsqu’expiré. Conclusions Dans la pratique, les questions d’exemption à la contrefaçon sont spécifiques aux faits et doivent être évaluées au cas par cas. Il semble que les activités de recherche purement liées à l’expérimentation de bonne foi, à l’égard d’échantillons qui ne sont jamais commercialisés (le tout bien documenté), sont considérées comme exemptées de la contrefaçon au Canada. Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples informations par rapport à la propriété intellectuelle au Canada. Veuillez noter que l’information contenue dans le présent article est de nature générale et ne vise pas à replacer des conseils légaux pour des cas spécifiques. Micro Chemicals Limited c. Smith Kline & French Inter-American Corporation, [1972] RCS 506, 2 CPR (2d) 193. Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CAF 323. Sanofi-Aventis c. Apotex Inc., 2013 CAF 186. Teva Canada Limited c. Novartis AG, 2013 CF 141.

Une situation de double brevet se produit lorsque la même invention est revendiquée dans plus d’un brevet appartenant au même propriétaire. Bien que le double brevetage soit interdit dans la majorité des juridictions, la pratique canadienne comporte plusieurs particularités qui peuvent avoir des répercussions significatives sur la stratégie de poursuite des demandes de brevet au Canada. Le double brevetage tel que modelé par les tribunaux canadiens Au Canada, la doctrine du double brevetage a été soulevés par les tribunaux afin de régler les cas où plusieurs brevets comprenant des revendications définissant des inventions identiques ou très similaires ont été délivrés. Puisque des brevets peuvent avoir des dates d’expiration différentes, le double brevet pourrait mener à une prolongation indue ou un problème de « renouvellement à perpétuité » du monopole conféré par brevet. Le principe d’intérêt public qui sous-tend cette doctrine est qu’il ne peut n’y avoir qu’un seul brevet pour une invention, et que le public devrait être libre d’utiliser l’invention revendiquée dans le brevet, de même que les variantes évidentes de cette invention, suite à l’expiration de ce brevet. La doctrine du double brevetage comprend deux volets 1 : Le double brevet relatif à la « même invention », c’est-à-dire est-ce qu’au moins une revendication d’un deuxième brevet est identique ou contiguë à au moins une revendication du deuxième brevet; et Le double brevet relatif à une « évidence », c’est-à-dire est-ce qu’au moins une revendication d’un deuxième brevet est évidente par rapport à au moins une revendication du deuxième brevet au vu des connaissances générales dans l’art à la date de publication du deuxième brevet. Par exemple, une revendication portant sur une composition comprenant un principe actif et un excipient pharmaceutique n’est pas considéré comme brevetable de façon distincte d’une revendication portant sur le principe actif lui-même 2 La Cour d’appel fédérale a récemment apporté certaines clarifications par rapport au test pour le double brevet relatif à une « évidence » 3, mettant notamment l’accent sur le fait que contrairement à l’analyse de l’évidence « classique », seulement les revendications du premier brevet doivent être considérés comme art antérieur applicable contre le deuxième brevet (ou demande de brevet), et le mémoire descriptif du premier brevet et les autres documents d’art antérieur doivent être ignorés, à moins que ces derniers contribuent ou mettent en évidence les connaissances générales de la personne versée dans l’art. Il était généralement admis que le fondement historique sous-jacent à la doctrine du double brevetage était la prévention de la prolongation indue du monopole conféré par brevet. Cependant, les tribunaux ont récemment déterminé qu’un deuxième brevet expirant le même jour qu’un premier brevet, comme dans les situations de brevets complémentaire (divisionnaire) et parental 4, pouvait être jugé invalide pour double brevet au motif qu’un deuxième brevet pouvait conférer certains avantages au breveté, comme par exemple le listage de plusieurs brevets sur le Registre des Brevets de Santé Canada en vertu du régime applicable aux brevets pharmaceutiques 5. Même si un brevet portant sur un nouvel usage ou une nouvelle indication thérapeutique d’un composé est acceptable selon le droit canadien 6, une situation de double brevet peut se produire dans le cas où le « nouvel » usage est considéré comme implicite au composé, et plus particulièrement lorsqu’une seule et même utilité du composé est décrite dans les deux brevets 7. Les revendications d’une demande complémentaire portant sur de la matière supprimée de la demande parentale en réponse à une objection pour manque d’unité de l’invention soulevée par le Bureau Canadien des Brevets (OPIC) sont protégées contre des attaques pour double brevetage même s’il est déterminé ultérieurement que les revendications des deux brevets portent sur la même invention 8, similaire à l’exception du « Safe Harbor » en vertu de l’article 35 U.S.C. § 121 de la loi américaine. Il est important de souligner le fait que contrairement à la pratique américaine de « Terminal Disclaimer », la pratique canadienne ne permet pas de surmonter une objection pour double brevet en renonçant à toute prolongation additionnelle de protection qui pourrait être obtenue par la délivrance du deuxième brevet. Les tribunaux canadiens ont toutefois déterminé que la cession au domaine public de certaines revendications d’un brevet, une procédure de droit commun qui permet à un breveté de déclarer publiquement qu’il ne défendra pas ses droits pour les revendications cédées, est un moyen pour surmonter une attaque pour double brevet dans la mesure ou la cession ne confère aucun avantage au breveté, tel qu’une prolongation de la protection par brevet 9. Considérations pratiques Une pratique courante dans plusieurs juridictions consiste à supprimer volontairement certaines revendications dans une demande de brevet dans le but d’obtenir un brevet pour les revendications jugées acceptable par l’Examinateur, et de déposer une demande complémentaire (ou « continuation ») dans le but de poursuivre les revendications abandonnées dans la demande parentale. Or, il est fortement déconseillé d’utiliser une telle stratégie au Canada à cause des risques qu’une objection pour double brevet soit soulevée contre les revendications de la demande complémentaire volontairement déposée, et qu’aucune procédure simple ne permet de surmonter une telle objection. Dans une telle situation, il est nécessaire de soumettre des arguments et/ou d’amender les revendications afin de convaincre l’OPIC que les revendications de la demande complémentaire sont brevetables de manière distincte par rapport aux revendications octroyées dans le brevet parental. Donc, dans les cas où l’OPIC n’a pas soulevé de problèmes d’unité d’invention, la meilleure stratégie afin de s’assurer d’une protection étendue au Canada est de poursuivre toutes les revendications d’intérêt dans la demande parentale. Il arrive aussi que les demandeurs de brevets déposent plusieurs demandes distinctes (parfois ayant la même date de dépôt) portant sur de la matière connexe, ce qui encore une fois est déconseillé au Canada. Dans ces situations, les demandeurs devraient plutôt tenter de consolider les revendications dans une seule demande de brevet, et abandonner les autres demandes, afin d’éviter les chevauchements. Une attention particulière devrait être portée à la question du double brevetage lors du dépôt des requêtes pour examen accéléré en vertu de l’Autoroute du traitement des demandes de brevets (« PPH »), notamment lorsque différents jeux de revendications sont poursuivis dans plusieurs demandes dans la juridiction étrangère. Dans de tels cas, une stratégie plus prudente serait de demander un examen accéléré régulier (non-PPH) afin de poursuivre toutes les revendications d’intérêt au Canada, et non seulement celles qui « correspondent suffisamment » aux revendications octroyées ou acceptées à l’étranger, tel qu’exigé en vertu du PPH. Les problèmes de double brevet devraient idéalement être résolus pendant que les deux demandes (parentale et complémentaire) sont toujours en instance. Cependant, dans certaines circonstances, il peut être possible d’éviter ou de surmonter un problème de double brevet en incorporant la matière rejetée dans la deuxième demande dans les revendications du brevet (s’il a été émis depuis moins de quatre ans) par une procédure de redélivrance. Le dépôt d’une demande de redélivrance implique toutefois que le breveté fasse certaines admissions concernant le brevet parental, par exemple que le brevet est défectueux ou inopérant à cause d’une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise, ce qui peut être difficile à établir ou que le breveté préfèrerait éviter de faire. Cette procédure devrait donc être considérée seulement en dernier recours. Conclusions Les demandeurs de brevet devraient donc prendre en considération les aspects particuliers de la pratique canadienne concernant double brevetage afin d’éviter de se voir refuser une protection par brevet pour de la matière qui aurait autrement été acceptable. Veuillez communiquer avec nous pour de plus amples informations par rapport à la propriété intellectuelle au Canada. Veuillez noter que l’information contenue dans le présent article est de nature générale et ne vise pas à replacer des conseils légaux pour des cas spécifiques. Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67 Commissaire aux Brevets c. Farbwerke Hoechst A/G. [1963] S.C.J. No. 66, [1964] S.C.R. 49 à p. 53; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] S.C.J. No. 44, [1981] 1 S.C.R. p. 504 à 536’ Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc., 2016 CAF 119 c.-à.-d. pour les cas où le brevet parental a été déposé le ou après le 1er octobre 1989 ayant une durée de 20 ans calculée à partir de la date de dépôt. Des brevets parent et complémentaire, ayant la même date de dépôt, expire donc le même jour selon le régime présentement en vigueur. Les brevets déposés avant le 1er octobre 1989 expirent à la date la plus tardive entre 20 ans après le dépôt ou 17 ans après l’émission du brevet. GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. [2003] F.C.J. No. 886, 27 C.P.R. (4th) 114 aux paras. 85 à 91 Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire aux Brevets) (1982), 67 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.) Décision du Commissaire aux Brevets no 1299, 2010 Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981], supra; Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé) (2009), 77 C.P.R. (4th) 201 au para. 193 (F.C.), renversée en partie 85 C.P.R. (4th) 279 (C.A.) Merck & Co. c. Canada (Ministre de la Santé) (2010), 88 C.P.R. (4th) 81 (F.C.); Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), supra

Dans le Plan économique présenté le 17 mars 2016, le Québec innove et met en place une « déduction pour sociétés innovantes » (DSI).  Cette mesure s’inscrit dans la tendance internationale visant à favoriser la croissance des sociétés innovantes. Le but de cette initiative est de « s’assurer que les innovations conçues par les entreprises québécoises se soldent en des activités commerciales au Québec. » À compter du 1er janvier 2017, les entreprises basées au Québec et fabriquant des produits brevetés et créés au Québec pourront bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 4 % pour les revenus qui en découlent (au lieu de 11,8 %; certaines conditions s’appliquent). Les critères principaux pour l’admissibilité présentés dans le Plan économique (voir liens ci-dessous) sont : Sociétés admissibles        Sociétés exploitant une entreprise au Québec dont : le capital versé est supérieur à 15 M$; les activités au Québec sont principalement des activités de fabrication et de transformation. Revenu admissible            Revenu provenant d’un brevet admissible incorporé à un bien fabriqué au Québec. Brevet admissible              Un brevet ou demande de brevet : détenu par une société ayant un établissement au Québec; protégeant une invention développée à l’aide des crédits d’impôt à la R-D québécois; déposé après le 17 mars 2016. Taux                                    Le taux d’imposition effectif auquel sont assujettis les revenus admissibles est de 4 %. Les revenus attribuables au brevet ne pourront excéder 50 % des revenus du bien fabriqué au Québec. Le taux d’imposition de 4 % sera annulé et les impôts devront être payés au gouvernement si le brevet n’est pas octroyé dans un délai de cinq ans de sa date de dépôt, ou si le brevet est invalidé. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> En plus du système actuel des crédits d’impôt à la R-D, ce nouveau programme apparaît comme étant une motivation à développer et amener ces innovations sur le marché : « Alors que les crédits d’impôt à la R-D constituent une incitation pour les sociétés à investir davantage en recherche, la DSI représente un soutien permettant d’amener les résultats de la recherche jusqu’à l’étape de la commercialisation. » C’est certainement de bonnes nouvelles pour plusieurs entreprises québécoises. Pour bénéficier de cette mesure, les compagnies devront mettre en place une comptabilité distincte pour les revenus dérivés de l’innovation brevetée et devront être approuvées pour ce taux d’imposition réduit. Des conseils sur les brevets couverts par cette nouvelle mesure sont disponibles chez nous.  Veuillez nous contacter pour plus de détails. Voir la section B – 5.2 du Plan économique sur : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf (en particulier pages 176-180 du document .pdf.) Voir également la section A – 2.5 du document intitulé Renseignements additionnels 2016-2017 sur : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf (en particulier pages 54-62 du document .pdf)

En décembre dernier, la Cour fédérale du Canada a renversé la décision du Commissaire aux Brevets (« le Commissaire ») qui refusait la demande no 2,385,745 (ci-après la « demande ‘745 ») d’AbbVie Biotechnology Ltd. (« AbbVie ») portant sur l’utilisation d’une posologie fixe du médicament Humira® (Adalimunab) pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde. Le Commissaire avait conclu que les revendications portaient sur une méthode de traitement médical non-brevetable en vertu de la Loi canadienne. La décision de la Cour fédérale 1 peut être consultée ici : 2014 FC 1251. Les revendications contestées, ayant pour objet l’utilisation thérapeutique du médicament Humira® selon un dosage fixe(40 mg) et un rythme de prise du médicament fixe (toutes les deux semaines), ont été considérées brevetables par la Cour fédérale. Procédures devant la Commission d’Appel des brevets (CAB) – Décision du Commissaire Durant la procédure devant la CAB, l’appelant AbbVie avait contesté la position de l’Examinateur en argumentant que puisque les revendications définissent un dosage et un rythme de prise du médicament invariables, l’exercice des compétences et du jugement d’un professionnel de la santé était exclu, et que l’objet de ces revendications était de ce fait brevetable. La CAB a rejeté les arguments d’Abbvie, alléguant que la jurisprudence, et plus particulièrement l’arrêt Janssen Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC 2 (Janssen), a clairement établi que « la simple présence de ces deux caractéristiques [c.-à-d. un dosage et un rythme de prise du médicament fixes] dans une revendication ne suffit pas toujours pour éviter la prohibition de méthode de traitement médical ». La CAB a affirmé que les revendications contestées, en tentant d’imposer des limites sur le « quand et le comment » le médicament est administré aux patients, créeraient une interférence avec la capacité des médecins à exercer leur jugement dans l’administration des versions génériques d’Humira® qui deviendront éventuellement disponibles. Elle a donc conclu que les revendications couvraient une méthode de traitement médical prohibée. Le Commissaire a adopté les recommandations du CAB, et confirma le refus d’octroyer un brevet pour la demande ‘745. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> La Décision de la Cour fédérale AbbVie a réussi à faire renverser la décision du Commissaire dans son appel devant la Cour fédérale. La juge Kane de la Cour a confirmé que la prohibition des revendications portant sur des méthodes de traitement médical et qui impliquent l’exercice des compétences et du jugement d’un professionnel a été appliquée de façon systématique par les tribunaux en fonction des faits propres à chaque cas. La juge s’est appuyée sur trois décisions en particulier, soit Merck & Co Inc c. Apotex Inc. 3, Merck & Co. Inc. c. Pharmascience Inc. 4, et  Bayer Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company 5, dans lesquelles des revendications similaires à celles contestées dans le cas présent ont été jugées brevetables puisqu’elles n’impliquaient pas les compétences ou le jugement professionnels, et couvraient donc un produit commercial plutôt qu’une méthode de traitement médical. La Cour fédérale a fait remarquer que le Commissaire avait négligé certains faits spécifiques à l’arrêt Janssen, notamment le fait que les revendications rejetées définissaient une gamme posologique à plusieurs variables ainsi qu’un régime de titration nécessitant qu’un professionnel de la santé effectue un suivi du traitement et apporte des ajustements si nécessaire. La juge Kane a donc statué qu’il était injustifié d’appliquer les principes et conclusions de Janssen aux revendications contestées en l’instance. La Cour fédérale a donc établi une distinction entre les situations où les compétences et le jugement d’un professionnel sont requis pour pratiquer la matière revendiquée, notamment lorsque des ajustements de traitement sont requis ; et les situations où aucune compétence et aucun jugement professionnel n’est impliqué, comme dans les revendications en instance qui définissent une posologie fixe.  Pratiques d’examen révisées À la lumière de cette décision de la Cour fédérale, l’Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) a émis des directives d’examen révisées 6 et des exemples de revendications d’utilisations médicales brevetables et non-brevetables 7, confirmant que les revendications définissant des caractéristiques qui ne limitent pas l’exercice des compétences professionnelles ou du jugement d’un médecin, comme par exemple un dosage fixe, un régime posologique fixe, une sous-population particulière de patients ou un site d’administration particulier, constituent de la matière brevetable.   Conclusion Cette décision, ainsi que les directives d’examen révisées, jettent un éclairage sur la brevetabilité des revendications définissant des posologies, et confirment que les revendications d’utilisation médicale qui n’engagent pas les compétences ou le jugement d’un professionnel de la santé, notamment celles spécifiant un dosage et/ou un rythme de prise du médicament fixe(s), sont brevetables selon le droit canadien des brevets. Les Demandeurs de brevets souhaitant obtenir une protection au Canada devraient tenir compte de cet important changement à la pratique canadienne.  AbbVie Biotechnology Ltd. c. Canada (Attorney General), 2014 FC 1251.  2010 FC 1123.  2005 FC 755.  2010 FC 510.  2013 FC 1061.  PN 2015-01, émises le 18 mars 2015.  Exemples d’analyses d’interprétation téléologique de revendications portant sur les utilisations médicales aux fins de l’évaluation d’objets prévus par la Loi, http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03919.html, émis le 31 mars 2015.