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Dans la décision Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. c. Wei Meng, 2022 CF 743 rendue le 18 mai 2022 par l’honorable Angela Furlanetto, la Cour fédérale clarifie ce que peut constituer de la mauvaise foi en matière de marques de commerce. À noter qu’avant cette décision, la jurisprudence canadienne était plutôt prudente sur l’interprétation du concept de mauvaise foi dans le contexte d’une marque de commerce. Contexte Beijing Judian Restaurant Co. Ltd. (le « Demandeur ») demande à la Cour d’invalider l’enregistrement du défendeur Wei Meng (le « Défendeur ») pour la marque de commerce illustrée ci-dessous (la « Marque du Défendeur ») sur la base que cet enregistrement a été obtenu de mauvaise foi et d’ordonner la radiation de cet enregistrement du registre canadien des marques de commerce, le tout suivant le paragraphe 57(1) et l’alinéa 18(1)e) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).   En appui à ses demandes, le Demandeur a produit deux affidavits émanant de ses représentants, lesquels relatent les faits ci-dessous. Le Défendeur n’a pas contre-interrogé le Demandeur sur ces affidavits, n’a produit aucune preuve et n’était pas présent lors de l’audition. Les faits ci-dessous sont donc incontestés. Les faits Depuis 2005, le Demandeur opère une chaîne de restaurants en Chine et emploie en association avec ses restaurants la marque ci-dessous ainsi que chacune des composantes de cette marque, seules ou en combinaison (les « Marques JU DIAN »). Les Marques JU DIAN bénéficient d’une très grande visibilité en Chine. Celles-ci font notamment l’objet de nombreuses publicités faisant la promotion des restaurants du Demandeur et des Marques JU DIAN. Par conséquent, les Marques JU DIAN et la chaîne de restaurants du Demandeur sont très connues dans ce pays. Par ailleurs, en 2011 et 2013 respectivement, le Demandeur débute la promotion de ses restaurants en association avec les Marques JU DIAN sur les plateformes WEIBO et WECHAT dans le but de cibler la population chinoise en Chine et à l’extérieur de la Chine. C’est en 2015 que le Demandeur évalue la possibilité d’amener sa chaîne de restaurants au Canada. Les régions choisies pour l’ouverture des premiers restaurants au Canada sont les régions de Vancouver et de Toronto puisque celles-ci ont une importante population chinoise, laquelle est susceptible de connaître la chaîne de restaurants du Demandeur. En 2018, le Demandeur ouvre un restaurant à Vancouver et à Toronto, puis en 2019, un restaurant à Richmond en Colombie-Britannique. Le Demandeur ne sait toutefois pas que le Défendeur a produit au Canada une demande d’enregistrement pour la Marque du Défendeur quelques mois auparavant, soit le 27 juin 2017, sur la base de l’emploi projeté en association, entre autres, avec des services de restauration. Il appert que dans la même période, le Défendeur a également produit au Canada plusieurs demandes d’enregistrement pour des marques appartenant à d’autres chaînes de restaurants chinoises. En avril 2019, le Défendeur visite le restaurant de Vancouver du Demandeur et l’accuse d’avoir volé sa marque. Il s’ensuit une série de rencontres et d’échanges entre les parties lors desquels le Défendeur exige que le Demandeur lui paie la somme de 1 500 000 $ afin d’employer la Marque du Défendeur sans toutefois en acquérir la propriété, ou encore menace le Demandeur de contacter l’Agence du revenu du Canada si ce dernier ne cesse d’employer cette marque. Le Demandeur refuse de payer quelque somme que ce soit au Défendeur et ne cède pas à ses menaces. Entre-temps, la Marque du Défendeur est enregistrée au Canada. En juin 2019, le Demandeur a connaissance d’une publicité du Défendeur publiée sur un site Internet de Colombie-Britannique. Cette publicité a trait à la vente de l’enregistrement pour la Marque du Défendeur. Le Demandeur contacte donc anonymement le Défendeur afin d’obtenir plus d’information sur l’offre. Le Défendeur lui offre une licence dans la marque au coût de 100 000 $ par an, en justifiant le prix par le fait que cette marque est déjà bien connue en Chine en raison des restaurants du Demandeur. Le Demandeur envoie alors au Défendeur une lettre de mise en demeure exigeant que le Défendeur cesse d’employer sa marque et en abandonne l’enregistrement au Canada. Le Défendeur refuse d’obtempérer. Le Demandeur intente la présente action en invalidation et radiation d’enregistrement. Le droit Bien que l’alinéa 18(1)e) de la Loi prévoie qu’un enregistrement puisse être invalidé si la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi, la Cour fédérale souligne dans sa décision que la Loi ne contient aucune définition de l’expression « mauvaise foi ». Elle poursuit en mentionnant que, comme l’alinéa 18(1)e) de la Loi est relativement nouveau, très peu de jurisprudence canadienne s’est penchée sur ce que pourrait constituer de la mauvaise foi en matière de marques de commerce. Dans sa décision, la Cour fédérale s’inspire donc de diverses sources afin de déterminer si l’enregistrement de la Marque du Défendeur peut être invalidé sur la base de la mauvaise foi. En premier lieu, la Cour considère les commentaires du Parlement canadien rendus dans le contexte de l’adoption des modifications à la Loi voulant que : Les modifications visent notamment à empêcher l’enregistrement d’une marque de commerce dans le seul but de tirer parti du fait d’empêcher d’autres de l’utiliser; Les modifications permettront d’éviter une utilisation abusive du régime des marques de commerce, comme les demandes d’enregistrement faites dans la seule intention de recevoir une rémunération du titulaire légitime de la marque de commerce. En second lieu, la Cour analyse certaines décisions canadiennes rendues antérieurement à l’adoption de l’alinéa 18(1)e) de la Loi en matière de mauvaise foi. Elle note que la jurisprudence canadienne a déjà invalidé des enregistrements de marques sur la base de la mauvaise foi dans le contexte où le requérant a produit une série de demandes d’enregistrement au Canada pour des marques connues. Enfin, la Cour passe en revue des décisions européennes et du Royaume-Uni. Elle conclut que dans ces territoires, produire une demande d’enregistrement pour une marque sans avoir l’intention de l’employer d’une façon commerciale légitime et pour seul objectif d’empêcher un tiers d’entrer dans le marché ou d’interférer avec ses activités peut constituer de la mauvaise foi. Il en est de même lorsque le requérant souhaite enregistrer une marque de commerce à des fins d’extorsion. La Cour analyse ensuite la date pertinente afin d’évaluer le motif de mauvaise foi sous l’alinéa 18(1)e) de Loi. Elle précise que, bien que la date pertinente soit la date à laquelle la demande a été produite, de la preuve postérieure à cette date peut être jugée pertinente si celle-ci aide à clarifier les raisons pour lesquelles la demande aurait été produite. La Cour poursuit en mentionnant que le fardeau de preuve de démontrer la mauvaise foi repose sur les épaules du Demandeur, avec une preuve claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. La Cour précise toutefois que, lorsque les faits ne peuvent être connus que du défendeur, de la preuve circonstancielle et des inférences tirées de faits démontrés peuvent être suffisantes pour établir les motifs au moment de produire une demande d’enregistrement. Les faits démontrent qu’au moment de produire la demande, le Défendeur était au courant des restaurants du Demandeur en Chine et que les Marques JU DIAN avaient acquis une certaine réputation parmi, minimalement, la population chinoise en Colombie-Britannique. La Cour conclut également qu’il est grandement improbable que le Défendeur ait par lui-même créé une marque identique à la marque du Demandeur considérant l’originalité de la marque. Il est donc plus probable que le Défendeur ait voulu enregistrer la même marque parce qu’il savait qu’elle était associée aux restaurants du Demandeur en Chine, le tout dans le but de bénéficier de sa réputation. Toutefois, une certaine nuance est apportée par la Cour : le dépôt d’une demande pour une marque même identique à celle d’un tiers est en soit insuffisant pour en invalider l’enregistrement puisqu’il peut y avoir une base légitime à obtenir un enregistrement pour une marque enregistrée et employée par un tiers ailleurs qu’au Canada lorsque cette marque ne bénéficie d’aucune réputation au Canada.  Ainsi, c’est l’intention « d’abus du régime des marques » ou la mauvaise foi du titulaire de la marque attaquée qui doit être prouvée selon la balance des probabilités. La Cour conclut par contre que la preuve du Demandeur démontre que le Défendeur a enregistré la marque sans base commerciale légitime : Les Marques JU DIAN sont connues au Canada au moins par la population chinoise en Colombie-Britannique; Le Défendeur reconnaît dans ses échanges que les Marques JU DIAN sont associées à la chaîne de restaurants du Demandeur et sont des marques connues; Le Défendeur a produit une demande d’enregistrement au Canada pour la Marque du Défendeur à des fins de soutirer de l’argent en utilisant la réputation associée à la marque; Le Défendeur a produit des demandes d’enregistrement au Canada pour des marques appartenant à des chaînes de restaurants chinoises. La Cour est donc d’avis que les circonstances de l’affaire constituent de la mauvaise foi, mais retient qu’au Royaume-Uni, une inférence de mauvaise foi peut être réfutée lorsqu’une marque connue a été enregistrée par un requérant n’ayant pas de lien avec le titulaire légitime de la marque connue. Toutefois, au Royaume-Uni, lorsque le requérant a obtenu des enregistrements pour plusieurs marques connues, réfuter une telle inférence deviendrait grandement difficile. En l’absence de preuve du Défendeur pour réfuter l’inférence de mauvaise foi générée par la preuve circonstancielle, la Cour conclut que la preuve au dossier démontre l’intention du Défendeur d’utiliser l’enregistrement à des fins d’extorsion. La Cour invalide l’enregistrement pour la Marque du Défendeur et ordonne à ce que cet enregistrement soit radié du registre des marques de commerce. À retenir Il appert de cette décision que l’analyse de la Cour est grandement factuelle et que le fardeau de prouver l’intention du titulaire de la marque attaquée au moment de la demande peut être difficile, surtout en l’absence d’une réputation au Canada de la marque du demandeur étranger.

Le Québec a adopté et promulgué le projet de loi no 96 intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui se veut une réforme majeure de la Charte de la langue française. Voici 10 principales modifications prévues par cette loi qui imposeront des obligations considérables aux entreprises : À compter du 1er juin 2025, les entreprises employant plus de 25 personnes (actuellement, le seuil est de 50 personnes) pendant au moins six mois seront tenues de respecter diverses obligations concernant la « francisation1 ». Les entreprises comptant entre 25 et 99 employés peuvent également se voir contraintes par l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »)2 de former un comité de francisation. De plus, sur demande de l’OQLF, un programme de francisation pourrait devoir être fourni pour examen dans les trois mois. À compter du 1er juin 2025, seules les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français (et pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée ou enregistrée) seront acceptées à titre d’exception au principe général voulant que les marques de commerce doivent être traduites en français. Les marques de commerce non déposées qui ne sont pas en français devront être accompagnées de leur équivalent en français. Sur les produits ainsi que l’étiquetage et l’emballage de ceux-ci, la règle demeure la même, c’est-à-dire que toute inscription doit être rédigée en français. Le texte en français peut être accompagné d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription écrite dans une autre langue ne doit être prédominante par rapport au texte en langue française ni être accessible dans des conditions plus favorables. Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français (pour laquelle aucune version en français n’a été déposée) devront être traduits en français. En outre, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, (i) le français devra figurer de façon nettement prédominante (plutôt que d’être suffisamment présent) et (ii) les marques de commerce qui ne sont pas en français (pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée) se limiteront aux marques de commerce déposées. Depuis le 1er juin 2022, les entreprises qui offrent au public des biens ou des services doivent respecter le droit du consommateur d’être informé et servi en français. Dans les cas de manquements à cette obligation, les clients auront le droit de déposer une plainte auprès de l’OQLF ou de demander une mesure injonctive, sauf si l’entreprise compte moins de 5 employés. En outre, toute personne morale ou entreprise qui fournit des services à l’Administration sera tenue de fournir ces services en français, y compris lorsque les services sont destinés au public. Depuis le 1er juin 2022, sous réserve de certains critères prévus dans le projet de loi, les employeurs sont tenus de rédiger les documents écrits suivants en français : les contrats individuels de travail3, les communications adressées à un travailleur ou à une association de travailleurs, incluant les communications suivant la fin du lien d’emploi avec un employé. En outre, d’autres documents tels que les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation doivent être rendus accessibles en français4. Depuis le 1er juin 2022, les employeurs qui souhaitent exiger que les employés aient un certain niveau de compétence dans une langue autre que le français pour pouvoir accéder à un poste doivent faire la preuve que cette exigence est nécessaire à l’accomplissement des tâches liées au poste, qu’il est impossible de procéder autrement au moyen de ressources internes et qu’ils ont déployé des efforts pour restreindre le plus possible le nombre de postes dans leur entreprise nécessitant la connaissance d’une langue autre que le français. À compter du 1er juin 2023, les parties qui souhaitent conclure, dans une autre langue que le français, un contrat de consommation et, sous réserve de diverses exceptions5, un contrat d’adhésion qui n’est pas un contrat de consommation devront avoir reçu une version en français du contrat avant d’y consentir. Dans le cas contraire, une partie peut exiger que le contrat soit annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice. À compter du 1er juin 2023, il sera interdit à l’Administration6  de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une entreprise qui emploie 25 personnes ou plus et qui ne se conforme pas aux obligations suivantes sur l’utilisation de la langue française, soit : obtenir une attestation d’inscription, transmettre à l’OQLF une analyse de la situation linguistique de l’entreprise en temps utile ou obtenir une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation, selon le cas. À compter du 1er juin 2023, l’ensemble des contrats et des ententes conclus par l’Administration, de même que tous les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d’aide financière devront être rédigés exclusivement en français. À compter du 1er septembre 2022, une traduction en français certifiée devra être jointe aux requêtes et autres actes de procédures rédigés en anglais et émanant d’une entreprise ou d’une personne morale qui est partie à un acte de procédure au Québec, et ce, aux frais de cette dernière. L’application des dispositions imposant cette obligation a cependant été suspendue pour l’instant par la Cour supérieure7. À compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et au Bureau de la publicité foncière, notamment les inscriptions de sûretés, d’actes de vente, de baux et de divers autres droits, devront être faites en français. Veuillez noter que les déclarations de copropriété doivent être déposées au Bureau de la publicité foncière en français depuis le 1er juin 2022. Les avocats de Lavery connaissent les lois linguistiques du Québec et peuvent vous aider à comprendre l’incidence de la Loi n° 96 sur votre entreprise, de même que vous indiquer les mesures qu’il convient de prendre face à ces nouvelles obligations. N’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe Lavery nommé dans le présent article pour obtenir de l’aide. Nous vous invitons à consulter les autres articles concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec : Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96? Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance? La « francisation » désigne un processus établi par la Charte de la langue française pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans les entreprises. L’OQLF est l’organisme de réglementation chargé de faire respecter la Charte de la langue française. L’employé ayant signé un contrat individuel de travail avant le 1er juin 2022 aura jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à son employeur de lui fournir une traduction en français si l’employé le souhaite. Si le contrat individuel de travail est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avant le 1er juin 2024, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire traduire en français à la demande de l’employé. Les employeurs auront jusqu’au 1er juin 2023 pour faire traduire en français les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation si ceux-ci ne sont pas déjà accessibles aux employés en français. Parmi ces exceptions, on trouve les contrats d’emploi, les contrats d’emprunt et les contrats servant dans le cadre de « relations à l’extérieur du Québec ». Il semble y avoir une contradiction dans la loi en ce qui concerne les contrats individuels de travail qui sont des contrats d’adhésion et pour lesquels l’obligation de fournir une traduction française semble néanmoins applicable. L’Administration dans cette loi comprend tout organisme public au sens large du terme. Mitchell c. Québec (Procureur général), 2022 QCCS 2983.

Le 13 mai 2021, le gouvernement québécois déposait le projet de loi 96 visant à modifier la Charte de la langue française(la « Charte ») pour renforcer les dispositions relatives à l’usage du français, notamment en ce qui a trait à la langue du commerce et des affaires. Ce projet de loi a fait l’objet d’un examen détaillé en commission parlementaire et le comité a déposé son rapport le 26 avril dernier. Dans le contexte politique actuel, il est à prévoir que le projet de loi 96 sera adopté au cours des prochains mois. La forme finale du projet de loi et la date d’entrée en vigueur restent à déterminer. Toutefois, nous pouvons déjà prévoir que le délai pour se conformer à ces nouvelles règles sera de trois ans suivant la sanction du projet de loi1. Le projet de loi prévoit de nombreuses modifications à la Charte, y compris des modifications visant les marques de commerce qui bénéficient actuellement d’une exception. En vertu de cette exception, les entreprises peuvent, à l’heure actuelle, employer une marque dans une autre langue que le français au Québec, pourvu que la version française de la marque n’ait pas été enregistrée. Depuis 2019, la présence suffisante du français doit être assurée dans l’affichage public à l’extérieur d’un immeuble, lorsqu’une marque est utilisée dans une autre langue que le français2. En vertu du projet de loi 96, il sera toujours possible d’utiliser une marque de commerce dans une autre langue que le français sur les produits, dans les publications commerciales ainsi que dans l’affichage public et la publicité commerciale au Québec. Cependant, les conditions pour bénéficier de cette exception prévue à la Charte seront modifiées et méritent non seulement qu’on leur porte attention, mais qu’on agisse en conséquence! À commencer par lire ce qui suit. Si vous utilisez une marque de commerce dans une autre langue que le français au Québec ou que vous prévoyez le faire, vous devrez tout d’abord, vous assurer que cette marque est enregistrée3. Vous devrez également revoir votre affichage public, à l’extérieur des locaux, pour vous conformer à la nouvelle exigence de la présence nettement prédominante du français4. Vous devrez enfin réviser vos étiquettes et emballages de produits, si vos marques enregistrées contiennent des termes descriptifs ou génériques dans une autre langue que le français5. Dans un tel cas, vous pourriez devoir modifier vos emballages et étiquettes pour y ajouter une traduction française. Il est à noter que la Charte s’applique aux entreprises ayant un établissement au Québec, mais aussi possiblement aux entreprises situées à l’extérieur du Québec, dans la mesure où leur site web vise à réaliser un acte de commerce sur le territoire québécois. En ce qui concerne les sites web, la pratique actuelle de l’Office québécois de la langue française (« OQLF ») est d’intervenir seulement dans les cas où l’entreprise possède un établissement dans la province de Québec.Si l’entreprise qui communique avec la clientèle québécoise n’y a pas d’établissement, l’OQLF privilégie une approche incitative6. L’avenir nous dira si cette pratique sera maintenue lorsque la Charte sera modifiée. Il ne fait aucun doute que les entreprises étrangères qui feraient l’objet d’une plainte à cet égard auront un délai pour traduire leur site en langue française afin d’éviter les sanctions qui seront plus sévères en vertu des nouvelles règles. Voyons de plus près ce que signifie chacun des changements proposés, dans l’éventualité où le projet de loi serait adopté dans sa forme actuelle. Changement no 1 : présence nettement prédominante du français dans l’affichage public à l’extérieur d’un local Avec le projet de loi 96, l’exigence de la présence suffisante du français est remplacée par le critère de la nette prédominance du français visible de l’extérieur d’un local7. À l’heure actuelle, la nette prédominance du français est évaluée selon les paramètres établis au Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française. Selon ce règlement, le français est considéré comme nettement prédominant si le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que celui rédigé dans une autre langue. Il sera intéressant de voir si ces règles seront maintenues ou si de nouveaux critères seront prévus pour l’application du projet de loi 96. Premier élément à retenir en ce qui a trait à l’exigence de la nette prédominance du français selon le droit actuel: faire abstraction de la marque dans l’impact visuel. L’article 1 du règlement prévoit en effet ce qui suit : « Dans l’appréciation de l’impact visuel, il est fait abstraction d’un patronyme, d’un toponyme, d’une marque de commerce ou d’autres termes dans une langue autre que le français lorsque leur présence est spécifiquement permise dans le cadre d’une exception prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou par sa réglementation. » Dans la mesure où la marque est enregistrée et conformément aux nouvelles règles applicables, il faut donc faire abstraction du champ visuel que la marque occupe pour évaluer si le français est autrement nettement prédominant dans l’affichage public à l’extérieur des locaux. En d’autres mots, aucune modification de votre affichage public ne sera nécessaire dans la mesure où votre enseigne est composée des éléments suivants : (1) une marque (enregistrée) dans une autre langue que le français et (2) des termes génériques ou descriptifs en français. En effet, les seuls éléments affichés dans un tel cas (abstraction faite de la marque) seraient en français. Toutefois, si votre affichage comprend des éléments dans une autre langue que le français, il faudra alors s’assurer que le français est nettement prédominant (c’est-à-dire deux fois plus grand) dans le champ visuel (en excluant l’espace occupé par la marque). La réglementation prévoit différentes présomptions permettant de déterminer si le critère de l’impact visuel beaucoup plus important du français est respecté. Dans le cas d’une même affiche : le texte français sera considéré avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies8: l’espace consacré au texte français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue; les caractères utilisés dans le texte français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans une autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte français. Dans le cas d’affiches distinctes de même dimension :  le texte français sera réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies9: les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français. Dans le cas d’affiches distinctes de dimensions différentes : le texte français sera réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies10: les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l’autre langue; les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l’autre langue; les autres caractéristiques de cet affichage n’ont pas pour effet de réduire l’impact visuel du texte rédigé en français. Il est enfin à noter que le critère de la nette prédominance du français s’appliquera également au nom commercial de l’entreprise, s’il est visible de  l’extérieur d’un local et qu’il comprend une expression tirée d’une autre langue que le français11. Changement no 2 : obligation d’enregistrer la marque employée dans le cadre de l’affichage public et de la publicité commerciale pour éviter la traduction française Pour pouvoir utiliser une marque dans une autre langue que le français, sans traduction, dans un contexte d’affichage public et de publicité commerciale, il faudra dorénavant pouvoir démontrer que les conditions suivantes sont respectées : la marque est enregistrée au Canada; aucune version correspondante en français n’est inscrite au Registre des Marques de Commerce12. Si ces conditions ne sont pas respectées, la marque devra alors être accompagnée d’une traduction française, nettement prédominante. Si vous employez actuellement une marque dans une autre langue que le français et qu’elle n’est pas enregistrée, faites vite car le processus d’enregistrement au Canada peut facilement prendre trois ans!Autrement, vous risquez d’être dans l’obligation de modifier votre affichage public et votre publicité commerciale afin d’ajouter une version française nettement prédominante de la marque. Bien qu’il soit possible de demander l’examen accéléré d’une demande d’enregistrement dans certaines circonstances spéciales (y compris le fait qu’une procédure judiciaire soit attendue), il est loin d’être acquis que l’Office Canadien de la Propriété Intellectuelle acceptera de traiter les demandes de façon accélérée pour des raisons de conformité avec la Charte. Mieux vaut donc ne pas tarder à déposer ses marques pour ne pas s’exposer aux conséquences prévues à loi. En terme pratique, l’affichage public comprend tout message affiché dans un lieu accessible au public, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement, alors que la publicité commerciale est l’expression d’un message commercial, peu importe la forme. Les exemples suivants sont considérés comme un affichage public ou une publicité commerciale : enseignes, affiches, panneaux publicitaires, présentoirs, babillards; véhicules de livraison, sacs promotionnels, chariots, uniformes d’employés; catalogues, brochures, dépliants, annuaires et autres publications de même nature; sites web et médias sociaux. Changement no 3 : obligation d’enregistrer la marque utilisée en liaison avec les produits pour éviter la traduction française Dans sa forme originale, le projet de loi était silencieux sur la question de l’emploi d’une marque sur un produit, ce qui laissait croire que le statu quo continuerait de s’appliquer, c’est-à-dire qu’il serait toujours possible d’utiliser une marque dans une autre langue que le français sur un produit (incluant son emballage ou son étiquette), sans nécessité d’enregistrement. Or, le gouvernement a ajouté une disposition dans le cadre des travaux parlementaires en prévoyant l’obligation d’enregistrer les marques dans une autre langue que le français, pour éviter l’ajout d’une traduction française13. Donc, pas d’exception pour les marques de produits : assurez-vous d’enregistrer votre marque si ce n’est déjà fait. Sinon, vous pourriez être contraints de retirer vos produits du marché et de payer des amendes en vertu du nouveau régime, tel qu’il est décrit ci-après. Changement no 4 : obligation de traduire les termes génériques et descriptifs pour les marques de produits La modification proposée en commission parlementaire telle qu’elle est décrite ci-dessus va beaucoup plus loin que la nécessité d’enregistrer la marque et pourrait avoir une incidence importante pour certaines entreprises, soit l’obligation d’avoir à modifier leurs emballages et étiquettes de produits vendus au Québec. Le nouvel article 51.1 de la Charte, proposé en commission parlementaire, prévoit que si la marque enregistrée (dans une autre langue que le français) contient des termes génériques ou descriptifs, ceux-ci devront être traduits en français, en vertu de l’article 51.1. « 51.1 malgré l'article 51, sur un produit, une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre T-13) peut être, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français lorsqu'aucune version correspondante en français ne se retrouve au registre tenu selon cette loi. Toutefois, si un générique ou un descriptif du produit est compris dans cette marque, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s'y rattache de manière permanente.» (nos soulignés) Une lecture des travaux de la commission permet de mieux comprendre l’objectif visé par cette règle spécifique aux produits : le gouvernement semble vouloir limiter la pratique de certaines entreprises qui enregistrent, à titre de marque, l’étiquette apposée sur un produit composée de la marque principale, mais aussi de plusieurs termes descriptifs ou génériques, qui devraient autrement être traduits pour être conforme à la Charte. L’exemple de la marque SOFTSOAP a notamment été discuté en commission parlementaire. Pour illustrer le propos, nous reproduisons ici deux exemples de marques enregistrées pour les produits SOFTSOAP : Dans l’état actuel du droit, ces marques sont enregistrables en vertu de la Loi sur les Marques de Commerce et elles sont conformes à la Charte.  Le titulaire de ces marques peut donc invoquer l’exception de la « marque reconnue » et vendre ses produits au Québec, sans traduire en langue française les termes descriptifs ou génériques tels que « soothing clean », « aloe vera fresh scent », « refill » et « good for 800 dispenses ».   Selon les discussions en commission parlementaire, la préoccupation du gouvernement ne semble pas dirigée vers les marques principales, en l’occurrence SOFTSOAP, mais plutôt vers l’enregistrement de termes purement descriptifs qui n’ont pas, en soi, la vocation de marque de commerce et qui bénéficient néanmoins de l’exception des marques reconnues dans le régime actuel. La réglementation viendra, nous l’espérons, préciser la portée de cet article 51.1 de la Charte, s’il est adopté, en prévoyant notamment que cette nouvelle exigence ne vise pas la marque principale des produits. Espérons de plus qu’un délai raisonnable sera accordé aux entreprises pour leur permettre de modifier leurs étiquettes et emballages. Changement no 5 : plaintes, pouvoirs et sanctions en cas de violation L’OQLF est responsable d’assurer le respect de la Charte et de ses règlements. Bien qu’elle dispose des pouvoirs pour identifier les violations, elle agit surtout en cas de plaintes du public. Après étude d’une plainte, l’OQLF achemine une lettre officielle si elle juge qu’il y a violation et elle accorde à l’entreprise un délai pour répondre. L’OQLF peut référer le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le dossier n’est pas réglé à sa satisfaction, qui peut à son tour intenter une action devant la Cour du Québec. En cas de condamnation, la cour détermine le montant de l’amende à payer. En pratique, l’OQLF intervient principalement dans les cas de violations en matière d’affichage public et de sites web pour les entreprises ayant un établissement au Québec. Le projet de loi apporte quelques changements au niveau du traitement des plaintes. L’OQLF devra rendre compte au plaignant en l’informant du traitement de sa plainte et des mesures que l’OQLF entend prendre contre l’entreprise visée par la plainte14. L’OQLF bénéficiera par ailleurs de nouveaux pouvoirs à compter de la sanction du projet de loi 9615, notamment : le pouvoir d’émettre des ordonnances en cas de manquement (retrait des produits des tablettes)16; le pouvoir de demander à la Cour supérieure d’émettre une injonction pour le retrait des produits non conformes ou encore le retrait ou la destruction des affiches, des annonces, des panneaux-réclame ou enseignes lumineuses qui contreviennent à la Charte17. Enfin, le montant des amendes à payer en cas de violation est augmenté de la façon suivante18: personnes physiques : 700$ à 7,000$; personnes morales : 3,000$ à 30,000$. Le projet de loi prévoit que le montant des amendes double pour une première récidive et triple pour toute récidive additionnelle19. Le montant s’accroît à chaque jour où l’infraction se poursuit, chaque jour étant considéré comme une infraction distincte20. Conclusions : quoi faire pour se préparer à l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi 96? En pratique, l’exigence d’avoir une marque de commerce enregistrée, plutôt que déposée, posera problème dans l’avenir pour les entreprises voulant utiliser une marque dans une autre langue que le français au Québec, sans traduction française. Les entreprises devront en effet repousser la mise en marché de leurs produits et services au Québec jusqu’à ce que leur marque soit enregistrée, pour être conformes aux nouvelles règles. Rappelons que dans l’état actuel des choses, le processus d’enregistrement d’une marque au Canada peut facilement prendre trois ans. Espérons que le projet de loi sera amendé pour que l’exigence applicable soit le dépôt d’une demande d’enregistrement plutôt que l’enregistrement de la marque. Les entreprises qui utilisent des marques dans une langue autre que le français ont tout avantage à prendre dès maintenant les mesures suivantes :  Dresser la liste des marques employées dans une langue autre que le français (incluant les slogans) et celles faisant l’objet de projets futurs; Consulter un expert en marque de commerce pour établir la meilleure stratégie, incluant effectuer des recherches appropriées pour s’assurer que les marques sont enregistrables; Déposer rapidement des demandes d’enregistrement, compte tenu du long processus d’enregistrement au Canada (c’est-à-dire d’un minimum de trois ans). Une révision des étiquettes et emballages de produits devrait aussi être amorcée pour s’assurer de la conformité avec les nouvelles règles, une fois le projet de loi sanctionné. Enfin, l’affichage public à l’extérieur des locaux devra également faire l’objet d’une révision dans la mesure où une autre langue que le français est utilisé, abstraction faite de la marque de commerce. Une approche proactive vous permettra d’éviter des coûts reliés à l’ajout d’une traduction française dans l’affichage, la publicité et l’étiquetage de vos produits et services et de surcroît, d’éviter des amendes en cas de non-conformité aux nouvelles règles. À vos marques, prêts? Déposez! Projet de loi 96, article 201 paragraphe 5 Règlement sur la langue française du commerce et des affaires, article 25.1 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 42.1 10 questions juridiques sur la Charte de la langue française, Sites Web et comptes de médias sociaux, Question 3 et Question 6; Les médias sociaux et la Charte de la langue française – Guide pratique à l’intention des entreprises, https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/guide-medias-sociaux.pdf, pages 7 et 8 Projet de loi 96, article 47 Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 2  Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 3  Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, article 4 Projet de loi 96, article 48 Projet de loi 96, article 47 Projet de loi 96, article 42.1 Projet de loi 96, article 107 Projet de loi 96, article 201 Projet de loi 96, article 113 (177) Projet de loi 96, article 113 (184) Projet de loi 96, article 114 (205) Projet de loi 96, article 114 (206) Projet de loi 96, article 114 (208)

Dans la dernière portion de cet article en trois parties, nous partageons avec vous les quatre derniers faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 3 de 3 Erreur no 10 :       Présumer que votre invention n’est pas brevetable Les propriétaires d’entreprises commettent souvent l’erreur de croire que leur technologie n’est pas brevetable. Cette croyance s’applique fréquemment aux inventions liées à l’informatique, comme les logiciels. Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction formelle de breveter les logiciels au Canada, de nombreux inventeurs ont l’impression que les logiciels ne sont pas brevetables. Cette impression est probablement due au fait que de nombreuses demandes de brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sont initialement refusées parce que le Bureau des brevets détermine que l’invention en question ne constitue qu’une simple série désincarnée d’étapes mentales et/ou qu’une simple formule mathématique (qui ne sont pas considérées comme des objets brevetables). Il est toutefois important de se souvenir que, bien que certains types d’objets ne soient pas brevetables au Canada (par exemple, les étapes mentales désincarnées et les formules mathématiques, tel qu’il est mentionné ci-dessus), cela ne signifie pas que la technologie comportant de tels objets non brevetables (par exemple, un logiciel d’ordinateur) est complètement dépourvue de brevetabilité. Souvent, cela signifie simplement qu’un autre aspect de la technologie devrait faire l’objet de la demande de brevet. Par exemple, en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, une stratégie pour augmenter la probabilité de brevetabilité consiste à rédiger la demande de brevet de manière à souligner que le matériel informatique est essentiel, ou à rédiger la demande de manière à ce qu’il soit clair que l’invention crée un résultat comprenant des effets ou des changements perceptibles (par exemple, il peut suffire de générer des groupes distincts dans une méthode de classification). Il convient également de noter que de nombreux inventeurs ont l’impression erronée qu’un nouvel élément technologique doit être presque révolutionnaire pour être brevetable. En fait, les améliorations apportées à une technologie existante sont également brevetables, pour autant qu’elles soient suffisamment nouvelles et inventives.   Par conséquent, il est important de s’adresser à un agent de brevets pour déterminer comme il se doit si votre invention peut être brevetée et comment elle peut l’être. Erreur no 11 :       Croire que votre brevet vous donne automatiquement le droit de pratiquer votre invention On croit souvent à tort que les brevets donnent à leur propriétaire le droit d’utiliser et de commercialiser la technologie brevetée sans craindre d’empiéter sur les brevets de tiers. Dans les faits, si les brevets permettent effectivement à leur propriétaire d’exclure les autres de l’utilisation et de la commercialisation de leur technologie brevetée, ils ne constituent pas un bouclier contre une éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Par exemple, si vous obtenez un brevet pour un élément de technologie que vous avez mis au point, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez le droit d’utiliser ou de commercialiser cette technologie. Plus particulièrement, si votre technologie intègre une technologie brevetée appartenant à une autre société, cette dernière peut vous empêcher d’utiliser ou de commercialiser votre propre invention. Il s’agit d’un aspect important de la « protection des brevets » dont tous les entrepreneurs devraient être conscients. Erreur no 12 :       Ne pas vous informer et ne pas former vos employés sur les critères applicables pour être reconnu à titre d’inventeur ou de propriétaire d’une invention De nombreux différends reliés à la propriété intellectuelle peuvent survenir au sein d’une entreprise, dont les plus communs relèvent de croyances erronées : un employé croit qu’il est un inventeur d’une invention, alors qu’il ne l’est pas; un employé croit, qu’en tant qu’inventeur d’une invention, qu’il a nécessairement droit à une contrepartie (monétaire ou autre); que l’invention lui appartient plutôt que d’appartenir à l’entreprise; qu’il est libre d’utiliser l’invention, par exemple en quittant l’entreprise pour ensuite vous livrer concurrence, ou encore : un employeur croit que les résultats précis des travaux d’un chercheur, obtenus dans le cadre d’un emploi précédent, peuvent être utilisés par sa société. Il est facile d’imaginer à quel point ces questions peuvent être épineuses! Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Informez-vous! Également, dès l’embauche, mettez les choses au clair avec vos nouveaux employés sur ces questions et prévoyez par écrit qui détiendra les droits afférents à la propriété intellectuelle mise au point dans le cadre de leur emploi. Une formation succincte avant que de tels problèmes ne surviennent est susceptible de mettre les pendules à l’heure et d’éviter les conflits découlant d’attentes irréalistes. Erreur no 13 :       Ne pas avoir de stratégie de protection de la propriété intellectuelle Après avoir lu cet article en trois parties, nous espérons que vous comprenez mieux l’importance de mettre au point une stratégie visant la propriété intellectuelle de votre entreprise. Bien que de telles stratégies puissent être très compliquées, nous vous proposons trois grandes questions que vous devez prendre en compte en tout temps (et non pas seulement au démarrage de votre entreprise).  Quelle propriété intellectuelle mon entreprise utilise-t-elle? Cette première question vous demande de répertorier quelle propriété intellectuelle votre entreprise utilise. Il s’agit notamment de toute technologie que vous utilisez ou vendez, de tout nom de marque et logos et de toute œuvre que vous utilisez actuellement (par exemple, des logos, des slogans, des mises en page de sites Web, des textes de sites Web, des images, des brochures ou des programmes informatiques). Existe-t-il un risque que je porte atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers? Après avoir répertorié la propriété intellectuelle ci-dessus, vous devriez vous demander si vos activités sont susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Pour obtenir une réponse, vous pourrez devoir procéder comme suit : Retenir les services d’un agent de brevets pour effectuer une recherche sur la liberté d’exploitation de toute technologie que vous prévoyez utiliser. Retenir les services d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour effectuer une recherche et vous fournir un avis sur les marques et les logos que vous utilisez, ainsi que pour négocier et préparer une cession des droits de propriété intellectuelle, le cas échéant. Comment puis-je élargir mon propre portefeuille de propriété intellectuelle? Cette question consiste à déterminer, pour chaque élément de propriété intellectuelle que vous avez répertoriée, s’il peut être protégé et de quelle façon il peut l’être. Pour ce faire, vous pouvez vous poser les questions supplémentaires suivantes : La technologie que j’utilise ou que je commercialise mérite-t-elle d’être protégée? Dans l’affirmative, dois-je déposer une demande de brevet ou conserver la technologie en tant que secret commercial? Dans quels pays dois-je protéger ma propriété intellectuelle? Certains des noms de marque ou des logos de mon entreprise méritent-ils d’être protégés par le dépôt d’une demande de marque de commerce? L’important n’est pas nécessairement de protéger chaque élément de propriété intellectuelle que possède votre entreprise; ce qui importe vraiment, c’est que vous ayez correctement évalué la propriété intellectuelle de votre entreprise et que vous ayez élaboré une stratégie efficace adaptée à votre activité. Afin d’optimiser le portefeuille de propriété intellectuelle de votre entreprise, nous vous recommandons bien entendu de vous adresser à votre professionnel de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’un agent de brevets, d’un agent de marques ou d’un avocat. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery sera heureuse de vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions concernant ce qui précède ou toute autre question liée à la propriété intellectuelle. Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à notre programme dédié aux entreprises en démarrage Programme Lavery GO inc.? Ce programme vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour démarrer votre entreprise du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 2

Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 2 de 3 : Faux pas concernant les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les secrets de commerce Faux-pas #6 : Lancer votre produit sur le marché sans avoir vérifié la disponibilité de sa marque de commerce Le choix d’une marque peut être un processus long et couteux. On s’attarde parfois aux qualités attrayantes de la marque pour en oublier qu’elle a la fonction première de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres. Pour bien remplir cette fonction, la marque ne doit pas prêter à confusion avec d’autres marques, noms commerciaux et noms de domaine. Afin d’éviter un conflit avec des droits existants, une recherche de disponibilité doit être effectuée en amont de son adoption et du lancement d’un nouveau produit, service ou entreprise. De plus, la marque pourrait ne pas être enregistrable si elle ne possède pas les qualités intrinsèques nécessaires et elle pourrait ne pas pouvoir être employée, car en conflit avec les droits de tiers. Une recherche permettra de faire le point sur ces deux aspects et, si nécessaire, une autre marque que celle convoitée devra être adoptée. La recherche de marque préalable à son adoption aurait l’heur d’éviter de devoir modifier la marque alors que les ventes auront débuté ou le développement du marketing des produits ou services aura déjà été amorcé. S’il faut refaire une campagne publicitaire, modifier la documentation, le site web, les emballages, créer une nouvelle communication afin que le goodwill bâti autour de la marque initiale ne soit pas perdue et que le goodwill transitionne vers la marque de rechange, il en coûtera cher, du temps sera investi à la réalisation de cette tâche qui aurait pu être investi ailleurs et l’opération ne sera pas sans risque de perte réputationnelle ou de goodwill. Faux-pas #7 : Ne pas faire signer de cession de droit d’auteur au concepteur de vos logiciels ou au dessinateur d’une marque figurative ou d’œuvres qui se retrouvent sur votre site Internet Plusieurs pensent qu’un droit d’auteur est un droit destiné à protéger une œuvre ayant des qualités artistiques poussées. Cette prémisse est erronée. Dans la mesure où un écrit, un dessin, un graphisme ou un programme d’ordinateur est une création non issue de la copie d’une œuvre existante et non banale puisqu’elle aura requis un certain effort, elle constitue une “œuvre” et est automatiquement protégée par droit d’auteur. En règle générale, c’est l’auteur le premier propriétaire du droit d’auteur au Canada et ce n’est donc pas parce qu’il y a eu rémunération pour la réalisation de l’œuvre que le droit d’auteur a été transféré pour autant. Pour avoir la certitude de bien détenir le droit d’auteur, le propriétaire d’une entreprise en démarrage demandera à l'artiste ou à l’auteur de signer un écrit prévoyant le transfert du droit d’auteur, assurant ainsi à l’entreprise la possibilité de publier l’œuvre à sa guise et de l’utiliser comme elle l’entend. Il ne faudra pas oublier de faire signer par l’auteur de l’œuvre une renonciation aux droits moraux ou de prévoir les modalités qui s’appliqueront relativement à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Si ces étapes sont omises, vous serez limité dans l’utilisation de ces œuvres et celles-ci ne feront pas partie de vos actifs et n’augmenteront donc pas la valeur de vos avoirs. De plus, vous serez tributaire du consentement du détenteur des droits pour agir en contrefaçon, le cas échéant. Faux-pas #8 : Ne pas faire signer d’engagement de confidentialité par vos employés, vos dirigeants et vos contractants (avant de débuter une relation d’affaires) Le plus tôt, le mieux! Votre entreprise doit en effet voir à faire signer un engagement à préserver le caractère confidentiel de ses informations par tous ceux avec qui elle fait affaire pour la réalisation de travaux significatifs pour son développement et ses employés. La liste des informations est illimitée et comporte minimalement les informations relatives à la R&D, la liste des études de marché, les prototypes réalisés, les négociations en cours, les recherches en marketing de tout type, la liste des clients ciblés. Idéalement, dans une relation employeur-employé, lors du départ d’un employé ou dirigeant, l’entreprise aura pris soin de réitérer les engagements de confidentialité qui continueront de s’appliquer malgré la fin de la relation. Tout ceci permet de diminuer les risques qu’un employé ou partenaire ne partage publiquement ou n’utilise indépendamment vos informations stratégiques aux dépens de votre entreprise. Faux-pas #9 : Ne pas protéger des formes et ornementations de vos produits originaux dans les délais Plusieurs méconnaissent les vertus de la protection de la forme, du façonnement et de l’ornementation d’un objet par le biais de la Loi sur les dessins industriels ou en apprennent l’existence trop tard. Cette protection comporte deux exigences d’importance au Canada : le dessin industriel ne doit pas avoir été publié plus d’un an avant la date de la production d’une demande d’enregistrement et cette protection doit être acquise par enregistrement pour exister. Cette protection est plus efficace que plusieurs le croient et est donc un outil que vous ne devriez pas écarter. À titre d’indice, une vérification du registre des dessins industriels vous informera du nombre de dessins industriels obtenus par les entreprises GAFA. Certains dessins industriels ont d’ailleurs fait l’objet de contestations épiques dont une ayant opposé Apple et Samsung sur la forme des tablettes. Apple Inc. utilise cette protection afin de contrer la présence sur le marché de produits concurrents qui sont des copies du design de ses produits. À titre d’exemple, la forme des écouteurs suivants a été protégée en 2021 alors que la forme du téléphone suivant a été protégée à la fin de 2020 au Canada. Pour le détail relatif à la protection de chacun de ces objets, voir « Enregistrement 190073 » et « Enregistrement 188401 ». Conclusion L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery serait heureuse de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce qui précède ou sur d'autres enjeux liés à la PI. Jetez un coup d'oeil sur le programme de startup GO inc. Il a pour objectif de vous procurer les outils juridiques dont vous avez besoin comme entrepreneur pour lancer votre entreprise dans les meilleures conditions! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 3

Bonne nouvelle de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada! L’OPIC prend des mesures pour permettre l’examen accéléré de demandes de marques dans les cas suivants : Procédure judiciaire prévue ou en cours au Canada, Combat contre la contrefaçon à la frontière canadienne, Protection des droits de propriété intellectuelle afin d’éviter de subir de graves désavantages sur le marché en ligne, Maintien de la revendication de priorité dans un délai donné et en réponse à une demande d’un bureau des marques étrangers. Toutes les demandes doivent être faites par voie d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Il n’y a aucuns frais. Si la demande est acceptée, elle sera examinée dans les plus brefs délais. Sinon, les raisons du refus seront fournies. Il est important de noter que si l’examen est accéléré, cet avantage pourrait être perdu si la requérante demande une prolongation de délai ou manque un délai.

Une entreprise œuvrant dans l’industrie du jeu vidéo qui désire réaliser une valorisation maximale des jeux qu’elle commercialise doit se poser les questions suivantes quant à la protection de ses actifs de propriété intellectuelle (« PI ») : Est-ce que l’entreprise détient tous les droits de PI sur le jeu ? Quelle protection de PI s’applique et où protéger la PI? La détention des droits de PI par une entreprise de jeux vidéo est abordée dans l’article Studios et concepteurs, êtes-vous sûr de détenir la propriété intellectuelle sur vos jeux vidéo? Examinons les protections applicables en matière de jeux vidéo : les marques de commerce, les droits d’auteur, et parfois les brevets. Marques de commerce Tout jeu vidéo est identifié par une marque de commerce. Les marques ont le pouvoir d’évoquer une expérience de jeu unique et captivante. Il suffit de penser aux célèbres Call of Duty, Fortnite, Minecraft, Assassin’s Creed ou aux classiques Super Mario, Pokemon et Pacman, pour les plus nostalgiques. Il va sans dire que la marque associée à un jeu est un actif important qui devrait sans équivoque être protégé, tant à l’égard du jeu qu’à celui des produits dérivés qui peuvent en naitre. Une approche proactive en matière de protection internationale est de mise dans ce marché sans frontière, où un jeu peut connaître un succès commercial mondial dès son lancement, pour éviter que des contrefacteurs prennent une longueur d’avance. Toutefois, avant de lancer un jeu sur le marché, il est primordial d’effectuer des recherches pour s’assurer que la marque ne crée pas de conflit avec d’autres marques existantes et qu’elle peut librement être exploitée. Cet exercice devrait être effectué le plus tôt possible dans le cadre du processus créatif puisque la marque joue un rôle dominant dans le contexte du positionnement et de la promotion du produit. Il est à noter que d’autres éléments liés au jeu peuvent être protégés par des marques de commerce. On peut penser à un son ou une séquence de sons qui seraient associés au démarrage d’une console ou d’un jeu. Les noms et représentations graphiques de personnages du jeu pourraient également faire l’objet d’une protection, notamment en vue de la commercialisation des produits dérivés.   Bref, la marque de commerce est un élément de valorisation important pour toute entreprise œuvrant dans le domaine des jeux vidéo. Une stratégie de protection bien orchestrée permet de minimiser les risques de conflits et de bâtir une marque forte pour défendre ses parts de marché. Droits d’auteur Un jeu vidéo est un amalgame d’œuvres littéraires, artistiques et musicales protégé par droits d’auteur, incluant le code informatique sous-jacent à l’architecture du jeu. La protection offerte par la Loi sur le droit d’auteur (« LDA ») nait dès que l’œuvre est créée, sans obligation d’obtenir un enregistrement. Cette protection s’étend aux 176 pays membres de la Convention de Berne. Bien que la protection d’une œuvre par le droit d’auteur soit automatique, il est possible pour le titulaire du droit d’auteur d’enregistrer à tout moment son droit auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC »). L’enregistrement facilite notamment la preuve de titularité du droit en cas de litige puisqu’elle crée une présomption selon laquelle la personne inscrite au registre est la propriétaire du droit d’auteur. La protection accordée au titulaire d’un jeu vidéo par le droit d’auteur s’applique à l’intégralité du jeu, de même qu’à ses diverses composantes. Toute violation de ces droits par un tiers peut donner lieu à une poursuite pour violation de droit d’auteur, si l’œuvre (ou une partie substantielle de celle-ci) est copiée, à moins de pouvoir invoquer un moyen de défense telle que l’utilisation équitable. À ce chapitre, notons l’utilisation pour fins de recherche, d’étude privée, d’éducation, de parodie ou encore l’utilisation pour des fins de critique, de communication de nouvelles ou de compte-rendu sur le jeu. La diffusion de jeu en ligne : contrefaçon de droit d’auteur? Depuis quelques années, le phénomène du jeu en ligne, dans le cadre duquel les joueurs de jeux vidéo se filment ou enregistrent leur écran d’ordinateur à des fins de diffusion sur des plateformes comme YouTube et Twitch («live streaming ») afin de montrer leurs personnages, stratégies, et tactiques pour réussir certains niveaux d’un jeu, prend énormément d’ampleur. Certains joueurs de jeux vidéo en ligne, qui en font leur principal gagne-pain, ont atteint un statut de célébrité et sont suivis par des milliers d’internautes. Cette diffusion du jeu, sans autorisation, contrevient-elle au droit d’auteur? Les tribunaux canadiens n’ont pas, à ce jour, eu l’occasion de se pencher sur cette question précise et il sera intéressant de voir si une telle activité est considérée comme une violation du droit d’auteur en raison des termes de l’article 3(1)(f) de la loi qui protège la communication d’une œuvre au public par télécommunication. Confrontés à ce phénomène, certains éditeurs acceptent la situation car le vote de confiance d’un tel joueur peut propulser les ventes du jeu. D’autres contestent le fait que ces joueurs réalisent des profits par l’intermédiaire du jeu vidéo sans que le titulaire de droit d’auteur ne reçoive aucune compensation. Les entreprises œuvrant dans le domaine du jeu vidéo semblent plus préoccupées par les téléchargements illégaux et la contrefaçon de leur jeu que le « live streaming » ce qui explique sans doute le fait que les tribunaux n’aient pas eu l’occasion de se pencher sur cette question à ce jour. Brevets Les brevets protègent les aspects fonctionnels d’une invention. L’obtention d’un brevet, régie par l’OPIC, permet à son propriétaire d’empêcher toute autre personne de fabriquer, de commercialiser ou utiliser l’innovation brevetée à compter de l’obtention du brevet. Trois aspects sont considérés par l’OPIC pour la délivrance d’un brevet1 : La nouveauté : l’invention doit être différente, ou présenter un aspect nouveau par rapport à tout ce qui a été fait auparavant, partout dans le monde; L’utilité : l’invention doit être fonctionnelle. Elle doit avoir une application pratique et générer un résultat économique; L’inventivité : l’existence de l’invention ne doit pas avoir été évidente aux yeux d’une personne initiée au domaine d’expertise de l’inventeur; Au Canada, il n’est pas permis de breveter une idée abstraite, mais il serait possible de breveter la matérialisation de cette idée, lorsque celle-ci respecte les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité. Les brevets canadiens dans le secteur du jeu vidéo Les brevets obtenus dans le secteur du jeu vidéo touchent principalement des consoles, manettes, casques et autres accessoires physiques de jeu. Le désir d’innover des acteurs de l’industrie du jeu vidéo peut mener à la mise au point d’inventions tant ludiques qu’utilitaires. En 2012, la société Nike a breveté une invention permettant d’encourager l’activité physique des joueurs de jeu vidéo2. Ce brevet décrit un dispositif placé dans la chaussure du joueur lorsqu’il fait de l’activité physique, le dispositif étant ensuite relié au jeu vidéo. L’énergie dépensée par le joueur équivaut à l’énergie dont bénéficie le personnage virtuel. Une fois l’énergie du personnage épuisée, le joueur doit de nouveau faire de l’activité physique. La mécanique de jeu : matière brevetable? Certains aspects d’un jeu vidéo sont moins aisément brevetables, notamment la mécanique de jeu, qui est un élément distinctif aux yeux des joueurs lorsque vient le temps de choisir un jeu vidéo. La mécanique de jeu consiste en l’expérience virtuelle d’un jeu vidéo : le déplacement des personnages, l’interaction du jeu avec le joueur, la manière par laquelle le joueur franchit les étapes du jeu, etc. Une mécanique de jeu unique et bien au point peut constituer un grand atout pour un développeur qui désire mettre en marché de nouvelles versions d’un jeu. Les joueurs reviendront pour se replonger dans un jeu présentant une expérience unique. Ainsi, il serait intéressant pour un éditeur de breveter cette expérience. La mécanique de jeu étant mise au point au moyen d’un code informatique, on pourrait penser que même en respectant les critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité, ce type d’invention ne serait pas matérialisée, et, partant, non susceptible de faire l’objet d’un brevet. En effet, pour être brevetable, au-delà du code informatique, la mécanique de jeu doit comporter une composante physique. Pensons à un brevet décrivant un jeu vidéo où l’onde cardiaque d’un joueur est intégrée au jeu3, ce qui constitue une bonne illustration de matérialisation puisqu’une telle transposition des signes vitaux d’un joueur se fait matériellement par l’intermédiaire d’un moniteur cardiaque porté par le joueur et relié au jeu. Tous ces aspects étant décrits dans l’invention, ce type de mécanique de jeu inventive a été considérée brevetable. Aux États-Unis, les critères de brevetabilité sont semblables à ceux applicables au Canada, de sorte que la mécanique de jeu en tant que conception abstraite devrait être liée à un aspect « matériel » pour pouvoir être brevetée.   Conclusion Une stratégie de protection de la PI en amont du lancement d’un jeu vidéo permet de prévenir les conflits, d’augmenter la valeur des actifs et de se positionner en force sur le marché pour en tirer le maximum de profits. « Le guide des brevets », Office de la propriété intellectuelle du Canada, Gouvernement du Canada, 2020-02-24, [En ligne]. Brevet no 2,596,041, délivré le 9 février 2006. Brevet no 2,208,932, délivré le 26 juin 1997.

Au Canada, comme ailleurs dans le monde, les détenteurs de propriété intellectuelle ont tenté à de nombreuses reprises de contrôler leurs chaînes de distributions à l’aide du droit des marques de commerce, du droit d’auteur ou encore de contrats d’exclusivités, et ce, sans trop de succès. Or, la Cour d’appel du Québec a récemment condamné Costco Wholesale Canada Ltd. pour faute d’interférence contractuelle dans Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd.1 (ci-après l’« arrêt Costco ») dans un contexte de marché gris aussi appelé Grey Marketing. Cet arrêt remet en cause une longue série de décisions relativement à la légalité du marché gris et au principe de libre concurrence bien établi en droit québécois2. Le marché gris est défini comme suit : « [traduction] des biens qui sont importés contrairement à la volonté du titulaire du droit d’auteur ou d’un importateur autorisé dans un territoire donné. Il renvoie aux biens qui, en règle générale, sont mis en marché de façon légitime dans le marché étranger, mais dont la présence sur le marché local est assombrie par des allégations de violation. C’est pour cette raison que le marché porte le nom de “marché gris” par opposition au marché noir, au sein duquel il y a violation du droit d’auteur, et au marché blanc, où il n’y a aucune violation du droit d’auteur »1. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment confirmé que le marché gris est une manière légale d’acheter des produits de marque à l’étranger et de les revendre en concurrence à un distributeur local du manufacturier étranger3. Dans l’arrêt Costco, Simms Sigal & Co. Ltd. (« Simms ») importe et distribue des vêtements haut de gamme à des détaillants au Canada. En 2006, Simms conclut une entente de distribution exclusive avec Rock & Republic Enterprise inc. (« R & R ») pour la distribution de la ligne de denim, des vêtements prêt-à-porter et des accessoires R & R. Les jeans R & R sont alors un produit haut de gamme, très en demande, dont la paire se détaille entre 250 $ et 325 $. En novembre 2009, Costco Wholesale Canada Ltd. (« Costco ») est approchée par un distributeur qui lui propose de lui vendre des jeans R & R à très bas prix. La preuve démontre que R & R savait que les jeans étaient ultimement destinés au marché canadien. R & R vendait à un premier distributeur qui revendait à un second distributeur qui finalement vendait à Costco. Ainsi Costco achète les jeans de R & R via deux intermédiaires et les offres à sa clientèle pour 98,99 $. Simms envoie une mise en demeure afin que Costco cesse de vendre les jeans R & R alléguant qu’elle est la distributrice exclusive et que les jeans vendus sont des contrefaçons. Après vérification auprès de son distributeur, Costco reçoit une lettre de R & R qui confirme qu’il s’agit bien de produits authentiques. De plus, le distributeur indique que R & R « are already dealing with the mad distributor » et « please do not release this letter to the distributor »4. Forte de ces lettres, Costco répond à Simms qu’il s’agit de biens authentiques achetés sur le marché gris et qu’elle est en droit de les revendre au Canada. En juillet 2010, Simms fait parvenir une seconde mise en demeure et réitère qu’elle détient les droits exclusifs de distribution des jeans R & R au Canada. Simms prend action contre R & R et Costco, mais R & R fait faillite. En première instance5, le juge de la Cour supérieure retient la responsabilité de Costco pour les dommages causés à Simms dès novembre 2009, donc suite à la réception de la première mise en demeure. Selon le juge, Costco aurait choisi d’ignorer l’existence du contrat d’exclusivité entre Simms et R & R, se campant dans une position d’aveuglement volontaire, alors qu’elle aurait dû inférer du comportement de son distributeur suffisamment d’indices démontrant à la fois l’existence du contrat de distribution exclusif et sa violation par R & R. Costco est condamnée à payer la somme de 361,005.44 $ à titre de dommages à Simms. Costco est aussi condamnée à payer des dommages punitifs exemplaires de 500 000,00 $ en conséquence de la gravité de sa faute d’interférence contractuelle et des effets sur la réputation de Simms sur le marché canadien. La Cour d’appel du Québec a maintenu la décision de la Cour supérieure et conclu à la responsabilité de Costco. L’interférence contractuelle et la notion de faute En droit civil québécois, selon le principe de l’effet relatif des contrats, les obligations et les engagements qui y sont prévus ne peuvent lier que les personnes qui ont consenti au contrat. La faute d’interférence contractuelle est une exception à ce principe. En 1975, dans l’arrêt Trudel c. Clairol6 qui traitait d’une forme de marché gris, la Cour suprême du Canada définit la faute d’interférence contractuelle comme étant une « faute contre l’honnêteté de s’associer sciemment à la violation d’un contrat »7. Plus simplement, pour qu’il y ait ouverture au recours d’interférence contractuelle, le demandeur doit démontrer : « l’existence du contrat et la validité des obligations contractuelles auxquelles le tiers aurait contrevenu; »8 « les éléments constitutifs de la faute du tiers sont : la connaissance par le tiers des droits contractuels; l’incitation ou la participation à la violation des obligations contractuelles; et la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d’autrui.&nbsp »9 La Cour d’appel précise dans l’arrêt Costco que, pour retenir la faute du tiers, il n’est pas nécessaire « que celui-ci ait reçu une copie du contrat, ni même qu’il ait lu la clause d’exclusivité. »10 L’analyse de la connaissance qu’a le tiers du contrat est contextuelle11. À cet effet, la Cour d’appel confirme que la mise en demeure de novembre 2009 n’était pas ambiguë puisque l’affirmation de Simms voulant qu’elle soit la distributrice exclusive de R & R était « claire et ne nécessitait aucune interprétation »12. De plus, Costco n’a pas agi en personne prudente et diligente et a fait preuve d’aveuglement volontaire en poursuivant la vente des jeans R & R alors que la lettre de confirmation de R & R quant à ses droits n’était pas signée et qu’elle prédatait la demande de confirmation. Ces faits jumelés à la mise en demeure auraient dû être suffisants pour conclure à la violation du contrat13. Même si la Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’impose pas un fardeau additionnel au tiers de bonne foi de s’informer14, l’ajout de la notion « d’aveuglement volontaire » rend la situation éminemment subjective. En effet le juge de la Cour supérieure écrit : [186] Costco relies on the fact that they were dealing with a trusted intermediary. Costco has filed no evidence that it was ever advised that, in fact, R & R had “resolved promptly” the matter with Simms. Accordingly, there was no reason for Costco to believe it could ignore the cease and desist letters. [187] Costco allowed itself to limit its focus to the issue of authenticity of the Product despite being put on notice by Simms that the up-front issue with Simms was the EDA (Exclusive Distribution Agreement). If Costco was not prepared to deal directly with Simms to resolve the issue, it needed to have the issue of the EDA asked and answered by R & R. Costco failed to do either. [188] […] Ms. Janek on behalf of Costco was at fault in not seeking: (a) some confirmation emanating from R & R that they knew the goods were being sold in Canada by Costco and (b) that there was no Simms EDA that would prevent such sales. […] 15 [nos soulignements] La Cour d’appel semble approuver le raisonnement du juge de première instance. Faisant écho à l’analyse de la Cour supérieure citée ci-dessus, elle explique : [61] Non seulement Costco n’obtient pas les confirmations requises par Mme Janek, mais elle choisit d’ignorer les informations qui lui sont communiquées et qui lui indiquent que Simms est la distributrice exclusive au Canada des produits R & R […]16 S’il n’y a pas d’obligation de s’informer, ce qui est reproché à Costco c’est d’avoir demandé une confirmation du distributeur et de R & R à l’effet que les biens étaient authentiques et qu’ils pouvaient être vendus au Canada, mais que les réponses obtenues étaient douteuses.    Est-ce que la décision aurait été différente si Costco avait uniquement demandé à R & R de confirmer que les biens vendus étaient authentiques et à son distributeur qu’il n’était pas lié par une obligation contractuelle de ne pas vendre au Canada ?  Si la réponse est oui, les conclusions de la Cour d’appel nous semblent peu logiques en pratique. En effet, si comme l’affirme la Cour d’appel il n’y a pas d’obligation de s’informer, l’erreur de Costco était de s’être informée un peu trop et donc, il aurait été préférable de poser le moins de questions possible.  Si en revanche il existe une forme d’obligation minimale d’information, qu’aurait dû faire Costco? Le juge de la Cour supérieure a conclu sur la base des faits qui ont été prouvés au procès que Costco aurait dû obtenir une lettre signée du titulaire des marques de commerce en cause qui confirme ou nie les droits exclusifs de Simms. La Cour d’appel semble approuver et ajoute : [66] Il n’est pas ici question d’ambiguïté ou d’interprétation de l’exclusivité conférée à Simms qui n’auraient pas permis à Costco d’en comprendre la portée ou l’étendue, mais seulement de la connaissance qu’avait Costco de son existence. […]17 Ainsi, l’Arrêt Costco semble créer une obligation d’information qui doit être accomplie pour éviter une faute d’interférence contractuelle. L’ampleur de cette obligation demeure cependant vague. La libre concurrence et le marché gris Si les obligations de s’informer sont interprétées de manière large, il serait possible pour un titulaire de droit de propriété intellectuelle d’organiser son réseau de distribution de sorte qu’il serait difficile pour un tiers de prétendre ne pas être au courant des limitations contractuelles d’exclusivité sur un territoire donné. En première instance, Costco alléguait que les jeans R & R qu’elle revendait à bas prix avaient été acquis légitimement sur le marché gris et qu’elle pouvait les revendre. En matière de marché gris, la Cour suprême a notamment avancé, dans l’arrêt Consumers Distributing Co. c. Seiko18, que de « reconnaître implicitement à un individu qui vend un produit le droit d’imposer des restrictions à la vente, par une autre personne, de bien meubles identiques légitimement acquis » serait un « coup porté à la théorie relative aux restrictions à la liberté du commerce et au concept de la libre concurrence »19. Dans le cas qui nous occupe, la Cour supérieure a déterminé que Costco ne pouvait pas s’exonérer en alléguant son droit d’acheter et de revendre des biens en provenance du marché gris puisque le contrat entre R & R et Simms est un fait juridique qui lui est opposable20. Les faits particuliers de cette affaire ont-ils joué tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel ? Sûrement, mais dès lors qu’un contrat est un fait juridique opposable aux tiers, que ce tiers a une forme d’obligation de s’informer sur ce fait juridique et qu’on ne saurait faire preuve d’aveuglement volontaire, la combinaison de ces décisions semble donner un poids plus important au respect des contrats qu’au principe de libre concurrence21. S’agit-il d’une particularité du droit civil au Québec par rapport à la common law? Jusqu’où l’obligation de s’informer va-t-elle à la suite de l’envoi d’une mise en demeure et quel degré d’ambiguïté est nécessaire afin de prétendre que l’on n’a pas une connaissance des obligations contractuelles? Ce sont là autant de nuances grises qui seront vraisemblablement explorées dans les prochaines années. 2020 QCCA 1331. La libre concurrence est un principe bien établi en droit civil. Dans son arrêt Excelsior (L’), compagnie d’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d’assurance vie, la Cour d’appel reconnaissait la liberté de concurrence comme « principe fondamental de l’organisation des activités économiques […], sous réserve de son encadrement législatif ou réglementaire ». Ainsi, la concurrence a de particulier qu’elle peut causer préjudice à autrui et être volontaire sans constituer une faute. La concurrence constituera une faute seulement si elle est illicite ou déloyale, présentant des procédés malhonnêtes. Excelsior (L’), compagnie d’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d’assurance vie, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.), p. 30. Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc., 2005 FCA 427, paragr. 2 Mars Canada Inc. v. Bemco Cash & Carry Inc., 2016 ONSC 7201, par. 7?; conf. 2018 ONCA 239. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1,par. 18. Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., 2017 QCCS 5058. [1975] 2 RCS 236. Id., p. 241. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 51. Id., par. 50. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 57. Id. Id., par. 58. Id., par. 64?; Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 6, par. 181 à 183. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 64. Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 6, par. 186 à 188. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 61. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 66. 1984 1 CSC 583. Id., p. 584. Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 6, par. 94 et 214. Excelsior (L’), compagnie d’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d’assurance vie, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.), p. 30.

Le site Internet constitue un outil puissant pour faire commerce, étant un canal de distribution avec un rayonnement mondial. En ces temps de pandémie, son rôle devient même névralgique. Un site Internet est un ensemble de pages accessibles à partir d’une adresse hébergée sur un serveur par le biais du réseau mondial Internet ou d’un intranet. Un site Internet est un amalgame de divers éléments protégés en droit de propriété intellectuelle. Nous nous attardons aux suivants : Le droit d'auteur Il protège toute création originale (c.-à-d., la création intellectuelle propre à son auteur) dans la mesure où elle comporte l’exercice du talent et du jugement. Il s’agit d’un droit exclusif qui permet à son détenteur de produire ou de reproduire la création sous une forme matérielle quelconque, de l’exécuter, de la représenter, de la publier et d’exercer d’autres droits exclusifs. Relativement à un site Internet, on pense aux créations suivantes : page-écran, aspect graphique, animation, textes, images fixes et animées, sons, bases de données (recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants), logiciels relatifs, par exemple, à la création, au fonctionnement, à la diffusion du site, programme d’ordinateur, photographies, dessins animés, vidéos. Qui détient le droit d’auteur? Le droit d’auteur est la propriété de l’auteur, à moins que celui-ci (i) n’ait cédé son droit ou (ii) ne soit l’employé d’une entreprise et que l’œuvre ait été créée dans le cadre de son emploi, auquel cas le droit appartient à l’employeur. Il convient d’identifier les différents détenteurs des droits d’auteur relativement aux œuvres apparaissant sur le site Internet. Si une entreprise demande à une firme externe de créer un site Internet, l’entreprise ne sera pas d'emblée titulaire des droits d’auteur sur le site Internet. Lorsqu’une firme externe conçoit le site, elle prendra généralement la précaution de prévoir au contrat qu’elle retient les droits d’auteur. Il est souvent prévu que la cession des droits de propriété intellectuelle au bénéfice de la cliente qui a mandaté la réalisation du site interviendra après parfait paiement du prix. Ceci pose une difficulté lorsque le fournisseur du site Internet n’en termine pas la création ou qu’un différend survient en cours de mandat. Les banques de photos Généralement les sites qui offrent des photographies ne cèdent pas les droits d’auteur dans les photographies. Ils accordent une licence d’emploi (un droit d’usage) et ce, pour une durée limitée et à une fin particulière. Il faut donc bien lire les conditions des licences. Cession des droits Une cession doit obligatoirement être écrite pour transférer les droits d’auteur à l’entreprise qui a commandé la réalisation du site Internet. Droits moraux Les droits moraux permettent à l’auteur ou à l’artiste interprète (même s’il n’est pas titulaire du droit d’auteur) : de revendiquer la création de l’œuvre; de revendiquer le respect de l’intégrité de l’œuvre (de prémunir l’œuvre contre la déformation, la mutilation ou la modification, ou d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste interprète ou d’associer l’œuvre à un produit ou à un service sans son accord). Protection dans quel territoire? Comme le Canada est signataire de la convention de Berne, le droit d'auteur détenu par un ressortissant canadien (société constituée au Canada, citoyen canadien…) est reconnu dans d’autres pays du monde, sans qu’il y ait nécessité d’enregistrer son droit d’auteur dans ces autres pays. Au Canada, l’enregistrement de droit d’auteur n’est pas obligatoire, mais procure des présomptions de droit qu’il est judicieux d’obtenir minimalement pour les œuvres d’importance pour l’entreprise, afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon. La contrefaçon est la reproduction totale ou d’une partie importante d’une œuvre protégée sans autorisation. Autant le contenu d’un exploitant ne peut être copié sans autorisation, autant l’exploitant de site Internet devra s’assurer qu’il n’importe pas et ne publie pas sur son site des œuvres protégées par droit d’auteur sans en avoir au préalable obtenu la permission. Le nom de domaine Certains noms de domaine sont protégés par le droit des marques, certains ne le sont pas. Cela dépend de la nature du nom de domaine et de l’exploitation qui en est faite. Le simple enregistrement d’un nom de domaine ne crée pas un droit susceptible d’interdire l’emploi d’un nom de domaine conflictuel ou d’une marque conflictuelle. L’utilisation d’un nom de domaine distinctif pourrait conférer à son titulaire le droit de s’opposer à l’utilisation ultérieure par des tiers d’un nom de domaine, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, qui prête à confusion. Un mécanisme d’arbitrage de nom de domaine efficace existe à l’échelle internationale dans le cas des .com et à l’échelle canadienne dans le cas des .ca s’il y a appropriation de mauvaise foi d’un nom de domaine conflictuel. La marque de commerce Il est fortement recommandé à tout exploitant d’un site Internet qui emploie sur son site une marque de commerce pour identifier ses produits ou ses services de la protéger par enregistrement. Sans faire la nomenclature des avantages à enregistrer sa marque, il suffit de souligner qu’il est excessivement moins coûteux d’enregistrer ses droits que de tenter de les récupérer une fois appropriés par un tiers. Le titulaire d’une marque peut s’opposer à tout emploi de marque, de nom commercial ou de nom de domaine prêtant à confusion (le test prend en compte divers facteurs) si ses droits sont antérieurs aux autres détenteurs concernés. Dans le cas d’appropriation sans autorisation du logo ou de la marque figurative d’un tiers, le détenteur pourra, dans plusieurs cas, non seulement invoquer une contrefaçon de marque, mais aussi de droit d’auteur. Le droit à l'image et à la vie privée Le Code civil du Québec stipule que toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels que le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Des dispositions semblables existent dans d’autres lois, telle la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits. Le droit est semblable dans les autres provinces canadiennes et des législations à effet similaire existent dans divers autres pays du monde. Il en découle, comme règle générale, que l’exploitant d’un site Internet : (i) ne peut diffuser ou publier, par exemple, une photographie ou une image d’une personne sans son consentement. Cette règle doit être pondérée par celle relative à l’intérêt du public au droit à la liberté d’expression et au droit à l’information; (ii) ne peut porter atteinte à la réputation d’une personne; (iii) ne peut faire dire ou laisser croire à l’endossement d’un produit ou d’un service par une personne sans son consentement. Le Code civil du Québec prévoit de plus que l’utilisation de la correspondance, des manuscrits ou des autres documents d’une personne, sans son consentement, forme une atteinte à sa vie privée. Le secret de commerce Diverses composantes du site Internet peuvent être protégées par secret commercial si le détenteur a pris la peine de faire signer un engagement de confidentialité et que l’information demeure secrète. Il pourrait en être ainsi du codage du site Internet.   Beaucoup d’idées préconçues circulent sur la propriété intellectuelle dans le monde du commerce en ligne. Plusieurs croient à tort qu’ayant commandé la réalisation de leur site Internet, ils en détiennent les droits de propriété intellectuelle ou alors qu’ils peuvent publier sans autorisation sur leur site la photo d’un produit d’un autre site puisqu’ils vendent ce produit. Malgré son accès aisé, rapide et gratuit, un site Internet est régi en propriété intellectuelle par un cadre juridique auquel l’exploitant doit se conformer. Nous ne pouvions traiter dans ces quelques lignes de toute la panoplie de droits qui entrent en jeu dans un site Internet. Notons par exemple que pour certains sites, des considérations relatives aux brevets d’invention et aux dessins industriels devront aussi être prises en compte. Toutes ces questions juridiques ne vont pas de soi. Il y a plusieurs règles à suivre pour éviter les pratiques illégales, pour s’épargner la mauvaise surprise de constater qu’on ne détient pas les droits de propriété intellectuelle sur certains éléments ou sur l’ensemble du site ou pour éviter d’être menacé de poursuite en violation des droits de tiers. De plus, il est possible que tout le travail qu’une entreprise aura investi pour réaliser et faire fonctionner son site Internet ne lui procure aucune valeur additionnelle si elle a négligé de protéger ses droits, alors que la propriété intellectuelle devrait, au contraire, constituer l’un de ses actifs importants. Il est donc important de bien se familiariser avec ces règles, de protéger ses droits et de prévenir les embûches juridiques, et ce, idéalement, avant le lancement d’un site. Si la question des droits de propriété intellectuelle est traitée après le lancement, il pourrait ne pas être trop tard pour protéger vos droits ou pour tenter de corriger les problèmes juridiques. Que votre site soit déjà en ligne ou sur le point d’être lancé, vous devriez faire réaliser un audit des droits. Ceci vous permettra d’identifier les situations problématiques et, le cas échéant, de protéger vos droits, de signer les contrats et de résoudre les problèmes. Vous pourrez ainsi remédier aux situations illégales ou aux situations qui placent votre entreprise dans une position désavantageuse.

Les nouvelles dispositions de la Loi sur les marques de commerce permettent maintenant d’intervenir plus tôt auprès du Registraire pour tenter d’empêcher l’enregistrement de marques qui créent de la confusion avec des marques qui sont déjà enregistrées ou qui font l’objet d’une demande d’enregistrement, grâce à un système de notification. En tant que titulaire de marques enregistrées ou en instance d’enregistrement au Canada, vous avez intérêt à connaître et à mettre à profit le processus de notification. En vous permettant d’être plus proactif, il pourrait vous éviter des coûts liés aux procédures d’opposition traditionnelles. En effet, le processus de notification vous permet d’invoquer auprès du registraire, dès le dépôt de la demande et avant même sa publication dans le Journal des marques de commerce, certains motifs relatifs à l’enregistrabilité de la marque d’un tiers en instance d’enregistrement. Les motifs pouvant être invoqués dans une notification ont récemment été spécifiés par le Bureau des marques de commerce : La marque faisant l’objet de la demande du tiers crée de la confusion avec une marque enregistrée ou avec une marque pour laquelle une demande d’enregistrement antérieure est pendante. Une ou plusieurs marques de commerce enregistrées sont utilisées dans la demande d’un tiers pour décrire des biens et services revendiqués. Afin de protéger vos droits et de profiter de l’avantage que vous offre la procédure de notification, assurez-vous d’avoir en place un service de surveillance de marques qui vous permet d’être promptement informé des nouvelles demandes de marques pouvant empiéter sur vos droits exclusifs. Pour toute question concernant la protection des marques de commerce, le processus de notification ou nos services de surveillance de marques, nous vous invitons à contacter nos professionnels.

Le 16 avril dernier, la Cour d’appel fédérale a prononcé un arrêt dénouant une impasse dans laquelle se trouvait le milieu de l’art canadien depuis le 12 juin 2018. En effet, depuis juin 2018, la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la « Commission ») devait tenir compte des conclusions de la Cour fédérale dans l’affaire Heffel Gallery Limited c. Procureur général du Canada1. À la suite de ce jugement, l’éligibilité des œuvres d’art d’origine étrangère a été facilitée en ce qui a trait à l’émission des licences d’exportation de biens culturels2 et compromise quant à l’octroi de certificats fiscaux3. Ainsi, il devenait plus facile d’obtenir une licence aux fins d’exportation d’œuvres d’art à l’étranger et plus difficile d’accéder aux déductions fiscales avantageuses pour les donateurs au profit des institutions muséales canadiennes. Contrairement aux pratiques de la Commission, ce jugement de première instance adoptait une interprétation très restrictive du critère de l’« importance nationale ». Dès lors, l’application des mécanismes de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels4 (la « Loi ») s’en trouvait limitée aux œuvres ayant un lien direct avec le Canada. Les œuvres exceptionnelles n’ayant pas été produites au Canada ou par un artiste canadien ne pouvaient plus bénéficier des protections de la Loi lors de l’exportation5 ou faire l’objet de certificats fiscaux Dans sa décision unanime, la Cour d’appel fédérale6 a renversé le jugement de première instance en concluant qu’une œuvre d’un artiste international peut démontrer le degré d’importance nationale requis par la Loi. De ce fait, la Cour d’appel fédérale affirme que le critère de l’« importance nationale » permet de déterminer l’effet qu’entraînerait l’exportation de l’objet pour le pays7. Il en découle qu’une œuvre ou son créateur n’ont pas à entretenir de lien direct avec le Canada pour être admissibles aux déductions fiscales et à l’application du mécanisme de contrôle à l’exportation. Le jugement de première instance Au cœur de ce litige se trouve l’œuvre Iris bleus, jardin du Petit Gennevilliers8 du peintre impressionniste Gustave Caillebotte. En novembre 2016, la Gallery Heffel a tenu une vente aux enchères à l’occasion de laquelle l’œuvre est acquise par une galerie commerciale londonienne. Pour être en mesure de livrer Iris bleus à son acquéreur, la Gallery Heffel a dû faire la demande d’une licence d’exportation à la Commission9 . Cette demande a été refusée par l’experte-vérificatrice au dossier et, par la suite, par le tribunal de révision de la Commission10. À la suite des refus dans ce dossier, la Cour fédérale a été saisie d’une demande de contrôle judiciaire pour laquelle elle devait se prononcer quant au sens à accorder au critère de l’« importance nationale », tel qu’il appert à la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée11 (la « Nomenclature »). À l’issue de son analyse, la Cour a considéré que l’interprétation adoptée par la Commission du critère de l’« importance nationale » était trop large12. Même si elle a reconnu la pluralité de la culture canadienne, la Cour fédérale a conclu que les objets couverts par le critère de l’« importance nationale » doivent être directement liés au Canada13. En soutenant cette interprétation, la Cour a adopté une position favorisant expressément les droits de propriété relatifs aux biens culturels ainsi que le libéralisme économique du marché de l’art14. Le jugement de première instance a eu des conséquences malheureuses, notamment la suspension, voire l’annulation, de plusieurs dossiers d’acquisition pour de nombreux musées nationaux15 puisque de généreux donateurs ne pouvaient plus recevoir de certificats fiscaux16. L’arrêt de la Cour d’appel fédérale Dans les motifs de sa décision, la Cour d’appel fédérale rappelle d’abord les grandes lignes du régime juridique applicable ainsi que son objectif premier. En effet, c’est en 1977 que le législateur canadien édicte la Loi sur l’importation et l’exportation de biens culturels17 dans le but de protéger le patrimoine national. En adoptant cette loi, le législateur se conformait à ses engagements internationaux auprès de l’UNESCO pour la lutte contre le trafic des objets culturels18. Le système de nomenclature mis en place par le législateur canadien énonce un nombre de conditions devant être remplies pour que l’exportation d’un objet soit contrôlée en vertu de la Loi19. Si l’objet n’appartient pas à la Nomenclature, une licence d’exportation peut être émise. Dans le cas contraire, un expert-vérificateur détermine si l’objet « (a) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts et des sciences; et (b) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national »20. Selon la Cour d’appel fédérale, la division de première instance a commis une erreur en refusant de traiter avec déférence la décision de la Commission. Autrement dit, lorsqu’elle doit interpréter sa propre loi constitutive, la Commission est la « mieux placée pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi.21 » Cette erreur est significative puisque le législateur a accordé un large pouvoir à la Commission lors de l’évaluation d’un objet selon le critère de l’« importance nationale ». Plus particulièrement, ce pouvoir reconnait l’expertise des membres nommés à la Commission selon leurs spécialisations dans les domaines des biens culturels, du patrimoine et des institutions muséales22. Conclusion Les institutions muséales ont accueilli ce dénouement jurisprudentiel avec soulagement. En reconnaissant qu’une œuvre puisse être d’une importance nationale sans être canadienne, cet arrêt vient cristalliser l’interprétation de la Loi soutenue par les experts ainsi que les pratiques et usages qui en découlaient dans le milieu culturel avant le jugement de première instance. Ainsi, les donateurs qui possèdent des œuvres exceptionnelles d’artistes étrangers peuvent à nouveau les offrir aux collections muséales canadiennes et profiter en retour des incitatifs fiscaux. La Cour d’appel fédérale conclut en réitérant l’objet des mesures législatives en place, soit la prévention contre « la ghettoïsation culturelle des établissements canadiens en leur permettant d’acheter des œuvres d’art en vue de préserver le patrimoine culturel au profit des générations à venir »23.   2018 CF 605. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, c. C-51, art. 7-16. Id., art. 32 et 33. Le certificat fiscal est le mécanisme de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (la « Loi ») permettant aux donateurs offrant des œuvres aux institutions muséales canadiennes de profiter des déductions fiscales prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu. Préc., note 2. Selon ce qui est prévu à la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, les musées peuvent se prévaloir d’un droit d’achat prioritaire gelant pour 6 mois l’exportation de toute œuvre considérée comme exceptionnelle et d'importance nationale. Procureur général du Canada c. Heffel Gallery Limited, 2019 CAF 82. Id., par. 37. 1982, huile sur toile, 21 ¾ x 18 ¼ pouces. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, préc., note 2, art. 8(3) et 40. Heffel Gallery Limited c. Procureur général du Canada, préc., note 1, par. 8. C.R.C., c. 448. Heffel Gallery Limited c. Procureur général du Canada, préc., note 1, par. 12. Id., par. 20-21. Id., par. 26-27. Voir à ce sujet Catherine LALONDE, « Des dons qui échappent aux musées », Le Devoir, 19 décembre 2018. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, préc., note 2, art. 32 et 33. Préc., note 2. Pour se conformer à leur engagement conformément à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, 14 novembre 1970, 823 R.T.N.U. 231 (entrée en vigueur le 24 avril 1972), les pays signataires devaient adopter des disposition législatives assurant un contrôle transfrontalier des biens culturels. L’objet doit appartenir à l’une des catégories bien définies de la Nomenclature, avoir au moins cinquante ans et s’il s’agit du produit d’une personne physique, son auteur doit être décédé. De plus, lorsque l’objet n’est pas d’origine canadienne, il doit être situé au Canada depuis au moins 35 ans. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, préc., note 2, art. 11(1), nos soulignements. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, cité dans Procureur général du Canada c. Heffel Gallery Limited, préc. note 16, par. 52. Procureur général du Canada c. Heffel Gallery Limited, préc., note 6, par. 33. Id., par. 57.

À quelques semaines de l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce, voici un rappel des mesures à envisager avant le 17 juin 2019 pour protéger vos droits et économiser sur les frais. Mesures Avantages Renouvelez vos enregistrements et classez vos produits et services Économisez sur les frais avant le 17 juin 2019 : 50 $ par renouvellement. 125 $ pour chaque classe de produits et services (après la 1ère classe) puisque les produits et services devront dorénavant être catégorisés selon un système comprenant 45 classes. Protégez vos marques en lien avec vos principaux produits et services Révisez votre portefeuille et assurez-vous que vos produits et services présentement commercialisés sont protégés. Sinon, produisez votre demande d’enregistrement avant le 17 juin pour économiser sur les frais : d’ici au 17 juin : une seule taxe de dépôt de 250 $, peu importe le nombre de classes de produits et services. à compter du 17 juin : taxe de 330 $ pour la 1ère classe + 125 $ par classe additionnelle. Protégez vos marques pour vos plans futurs Vous avez l’intention de mettre en marché de nouvelles gammes de produits et services au cours des prochaines années? Profitez de frais réduits jusqu’au 17 juin et de l’abolition de la déclaration d’usage pour produire une demande de marque de commerce afin d’accroître votre protection. Attention aux parasites ! Surveillez vos marques L’abolition de la déclaration d’usage a favorisé l’arrivée des « trolls » au Canada. Adoptez un service de surveillance pour réagir rapidement face au tiers qui tentent de s’approprier votre marque. Le processus d’enregistrement de marque sera grandement simplifié à compter du 17 juin prochain, notamment en raison de l’abolition de la déclaration d’usage. La nouvelle procédure d’enregistrement permettra ainsi d’enregistrer des marques, sans aucune exigence d’emploi au Canada par le requérant. Pour éviter des conflits liés à vos marques, il convient de rappeler l’importance d’effectuer des recherches avant de mettre en marché une nouvelle marque et de déposer rapidement des demandes d’enregistrement.

Si vous commercialisez vos produits sur Amazon, vous avez avantage à inscrire vos marques de commerce sur le Registre des Marques d’Amazon. Le Registre d’Amazon est un programme gratuit qui permet de surveiller les marques sur le site Amazon. Ce programme comprend des outils de recherche conçus spécifiquement pour aider les commerçants en ligne à identifier la contrefaçon de leurs marques de commerce sur cette plateforme. Si un produit contrefacteur est identifié, le propriétaire inscrit au Registre peut demander à Amazon de le retirer du site. Les entreprises inscrites sur ce Registre peuvent également bénéficier de plus de latitude sur le contenu qu’ils annoncent en termes de titres de produits, de descriptions, d’images et de publicités. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Critères d’admissibilité Pour inscrire une marque de commerce au Registre de Marques d’Amazon, les critères suivants doivent être respectés : La marque de commerce doit être enregistrée dans chacun des pays où vous souhaitez vous inscrire. À ce jour, Amazon n’accepte que les marques déposées dans l’un ou l’autre des pays suivants : Canada, États-Unis, Mexique, Australie, Inde, Japon, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni ou au registre de l’Union européenne. La marque de commerce doit être une marque composée de mots ou d’un logo accompagné de mots, de chiffres ou de lettres : Il s’en suit que les marques de type « dessin » composées uniquement d’un logo ne sont pas admissibles au Registre, sauf si des mots, des chiffres ou des lettres y figurent aussi. La marque de commerce doit être identique à la marque qui apparait sur les produits ou sur leur emballage. Information additionnelle Si votre marque de commerce est admissible au Registre des Marques d’Amazon, vous devrez fournir les informations suivantes afin de compléter votre inscription : l’identification de votre marque, le numéro d’enregistrement, des images des produits et emballages sur lesquels est apposée la marque de commerce, une liste des catégories dans lesquelles votre marque devrait être listée et la liste de pays où vos produits sont fabriqués et distribués. Nous pouvons vous aider! Si vous désirez accéder au Registre des Marques d’Amazon, mais que votre marque de commerce n’est toujours pas enregistrée au Canada (ou dans un des pays admissibles), Nous pouvons vous conseiller sur le processus à compléter pour que votre marque soit enregistrée le plus rapidement possible. Si votre marque est déjà enregistrée auprès du Registre d’Amazon, nous pouvons vous aider en s’associant à votre compte à titre d’agent autorisé afin de surveiller vos marques sur la plateforme Amazon. N’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour toutes questions relatives au processus d’enregistrement de vos marques de commerce dans les différents pays où vous avez un intérêt commercial ainsi qu’au Registre d’Amazon.