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Si vous commercialisez vos produits sur Amazon, vous avez avantage à inscrire vos marques de commerce sur le Registre des Marques d’Amazon. Le Registre d’Amazon est un programme gratuit qui permet de surveiller les marques sur le site Amazon. Ce programme comprend des outils de recherche conçus spécifiquement pour aider les commerçants en ligne à identifier la contrefaçon de leurs marques de commerce sur cette plateforme. Si un produit contrefacteur est identifié, le propriétaire inscrit au Registre peut demander à Amazon de le retirer du site. Les entreprises inscrites sur ce Registre peuvent également bénéficier de plus de latitude sur le contenu qu’ils annoncent en termes de titres de produits, de descriptions, d’images et de publicités. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Critères d’admissibilité Pour inscrire une marque de commerce au Registre de Marques d’Amazon, les critères suivants doivent être respectés : La marque de commerce doit être enregistrée dans chacun des pays où vous souhaitez vous inscrire. À ce jour, Amazon n’accepte que les marques déposées dans l’un ou l’autre des pays suivants : Canada, États-Unis, Mexique, Australie, Inde, Japon, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni ou au registre de l’Union européenne. La marque de commerce doit être une marque composée de mots ou d’un logo accompagné de mots, de chiffres ou de lettres : Il s’en suit que les marques de type « dessin » composées uniquement d’un logo ne sont pas admissibles au Registre, sauf si des mots, des chiffres ou des lettres y figurent aussi. La marque de commerce doit être identique à la marque qui apparait sur les produits ou sur leur emballage. Information additionnelle Si votre marque de commerce est admissible au Registre des Marques d’Amazon, vous devrez fournir les informations suivantes afin de compléter votre inscription : l’identification de votre marque, le numéro d’enregistrement, des images des produits et emballages sur lesquels est apposée la marque de commerce, une liste des catégories dans lesquelles votre marque devrait être listée et la liste de pays où vos produits sont fabriqués et distribués. Nous pouvons vous aider! Si vous désirez accéder au Registre des Marques d’Amazon, mais que votre marque de commerce n’est toujours pas enregistrée au Canada (ou dans un des pays admissibles), Nous pouvons vous conseiller sur le processus à compléter pour que votre marque soit enregistrée le plus rapidement possible. Si votre marque est déjà enregistrée auprès du Registre d’Amazon, nous pouvons vous aider en s’associant à votre compte à titre d’agent autorisé afin de surveiller vos marques sur la plateforme Amazon. N’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour toutes questions relatives au processus d’enregistrement de vos marques de commerce dans les différents pays où vous avez un intérêt commercial ainsi qu’au Registre d’Amazon.

C’est aujourd’hui, le 21 septembre 2017, qu’entre en vigueur la Loi sur la mise en œuvre de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union Européenne 1. De par ses dispositions, plusieurs lois canadiennes sont modifiées de façon à rendre possible la mise en œuvre de cet accord. Le chapitre 20 de l’Accord Économique et commercial global « AECG » 2 traite des engagements pris par ses signataires en ce qui concerne les protections accordées par les droits de propriété intellectuelle. Les modifications apportées à la législation encadrant ces droits se résument comme suit : Marques de commerce Les termes référant à un lieu géographique ne sont pas protégés à titre de marques de commerce par la Loi sur les marques de commerce 3. Seule la désignation de certains vins et spiritueux par une indication géographique est protégée par cette loi 4. La mise en vigueur de l’AECG étend la protection à plus de 170 indications géographiques « IG » répertoriées en Annexe 20-A de cet accord. Au Canada, il est dorénavant interdit de commercialiser un produit contenant une IG enregistrée si le produit n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’Annexe 20-A de l’accord ou si le produit est originaire du lieu d’origine spécifié, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les lois et règlements applicables sur le territoire spécifié. De plus, il est maintenant interdit d’employer des expressions telles que « genre », « type », « style » et « imitation » en conjonction avec les IG listées, sauf exceptions. Ces interdictions se répercuteront nécessairement par des changements aux niveaux de la publicité, de l’emballage et de l’approvisionnement des produits alimentaires vendus au Canada. Il est donc judicieux pour les sociétés agroalimentaires de s’informer quant à leurs droits relatifs à l’utilisation des IG et de s’interroger sur les actions concrètes à prendre pour faire face à la concurrence imminente. Pour des recommandations plus spécifiques à cet effet, référez-vous à notre bulletin d’information précédent disponible ici. Brevets L’AECG engendre des modifications importantes au régime législatif encadrant la mise en marché et la protection par brevets des produits pharmaceutiques. Une analyse plus détaillée des nouvelles dispositions sera publiée sous peu, cependant il est pertinent d’en résumer la substance comme suit : – L’ajout d’une période de protection à la fin du brevet Dans le but de compenser le temps consacré à la recherche et à l’obtention d’une autorisation de mise en marché d’un médicament, c’est-à-dire un avis de conformité « AC » 5, le ministre de la Santé est maintenant habilité à émettre un certificat de protection supplémentaire « CPS » aux titulaires de brevets liés aux nouveaux médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Le terme « nouveau » signifie que le ou les ingrédients actifs n’ont pas déjà fait l’objet d’un AC. Cette protection additionnelle confère le droit exclusif d’empêcher la fabrication, l’utilisation ou la vente de l’invention visée. Cette protection est également sujette, comme le brevet de base, à une contestation de validité. Accordée pour une période maximale de 2 ans, la durée précise de cette protection additionnelle variera selon le temps qui se sera écoulé entre le dépôt de la demande de brevets et le jour où une autorisation de mise en marché a été octroyée (AC), déduction faite de 5 ans. Le Ministre de la Santé peut réduire la période du CSP pour prendre compte des délais d’obtention de l’AC causés par le demandeur. Un seul CPS peut être demandé pour un produit, malgré que celui-ci puisse être protégé par plus d’un brevet. La période de protection prend effet à l’expiration du brevet de base et dans les cas où plusieurs titulaires de brevets détiennent un brevet protégeant le produit, à l’expiration du brevet du titulaire qui produit la demande de protection additionnelle. D’autres conditions s’appliquent. – Des droits d’appel équivalents et la fin du dédoublement des procédures Au Canada, le droit d’une compagnie pharmaceutique de commercialiser la version générique d’un médicament breveté est subordonné à l’obtention d’un AC, délivré par Santé Canada, attestant de la bioéquivalence du produit générique face au médicament d’origine. Avant de commencer à vendre une version générique d’un médicament d’origine, la compagnie générique doit fournir au manufacturier du médicament d’origine un avis d’allégation indiquant : soit qu’elle accepte que le produit générique ne soit commercialisé avant l’expiration du brevet, soit que le brevet n’est pas valide ou qu’elle ne contrefait aucune revendication du brevet relative à l’ingrédient médicinal, la formulation, la forme posologique ou l’utilisation de la forme médicinale. Jusqu’à maintenant, le manufacturier d’origine pouvait riposter à cet avis en entamant une procédure judiciaire sommaire dans le but d’obtenir une ordonnance d’interdiction empêchant Santé Canada de délivrer un AC au manufacturier générique. En cas de rejet de la demande, le manufacturier d’origine pouvait théoriquement interjeter appel de la décision. Cependant, les demandes d’appel se voyaient généralement rejetées en raison de leur fondement purement théorique, l’avis de conformité ayant déjà été délivré par le Santé Canada en cours de procédures. Bien que les allégations d’invalidité et de contrefaçon fussent examinées par la Cour dans la procédure décrite ci-dessus, celle-ci ne donnaient pas lieu à une décision définitive en la matière. Conséquemment, les mêmes parties pouvaient s’engager dans une action en contrefaçon, en parallèle, dans laquelle ils débattaient des mêmes allégations. En ratifiant l’AECG, le Canada s’est engagé à ce que le mécanisme de liaison entre les brevets et la commercialisation des produits pharmaceutiques permette aux manufacturiers d’origine et générique de bénéficier de droits d’appels équivalents. Ainsi, le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) 6 a été modifié de façon à permettre à la Cour d’ordonner en appel, à la demande d’un manufacturier d’origine, une injonction pour faire cesser les actes de contrefaçon par un manufacturier générique. Ce remède peut être maintenant être ordonné malgré la délivrance d’un AC à cette dernière par Santé Canada. Le Règlement modifié remplace également la procédure sommaire décrite ci-dessus par des actions complètes permettant à la Cour de se prononcer sur l’ensemble des revendications d’un brevet et de disposer des actions en invalidation et en contrefaçon de façon définitive. Cette nouveauté limitera la possibilité pour les parties d’entretenir deux litiges distincts ayant le même fondement et réduira par le fait même le risque de jugements contradictoires. Droits d’auteur La Loi sur les droits d’auteurs 7 ayant déjà été modifiée en 2012 afin de refléter les standards établis par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 8, aucune modification législative ultérieure n’a dû être effectuée pour que le Canada se conforme aux exigences de l’AECG en matière de droits d’auteurs. Dessins industriels Sous l’AECG, le Canada s’est engagé à déployer tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Bien que le Canada ne soit pas encore sous le Système de La Haye, de nombreuses modifications ont déjà été apportées à la Loi sur les dessins industriels 9 et une ébauche du projet de règlement sur les dessins industriels a été élaborée 10 afin de faciliter l’adhésion du Canada au Système de La Haye. Variétés végétales En ratifiant l’AECG, le Canada s’est engagé à coopérer avec les pays de l’Union Européenne en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. La législation canadienne n’a pas été affectée par cet engagement. L.C. 2017, c. 6. Le texte final de l’AECG, en ligne : http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, article 12 (1) b). Loi sur les marques de commerce, précitée à la note [3], article 2. Gouvernement du Canada, « RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION », Gazette du Canada, Vol. 151, no 28, 15 juillet 2017, en ligne : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-07-15/html/reg16-fra.php . DORS/93-133. L.R.C. 1985, c. C-42. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ; Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. L.R.C. 1985, c. I-9. Gouvernement du Canada, « Ébauche du projet du règlement sur les dessins industriels », en ligne : http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04255.html .

Dans le cadre des négociations de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Europe, le Canada s’est engagé à modifier le régime de protection pour les indications géographiques (« IG »). Dans ce contexte, le Canada a également accepté de reconnaître et de protéger 179 nouvelles IG. Ces nouvelles dispositions verront le jour le 21 septembre prochain. Que signifie cette nouvelle donnée pour les entreprises agroalimentaires? Doivent-elles changer leurs étiquettes, emballages et matériel promotionnel? Pour mieux comprendre ce qui s’en vient, voici un sommaire du nouveau régime et des exceptions applicables, suivi de recommandations. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> NOUVEAU RÉGIME 1. Nouvelle définition : Autrefois limitée aux vins et spiritueux, le régime de protection des IG s’étendra désormais aux « produits agricoles ». Ainsi, des régions reconnues pour la production de produits tels que fromages, charcuteries, fruits et légumes pourront déposer une demande pour faire reconnaitre le nom de leur région à titre d’IG. 2. Nouvelles IG : La liste complète des nouvelles IG peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : indications géographiques. Parmi ces IG, notons entre autres les plus connues : Fromages : Feta, Gorgonzola, Parmagiano Reggiano, Pecorino Romano, Comté, Roquefort, Brie de Meaux, Morbier, Epoisses, Beaufort, Bleu d’Auvergne, Mozzarella di bufala Campana, Gouda Holland; Charcuteries : Jambon de Bayonne, Prosciutto di Parma, Proscuitto di S. Daniele, Prosciutto Toscano, Prosciutto di Modena, Mortadella Bologna; Huiles, noix et olives : Huile d’olive Kalamata, Huile d’olive de Haute-Provence, Huile essentielle de Haute-Provence. 3. Interdiction : À moins de pouvoir invoquer une exception prévue dans la Loi sur les Marques de Commerce, il sera désormais interdit d’utiliser une IG (ou sa traduction) si : le produit ne provient pas de ce lieu d’origine; le produit provient du lieu d’origine, mais n’a pas été produit ou fabriqué selon les lois et règlements applicables sur ce territoire. À noter : Cette interdiction s’applique uniquement aux IG inscrites sur la liste des IG. Ainsi, il sera toujours possible d’utiliser des termes tels que « parmesan », « pecorino », « mozzarella », « brie », « gouda », « mortadelle » ou « prosciutto ». 4. Autres interdictions : Il sera de plus interdit d’utiliser tout moyen qui indique ou suggère — dans la désignation ou la présentation des produits — que le produit provient d’une région autre que le véritable lieu d’origine, de manière à induire le public en erreur quant à l’origine du produit. L’aspect visuel des emballages et du matériel promotionnel sera pris en compte pour déterminer si le public peut être induit en erreur quant à l’origine des produits. On peut penser ici aux illustrations de drapeaux, emblèmes et couleurs qui évoquent un lieu et qui peuvent créer une fausse impression quant à l’origine des produits. À noter que ces interdictions s’appliquent même si la véritable origine du produit est indiquée sur l’emballage. De plus, le fait d’ajouter des mentions telles que « genre », « type », « style », ou encore « imitation » ne sera pas un moyen de défense acceptable, à moins d’exceptions prévues à la loi. 5. Gestes interdits : La loi interdit non seulement la vente et la promotion de produits qui risquent de créer une fausse impression quant à l’origine des produits, mais aussi le fait de fabriquer, préparer, emballer, étiqueter ou importer de tels produits. C’est donc toute la chaine des intervenants impliqués dans la fabrication et la commercialisation des produits qui peut être à risque. LES EXCEPTIONS Plusieurs exceptions sont prévues à la loi et méritent d’être analysées attentivement. 1. Les marques de commerce : Les marques faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, d’un enregistrement ou d’un usage de bonne foi en date du 21 septembre 2017 ne seront pas affectées par le nouveau régime. Cette exception pourra également être invoquée à l’égard de toute nouvelle indication géographique adoptée dans le futur. 2. Usage antérieur des termes Feta, Gorgonzola, Asagio, Fontina, Munster : Toute personne qui employait ces désignations à des fins commerciales avant le 18 octobre 2013 pourra continuer d’utiliser ces termes. Cette exception bénéficie aux ayants droit et cessionnaires. Ces expressions pourront par ailleurs être employées si elles sont accompagnées de termes tels que « genre », « type », « style », « imitation », en autant que le lieu d’origine soit lisible et visible sur le produit. 3. Usage antérieur des termes jambon de Bayonne et Beaufort : Toute personne qui employait ces désignations à des fins commerciales, pendant au moins 10 ans avant le 18 octobre 2013, pourra continuer d’utiliser ces termes. Cette exception bénéficie aux ayants droit et cessionnaires. À noter que si l’usage antérieur date de moins de 10 ans, l’entreprise bénéficiera d’une période transitoire de 5 ans pour modifier son usage. 4. Jambon Forêt-Noire, parmesan, orange Valencia, bacon tyrolien, bière bavaroise, bière Munich, fromage St-George : Ces expressions peuvent être employées en vertu du nouveau régime en autant que cet emploi ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits. 5. Traductions : Le nouveau régime n’a pas pour effet d’empêcher l’emploi d’une traduction d’une IG qui est identique à un terme usuel utilisé dans le langage courant comme nom d’un produit au Canada. 6. Recommandations : Afin de se préparer à l’arrivée des nouvelles IG et de faire face à la concurrence, les entreprises agroalimentaires ont avantage à considérer les recommandations suivantes: réviser la liste des 179 indications géographiques pour voir si votre entreprise utilise l’une ou l’autre de ces désignations; faire l’inventaire des emballages et du matériel promotionnel comprenant des désignations géographiques; vérifier si l’entreprise bénéficie d’exceptions; documenter l’usage antérieur de désignations géographiques pour pouvoir invoquer les exceptions basées sur l’usage antérieur; vérifier les chaînes de titre et s’assurer d’avoir des cessions écrites confirmant le transfert des droits; évaluer la pertinence de déposer des demandes d’enregistrement pour toutes marques comprenant des références géographiques (incluant logo ou image évoquant un lieu); mettre en place un système de surveillance pour s’opposer en temps opportun aux nouvelles demandes d’indications géographiques; protéger ses propres désignations géographiques soit par le biais de (i) la marque de certification sous le régime de la Loi sur les Marques de Commerce, (ii) la Loi sur les Appellations Réservées et Termes Valorisants en vigueur au Québec et (iii) en vertu du nouveau régime de protection des IG lorsqu’il entrera en vigueur. N’hésitez pas à contacter notre équipe pour toutes questions reliées aux indications géographiques et à la protection et la défense de vos marques de commerce.  

Une décision récente de la Cour fédérale 1 rappelle l’importance de protéger les principaux éléments figuratifs qui apparaissent sur les produits et les emballages. Cette affaire rappelle également les dangers de trop se rapprocher de l’apparence de produits compétiteurs. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> La Cour fédérale a en effet donné raison à Diageo Canada Inc. (« Diageo ») et ordonné à Heaven Hill Distilleries Inc. (« Heaven Hill ») de cesser la vente de son rhum ADMIRAL NELSON’S sur la base que les éléments figuratifs apparaissant sur son étiquette créent de la confusion avec l’habillage de la bouteille de rhum CAPTAIN MORGAN.   En plus de devoir cesser de vendre son produit et d’en faire la promotion, Heaven Hill devra entre autres se conformer aux ordonnances suivantes (à moins qu’un appel soit déposé) : détruire les bouteilles et tout le matériel reprenant l’image en cause (étiquettes, emballages, matériel publicitaire et promotionnel); payer des dommages-intérêts à Diaego ou verser à Diageo les profits tirés de la vente de son rhum Admiral Nelson’s Quelques conseils à retenir pour éviter les conflits et les conséquences drastiques qui peuvent en découler: demandez conseils à des experts avant d’adopter des éléments visuels similaires à ceux de vos compétiteurs; assurez-vous de faire des recherches pour les principaux éléments figuratifs apparaissant sur vos étiquettes et emballages; protégez les principaux éléments figuratifs qui distinguent vos produits afin d’être dans une position forte pour agir contre vos compétiteurs, si nécessaire. Mieux vaut prévenir que guérir! Diageo Canada Inc. v. Heaven Hill Distilleries Inc.and al 2017 FC 571

Le gouvernement québécois a adopté, le 24 novembre 2016, des nouvelles règles concernant l’affichage public des marques de commerce lorsque celles-ci sont dans une langue autre que le français. En bref, la règlementation n’impose aucune obligation de traduire les marques en langue française. Le français doit cependant être suffisamment présent dans tout affichage, à l’extérieur des immeubles, si la marque n’est pas en langue française. Voici quelques points à retenir à ce sujet : Champ d’application : les nouvelles règles s’appliquent seulement à l’affichage extérieur des immeubles et ne visent pas l’étiquetage ou l’emballage de produits, ni les sites web ou les réseaux sociaux.   Affichage à l’extérieur des immeubles comprend : l’affichage sur un toit, sur une borne ou sur une autre structure indépendante en lien avec un immeuble; l’affichage à l’extérieur d’un local, d’un kiosque ou d’un comptoir situé dans un immeuble; l’affichage placé à l’intérieur d’un immeuble ou d’un local s’il est destiné à être vu de l’extérieur. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Présence suffisante du français : Le français sera jugé suffisamment présent si on retrouve un générique, un slogan, un descriptif ou encore un terme donnant de l’information sur les produits et services si ces termes sont : d’une visibilité permanente, similaire à la marque affichée; lisibles dans le même champ visuel que la marque. L’affichage en français sera réputé satisfaisant s’il est conçu, éclairé et situé de manière à permettre de le lire facilement, en même temps que la marque, à tout moment où la marque est lisible, sans que les termes français soient nécessairement présentés au même emplacement, dans la même dimension, dans un même nombre ou avec les mêmes matériaux. Pour évaluer la lisibilité d’un affichage, le législateur est allé jusqu’à prévoir des points de repère spécifiques : à partir du trottoir, pour un immeuble extérieur; à partir du milieu de l’allée, pour un local situé dans un immeuble; à partir de l’autoroute, pour une marque visible de l’autoroute.   Le règlement prévoit que la lisibilité d’un terme français sera insuffisante s’il faut se rapprocher à moins d’un mètre de l’affichage, sauf si la lisibilité de la marque le requiert également. Délai pour se conformer aux nouvelles règles : depuis le 24 novembre 2016, tout nouvel affichage à l’extérieur des immeubles (ou tout remplacement d’affichage) doit respecter ces nouvelles règles. Les propriétaires d’affichage existant, avant le 24 novembre 2016, bénéficient quant à eux d’une période transitoire jusqu’au 24 novembre 2019 pour se conformer aux nouvelles règles.   N’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour toutes questions concernant la Charte de la Langue Française et ses règlements.

La Cour d’appel fédérale a rendu en décembre 2015, son jugement dans l’affaire Red Label Vacations Inc. (redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca) 1. La Cour a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la Cour fédérale.  Rappel des faits et décision de la Cour fédérale  Red Label Vacations et 411 Travel Buys sont toutes deux des entreprises œuvrant dans le domaine du voyage. Red Label s’est aperçu que 411 Travel avait reproduit, de façon identique ou similaire, ses métadonnées incluant ses marques de commerce enregistrées dans certaines pages de son site internet. Les métadonnées sont des mots ou des phrases incorporées dans les codes sources des sites internet et dont se servent les moteurs de recherche afin de classifier les pages internet lorsqu’un utilisateur effectue une recherche. Red Label a alors intenté un recours en violation de droit d’auteur, usurpation de marques de commerce, délit de commercialisation trompeuse «passing off» et dépréciation de l’achalandage. La Cour Fédérale a rejeté l’ensemble des allégations de Red Label qui a alors porté la décision en appel 2. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Décision de la Cour d’appel fédérale (CAF) Sur la contrefaçon de marques de commerce La CAF traite tout d’abord de la question entourant la contrefaçon de marques de commerce. La Cour a indiqué que le juge de première instance n’a pas erré en droit en concluant qu’il n’y a pas eu «emploi» des marques de Red Label pour établir qu’il y ait eu contrefaçon au sens de la Loi sur les marques de commerce. Bien que les marques de Red Label aient été copiées dans les métadonnées du site internet de 411 Travel, celles-ci n’étaient pas employées dans la partie visible du site et ne permettaient pas d’associer les services en cause avec ceux de Red Label. Bien qu’elle n’ait pas admis la contrefaçon de marques de commerce compte tenu des faits en cause, la CAF a cependant laissé entrevoir une ouverture quant à la possibilité que l’utilisation de marques enregistrées dans des métadonnées puisse constituer la promotion de services pouvant donner lieu à de la contrefaçon. En effet, au paragraphe 22 de son analyse, la Cour émet le commentaire suivant : « While, in some situations, inserting a registered trade-mark (or a trade-mark that is confusing with a registered trade-mark) in a metatag may constitute advertising of services that would give rise to a claim for infringement, in this case, this reference to “Book Online with Red Tag Vacations” cannot be considered to be advertising the services of 411 Travel Buys in connection with the services offered by Red Label ».    [nos soulignements] Précisons que la Cour ne s’est toutefois pas prononcée quant à savoir à quel moment et de quelle manière l’utilisation non autorisée de marques de commerce dans les métadonnées pouvait donner lieu à un recours en contrefaçon en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Sur le délit de commercialisation trompeuse «passing off» et la dépréciation de l’achalandage En ce qui concerne le recours en délit de commercialisation trompeuse «passing off» et en dépréciation de l’achalandage, la CAF a affirmé qu’il n’y avait pas lieu de modifier la décision de la Cour fédérale. La Cour a mentionné que Red Label n’a pas su démontrer que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et déterminante en rejetant les prétentions de cette dernière. En l’espèce, Red Label n’a pas soumis de preuve à l’effet que ses marques soient apparentes lorsqu’une personne visite le site de 411 Travel. Compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu «emploi» des marques de la demanderesse étant donné que les métadonnées n’étaient pas visibles pour le consommateur, ce dernier conserve donc la liberté de choix quant à l’hyperlien du site internet qu’il veut visiter et il ne peut donc pas y avoir un risque de confusion. Sur la violation en droit d’auteur Finalement, la CAF a par la suite, confirmé la décision de la Cour fédérale quant à la violation des droits d’auteur. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’une question d’appréciation de fait et que Red Label n’a pas réussi à démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les métadonnées de la demanderesse n’étaient pas protégées par la Loi sur le droit d’auteur. Les métadonnées peuvent bénéficier d’une protection en vertu de la loi, mais seulement si elles résultent d’un travail impliquant un degré suffisant de talent et de jugement, ce qui n’a pas été jugé le cas en l’espèce. La décision Red Label est un autre exemple démontrant les questions à résoudre et les défis à surmonter en droit de la propriété intellectuelle à l’ère d’internet et des nouveaux médias.   Red Label Vacations Inc. (redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca), 2015 FCA 29, confirmant 2015 FC 19.  Voir notre infolettre du 24 août 2015 pour nos commentaires sur la décision de la Cour fédérale, https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/3122-la-cour-federale-examine-les-metadonnees-en-vertu-de-la-loi-sur-le-droit-dauteur-et-la-loi-sur-les-marques-de-commerce.html

Des informations récentes indiquent que le gouvernement québécois renoncerait à modifier la règlementation pour forcer les entreprises faisant affaires au Québec à utiliser un descriptif français lorsqu’elles affichent des marques dans une langue autre que le français. Après réflexion et consultation, le gouvernement opterait plutôt pour un règlement obligeant les entreprises à utiliser la langue française sur leurs façades. Il faudra attendre le projet de règlement pour connaître la portée de ces nouvelles obligations. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Cette décision mettrait , nous l’espérons, un terme aux débats sur la question de la nécessité ou non d’ajouter  un descriptif français aux marques anglaises (ou autres). Nous surveillons de près les développements à ce sujet et vous tiendrons informé suite à la publication du projet de règlement. Pour toutes questions concernant l’application de la Charte de la Langue Française au Québec, n’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe.

Il est maintenant possible de référer à la classification de Nice dans les demandes d’enregistrement de marque au Canada. Cette nouvelle mesure permet de classifier les produits et services revendiqués selon les 45 classes de l’Arrangement de Nice. Cette procédure, qui est pour le moment volontaire, deviendra obligatoire lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les Marques de Commerce. Il s’agit d’un premier pas dans la série de changements annoncés en droit des marques et qui visent à harmoniser le système canadien avec différents traités internationaux. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Cette mesure volontaire n’est pas combinée à un changement de tarification. La taxe de dépôt est toujours de 250$, peu importe le nombre de classes couvertes par la demande d’enregistrement. Reste à savoir si le Canada maintiendra cette tarification ou s’il augmentera le montant des taxes à payer. La plupart des pays membres de l’Arrangement de Nice exigent une taxe par classe de produits et services. Quel système adoptera le Canada et quels seront les coûts? Pour répondre à cette question, il faudra attendre la nouvelle règlementation laquelle est attendue à l’automne 2016 selon les dernières nouvelles de l’OPIC. À suivre!

Dans la décision Red Label Vacations Inc. (redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca) 1, la Cour fédérale a examiné si les métadonnées bénéficient d’une protection en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et si l’usage d’une marque de commerce ou d’un nom commercial d’un compétiteur dans les métadonnées constitue une violation de marque de commerce au Canada. Les métadonnées consistent en des phrases ou des mots écrits dans le code source d’un site internet qui sont utilisés par des moteurs de recherche pour classer des sites internet. Les métadonnées ne sont pas perceptibles sur les pages internet pour les navigateurs. Quoique la question de la protection de la propriété intellectuelle dans le contexte des métadonnées soit débattue dans le monde, il s’agit d’une des premières fois que la Cour fédérale se penche sur cette question. Les faits Red Label Vacations Inc. (la demanderesse), exploite un site internet d’informations de voyage : redtag.ca,  et  est la propriétaire  de trois  marques  de commerce  enregistrées :  « redtag.ca », « redtag.ca vacations » et « Shop. Compare. Payless!! Guaranteed ». La demanderesse a intenté un recours en Cour fédérale en violation de droit d’auteur, de marques de commerce, de passing off et dépréciation de l’achalandage contre un compétiteur:  l’agence de voyages en ligne 411 Travel Buys Limited (la défenderesse). Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Plusieurs pages internet de la défenderesse comportaient des métadonnées identiques ou similaires aux métadonnées de la demanderesse et incluaient des expressions telles que « red tag vacations » et « shop, compare & payless ». Comme ces expressions ne se trouvaient que dans les métadonnées de la défenderesse, elles n’étaient pas visibles par le consommateur visitant le site de la défenderesse. La Cour a rejeté l’action de la demanderesse. Décision Concernant la violation alléguée à la Loi sur le droit d’auteur, la Cour a jugé que bien que la défenderesse ait copié les métadonnées de la demanderesse, ceci ne constitue pas de la contrefaçon de droit d’auteur puisque les métadonnées de la demanderesse sont composées de mots-clés Google combinés à des expressions génériques et descriptives du domaine du voyage et donc non protégées par le droit d’auteur. La Cour a déterminé que le seuil d’originalité établi par la Cour suprême 2, soit un degré suffisant de talent et de jugement, n’avait pas été satisfait. De plus, la Cour a conclu que si le droit d’auteur existait dans les métadonnées de la demanderesse, il n’y avait pas eu de reproduction importante puisque uniquement 48 des 180,000 quelque pages du site internet de la demanderesse avaient été reproduites par la défenderesse. Le Juge Manson a fait remarquer que la défenderesse a reproduit par inadvertance les métadonnées redtag.ca et que la violation a été faite innocemment. En ce qui concerne la violation alléguée à la Loi sur les marques de commerce, la Cour reconnaît que plusieurs des métadonnées de la défenderesse incluaient les termes dominants des marques de commerce enregistrées de la demanderesse ainsi que son nom commercial, quoique qu’ils n’étaient pas visibles sur le site de la défenderesse. La Cour a déterminé que la défenderesse n’avait pas « employé » les marques de commerce et le nom commercial de la demanderesse sur son site internet par le biais de l’utilisation de métadonnées. Par conséquent, les recours en violation de marques de commerce et dépréciation de l’achalandage ont été rejetés puisqu’il n’y avait pas « emploi » des marques de commerce de la demanderesse en vertu de la Loi sur les marques de commerce, condition préalable et essentielle de ces recours. Pour le recours en passing off  sous l’article 7(b) de la Loi sur les marques de commerce, la Cour a réitéré les trois éléments qui doivent être prouvés : (i) l’existence d’un achalandage, (ii) la vraisemblance de déception du public due à la représentation trompeuse, et (iii) des dommages actuels ou possibles. Selon la Cour, le nom  commercial  de la  demanderesse  Red Tag et les  marques de commerce « redtag.ca » et « Shop. Compare. Payless!! Guaranteed. » avaient acquis l’achalandage nécessaire pour combler la première partie du test. Sur la question de la représentation trompeuse, il a été prouvé que l’usage par la défenderesse de l’expression « red tag » dans ses métadonnées redirigeait bien le trafic du site internet de la demanderesse vers celui de la défenderesse, tous deux offrant des services de voyages aux Canadiens. Le Juge Manson s’est attardé à la question de déterminer si l’usage dans les métadonnées des termes dominants des marques de commerce de la demanderesse et de son nom commercial était susceptible de causer de la déception. La Cour a reconnu de prime abord que l’usage de métadonnées dans des moteurs de recherche fournit aux consommateurs une liste d’hyperliens divers qu’ils peuvent sélectionner à leur gré et qu’elle ne réfère pas à un seul site internet spécifique. Quoique le classement de ces hyperliens sur une page de résultats d’un moteur de recherche puisse avoir un impact sur le choix de l’hyperlien à visiter par les consommateurs, ces derniers conservent la liberté de sélectionner l’hyperlien de leur choix. À cet égard, la Cour explique que : “…Accordingly, use of a competitor’s trademark or trade name in metatags does not, by itself, constitute a basis for a likelihood of confusion, because the consumer is still free to choose and purchase the goods or services from the website he or she initially searched for.” Pour ces motifs, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de vraisemblance de déception et a donc rejeté le recours en passing off. Nos réflexions sur la décision de la Cour fédérale  (i) La protection par droit d’auteur des métadonnées Bien que le Juge Manson n’ait pas rejeté l’éventualité de métadonnées « originales », nous doutons que la majorité des métadonnées puissent bénéficier de la protection de la Loi sur le droit d’auteur au Canada. Les métadonnées, composées essentiellement de mots-clés descriptifs permettant un repérage de sites internet par les consommateurs, sont conçues pour influencer le comportement des moteurs de recherche. Les métadonnées sont des algorithmes 3 et à ce titre ne combleraient pas les critères élaborés par la jurisprudence. Il sera intéressant d’observer si les décisions futures apporteront des précisions sur ce que constitue des métadonnées « originales » permettant la protection du droit d’auteur au Canada. (ii) Usage de la marque de commerce et du nom commercial d’un compétiteur dans les métadonnées : une situation de concurrence déloyale? Le recours en passing off a été rejeté du fait que les métadonnées utilisées dans un moteur de recherche n’empêchent pas les consommateurs de choisir l’hyperlien qu’ils veulent explorer. La Cour a aussi rejeté les recours en violation de marques de commerce et dépréciation de l’achalandage puisqu’il n’y a pas d’emploi en vertu de la Loi sur les marques de commercepar la défenderesse du nom commercial et des marques de commerce de la demanderesse. Bien que nous soyons d’accord avec la position de la Cour fédérale à l’effet qu’il n’y a pas de violation de marques de commerce, nous nous demandons si une preuve solide des perceptions et réactions des consommateurs pourrait démontrer que les consommateurs pourraient être trompés, ce qui ouvrirait ainsi la porte à un recours en concurrence déloyale. Conclusion La demanderesse a logé un appel du jugement de la Cour fédérale. La Cour d’appel sera amenée à développer sur la question d’une protection des métadonnées par le régime de la propriété intellectuelle. Demeurez en ligne pour la suite…  Red Label Vacations Inc. (redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca), 2015 FC 19 (CanLII).  CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13.  Insurance Corp of British Columbia c. Stainton Ventures Ltd., 2012 BCSC 608.

La Cour du Québec s’est récemment penchée sur l’application de la Charte de la langue française (la « Charte ») dans l’affaire Boulangerie Maxie’s 1. Cette décision apporte des précisions concernant l’emploi de la langue française de façon « nettement prédominante » dans la publicité et l’affichage public. La Cour confirme de plus que les marques de commerce, dans une langue autre que le français, bénéficient d’une exception, qu’elles soient enregistrées ou non. La Cour s’est également prononcée sur la défense de minimis laquelle peut, dans certains cas, s’appliquer lorsque les violations invoquées sont minimes. L’emploi du français de façon « nettement prédominante »  Certains défendeurs ont plaidé que l’emploi de la version française avant la version anglaise, sur une même affiche, permettait de conclure que le français était utilisé de façon nettement prédominante. La Cour a rejeté cet argument et conclu qu’un tel emploi ne rencontre pas le critère de nette prédominance. En bref, l’impact visuel de la version française doit être plus important et à cet égard, la Cour rappelle la règle du 2 pour 1 prévue dans la réglementation laquelle constitue une des façons d’atteindre cet objectif: l’espace consacré au texte français doit être au moins 2 fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue; les caractères utilisés dans la version française doivent être au moins 2 fois plus grands que ceux utilisés dans une autre langue; Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> L’exception des marques de commerce Certains défendeurs ont argumenté qu’ils n’avaient pas à traduire des expressions telles que « Everything inside packed with pride » et « Italian fancy leather goods » employées dans leur publicité puisque ces expressions tombent sous l’exception des « marques de commerce ». La réglementation prévoit en effet que les marques de commerce « reconnues » au sens de la Loi sur les Marques de Commerce n’ont pas à être traduites en français (sauf si une version française a été enregistrée). La Cour a conclu que l’exception des marques de commerce s’applique non seulement aux marques enregistrées, mais aussi aux marques employées, dans la mesure où l’expression utilisée se qualifie effectivement à titre de « marque de commerce ». À cet égard, la Cour est d’avis que l’expression « Italian fancy leather goods » était purement descriptive et ne se constituait pas une marque de commerce. Cette expression doit donc apparaître en français seulement ou en français et dans une autre langue, en autant que la version française soit affichée de façon nettement prédominante. La Cour a par ailleurs conclu que « Everything inside packed with pride » se qualifiait à titre de marque et n’avait pas à être traduite en langue française dans l’affichage public et la publicité. Cette conclusion ne constitue pas du droit nouveau. En effet, les tribunaux avaient déjà décidé dans le passé qu’une marque employée constitue une marque « reconnue » au sens de la loi. L’Office de la Langue Française n’avait toutefois pas modifié sa pratique pour se conformer à ces décisions.  Il sera donc intéressant de voir si l’Office de la Langue Française suivra enfin les conclusions de la Cour. La défense de minimis Pour éviter une condamnation, les défendeurs ont invoqué plusieurs moyens de défense. Outre les arguments remettant en cause la constitutionnalité de la Charte lesquels ont été rejetés, les défendeurs ont plaidé que les infractions reprochées étaient minimes et ne justifiaient pas un recours judiciaire. Ce moyen de défense a été rejeté.   Selon la Cour, les faits suivants ne se constituent pas des infractions mineures justifiant l’application de la défense de minimis : afficher une version bilingue alors que la Charte prévoit que la version française doit être nettement prédominante emballage en langue anglaise seulement site web en langue anglaise, sans traduction française La Cour souligne toutefois que les faits suivants pourraient possiblement justifier une défense de minimis : une affiche sur laquelle il manque quelques millimètres pour conclure que la version française est nettement prédominante un catalogue d’une centaine de pages offrant une version française équivalente à la version anglaise sauf pour un mot ou une phrase manquante un emballage ou un guide d’instructions bilingue où il manque un mot ou deux en français   En conclusion, la Charte et ses règlements prévoient différentes règles concernant l’utilisation d’une langue autre que le français (voir tableau ci-bas). À noter que plusieurs exceptions peuvent trouver application dépendant par exemple de la nature des produits et des activités, de la provenance ou de la destination des produits. Pour toutes questions à ce sujet, n’hésitez pas à consulter les membres de notre cabinet.   Quebec (Attorney General) c. 156158 Canada Inc. (Boulangerie Maxie’s), 2015 QCCQ 354

Depuis le 1er janvier 2015, les articles de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence («la Loi») relatifs aux nouvelles mesures frontalières sont entrés en vigueur au Canada. La loi a pour but ultime d’aider les titulaires de droits d’auteur et de marques de commerce à empêcher l’exportation et l’importation de produits contrefaits en violation de leurs droits de propriété intellectuelle. À cet égard, la loi crée de nouvelles mesures, dont des pouvoirs de saisie par les agents des douanes au moment où ces derniers soupçonnent qu’un produit contrefait des droits d’auteur ou des marques de commerce. La loi prévoit de plus un mécanisme de partage de renseignements (ex : le nom et l’adresse du propriétaire des produits, de l’importateur, de l’exportateur, etc.) et d’échantillons de produits entre les agents des douanes et les titulaires de droits qui ont présenté une Demande d’Aide à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) Programme des droits de propriété intellectuelle («Demande d’Aide») laquelle se trouve sur le site web de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ipr-dpi/app-dem-fra.html. Avec cette information, ces détenteurs de droits pourront plus aisément exercer des recours judiciaires contre la personne violant  leurs droits. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Il est important de noter que la Demande d’Aide inclut seulement les marques de commerce enregistrées, alors que les droits d’auteur enregistrés et non enregistrés sont couverts. La Demande d’Aide doit contenir le nom légal du détenteur des droits, son adresse, les coordonnées de son représentant au Canada (le cas échéant), le numéro d’enregistrement de la marque de commerce ou du droit d’auteur (si ce dernier est enregistré), le Code du système harmonisé maintenu par l’Organisation Mondiale des Douanes, le nom et la description des produits authentiques, une liste des importateurs autorisés à faire entrer ces produits au Canada (si applicable) et une liste des distributeurs connus des produits illégitimes ou suspects. La période de validité d’une telle demande est de deux ans et peut être prolongée sur demande. Il est primordial que les détenteurs de marques de commerce et de droits d’auteur soient au courant que le gouvernement peut exiger (1) qu’une sûreté soit fournie comme condition d’acceptation de la Demande d’Aide et (2) que s’ils reçoivent des échantillons et exercent un recours devant les tribunaux, ils seront tenus de payer aux douanes certains frais tels que les frais d’entreposage, de manutention et de destruction des produits gardés en rétention, le cas échéant. Aucun frais ne sera toutefois payable si le titulaire décide de ne pas intenter de recours suite à la réception des renseignements ou des échantillons. Pour assurer la détention des produits par les agents douaniers, les titulaires qui ont présenté la Demande d’Aide à l’ASFC ont l’obligation d’intenter une demande en justice dans les 10 jours suivant la notification de détention de l’ASFC et doivent donc contacter leurs procureurs au Canada le plus rapidement possible afin de prendre un recours, s’il y a lieu. Pour toutes questions à ce sujet, veuillez contacter les membres de notre cabinet.

Le régime de protection en matière de droit des marques sera modifié de façon substantielle dans un avenir prochain. Selon l’Office de la Propriété Intellectuelle (« OPIC »), ces changements devraient entrer en vigueur à la fin 2015 ou au début de l’année 2016. Ces modifications découlent de la négociation d’un traité de libre-échange entre le Canada et l’Europe (Accord Économique et Commercial Global), au cours desquelles le Canada s’est engagé à adopter trois traités internationaux? (Protocole de Madrid, Arrangement de Nice, Traité de Singapour). Ces modifications auront pour effet de simplifier la procédure d’enregistrement au Canada et d’harmoniser, dans une certaine mesure, le système canadien avec celui de l’Europe et d’autres pays membres de ces traités. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> Les principaux changements à prévoir sont: abolition des bases de dépôts?: seule l’intention d’usage sera requise au moment du dépôt; abolition de la déclaration d’usage: aucune déclaration d’usage ne sera exigée pour obtenir un enregistrement de marque; classification de Nice: les produits et services devront être classés selon ce système. Reste à savoir si l’OPIC exigera une seule taxe gouvernementale par demande (comme c’est le cas présentement) ou une taxe par classe ou par groupe de classes. Une autre question en suspens est celle de savoir si l’OPIC maintiendra le même niveau de précisions pour la description des produits et services; durée: la durée de l’enregistrement passera de 15 ans à 10 ans; demande divisionnaire: il sera possible de diviser une demande en cours de procédure; demande internationale: le Canada fera partie du système de Madrid, ce qui permettra aux canadiens de profiter du régime de la demande internationale pour revendiquer une protection dans les pays membres, en plus de permettre aux étrangers de déposer directement au Canada. Malgré l’abolition des bases de dépôt et de la déclaration d’usage, il sera toujours possible d’invoquer l’usage antérieur au Canada pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque ou pour attaquer les droits d’un tiers. En effet, le Canada demeurera un pays où l’usage est générateur de droits. Le projet de loi C-31 modifiant la Loi sur les Marques de Commerce a été sanctionné en juin dernier. Ces dispositions n’entreront toutefois en vigueur que lorsque la nouvelle réglementation en matière de marque de commerce sera adoptée. À cet égard, l’OPIC vient tout juste de lancer une période de consultations préalables qui prendra fin le 30 novembre 2014. L’OPIC devra de plus mettre à jour ses systèmes informatiques avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. Les changements au système canadien entraîneront selon toute vraisemblance un plus grand nombre de dépôts au Canada puisque (1) seule l’intention d’usage sera dorénavant requise pour obtenir un enregistrement et (2) le système de la demande internationale permettra aux étrangers de déposer directement au Canada. Il est donc plus que jamais recommandé d’être proactif et de déposer ses marques au Canada afin de protéger ses droits et d’éviter des procédures d’opposition et des litiges.

Deux sociétés Lassonde (ci-après Lassonde) , détentrices de la marque OASIS identifiant principalement des jus de fruits, intentent un recours judiciaire contre Oasis d’Olivia inc. pour demander à la Cour supérieure d’ordonner de cesser l’emploi de la marque OLIVIA’S OASIS pour du savon et de payer des dommages exemplaires et punitifs. Lassonde s’oppose aussi à l’enregistrement de la marque OLIVIA’S OASIS. Lassonde perd devant les deux instances. La Cour supérieure conclut qu’il y a abus de procédure et condamne Lassonde au paiement des honoraires extrajudiciaires et $25,000 en dommages punitifs. La Cour d’appel, uniquement saisie de la question des honoraires extrajudiciaires et des dommages, renverse la décision de la Cour supérieure considérant qu’il n’y a pas eu de preuve d’abus de procédure. A la suite de cette dernière décision, la presse écrite puis les médias sociaux s’emparent de l’affaire et expriment un tel mécontentement que Lassonde décide de battre en retraite et dédommage à l’amiable Oasis d’Olivia inc. La Cour d’appel n’a pas été convaincue qu’il y avait eu abus de procédure après analyse du comportement de Lassonde dans le cadre du dossier, de l’absence d’intimidation expresse et du fait que l’exercice de deux recours en parallèle était une pratique courante en la matière. La cour ajoute que puisque le juge de première instance a rendu un jugement en 50 paragraphes après 5 jours de procès et un long délibéré, la question juridique au coeur du débat ne devait pas être évidente. Ces évènements amènent les réflexions suivantes : 1. Le détenteur d’une marque de commerce doit exercer son jugement pour déterminer dans quelles situations il doit ester en justice et dans quelles situations il doit s’en abstenir. Lorsque le détenteur analyse cette question, il prend en compte ses chances de succès, l’importance du problème et les répercussions futures sur ses droits, etc. et il doit aussi composer avec l’impact possible d’un tel recours sur sa réputation. Cette considération n’est pas nouvelle mais elle gagne du poids depuis que les médias sociaux permettent de propager des informations comme une trainée de poudre 2. La Cour d’appel souligne que les recours pouvaient être justifiés pour renforcer l’identification de Lassonde à sa marque. Nous ajoutons que le détenteur d’une marque qui ne réagit pas lorsque ses droits sont bafoués peut voir ses droits amoindris sinon anéantis dans certaines circonstances. 3. La durée du procès dépend des efforts que les parties y mettent. Le long jugement s’explique par le fait que l’analyse du risque de confusion requiert l’étude de plusieurs critères et considérations, ce qui ne veut pas dire que la conclusion n’est pas facile à prévoir. Le long délibéré n’est pas en soi un facteur à considérer dans la question de l’abus de procédure puisqu’il peut avoir été causé par de multiples facteurs qui peuvent n’avoir aucun lien avec la cause (dont l’agenda de la juge). 4. L’article 54.1 du Code de procédure civile du Québec indique qu’un recours peut être abusif s’il est manifestement mal fondé. Comme les marques possèdent des différences notables au niveau phonétique, visuel et sémantique, que le terme OASIS a une signification dans le langage courant, que personne ne peut s’approprier ce terme, que les protagonistes offraient en vente leurs produits destinés à des fins et des clients différents, ne se retrouvant pas côte à côte dans les mêmes établissements et sans chevauchement de créneaux de distribution, nous nous interrogeons sur le fondement juridique de ce recours. Goudreau Gage Dubuc, l’un des plus importants cabinets en propriété intellectuelle au Canada, s'est joint à Lavery Avocats. Les deux cabinets ont intégré leurs opérations afin d’offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients. Le regroupement consolide l’approche multidisciplinaire de Lavery qui poursuit ainsi sa croissance en arrimant à son offre de services l’expertise d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce dédiés au droit de la propriété intellectuelle et faisant partie d’une des équipes les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.VosAvocatsEnPi.ca. --> 5. La preuve d’un abus de procédure peut s’avérer difficile à faire devant les tribunaux. On ne peut entraver indûment le recours aux tribunaux. 6. Les médias sociaux peuvent réagir à des situations qui paraissent injustes et l’impact des médias sociaux est puissant. Les opinions émises sur les médias sociaux ne prennent pas nécessairement en compte les règles de droit et de preuve et peuvent être contraires au droit et être injustes. Les médias sociaux peuvent mener à d’autres types d’abus par exemple lorsque les opinions qui sont véhiculées se préoccupent davantage du degré de sympathie des parties impliquées que des fondements du droit. 7. Bien utilisés, les médias sociaux peuvent être un outil intéressant pour qui veut faire valoir ses droits, en permettant la cueillette d’informations, en identifiant ceux qui reçoivent des mises en demeure similaires, ceux qui faute de moyens économiques décident de ne pas ester en justice ou ne pas se défendre et ainsi aider le justiciable à faire la preuve devant les tribunaux d’un abus de procédure !