Litige de propriété intellectuelle

Vue d’ensemble

Le respect et la défense de vos droits de propriété intellectuelle dépendent d’une stratégie de litige réfléchie. Nous vous aiderons à bénéficier pleinement de vos droits de propriété intellectuelle de tous types.

Chez Lavery, nous adoptons une approche d’équipe pour résoudre les conflits actuels ou potentiels, que ce soit par le litige ou des modes alternatifs de règlement, tels que la négociation, la médiation et l’arbitrage.

En particulier, nous plaidons devant les cours et tribunaux fédéraux et québécois en matière de :

  • contrefaçon et validité des droits de propriété intellectuelle,
  • annulation et radiation des droits de propriété intellectuelle,
  • demandes en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité),
  • recours extraordinaires, tels les injonctions, les saisies, incluant Anton Piller,
  • opposition de marques de commerce,
  • « passing-off » et concurrence déloyale,
  • contrôle judiciaire des décisions de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada,
  • différends entre actionnaires basés sur des droits de propriété intellectuelle,
  • différends basés sur les licences et contrats de franchise, la protection des secrets commerciaux, ainsi que les clauses de non-concurrence et non-sollicitation et
  • affaires réglementaires.


 Découvrez notre expertise complète en PI

  1. Garder ses vieilles habitudes – les droits d’utilisateurs antérieurs selon le droit canadien des brevets

    Les droits d’utilisateurs antérieurs sont reconnus depuis longtemps par le droit canadien des brevets. Ces droits, qui constituent une défense contre la contrefaçon de brevet, sont considérés comme un moyen d’assurer l'équité en permettant à une personne ayant fabriqué, utilisé ou acquis de manière indépendante une invention qui fait ensuite l'objet d'un brevet de continuer à utiliser l'invention. Une version révisée de l’article 56 de la Loi sur les brevets, qui définit les droits d’utilisateurs antérieurs et qui présente des similitudes avec l'article 64 de la loi britannique sur les brevets, est entrée en vigueur le 13 décembre 2018. La disposition révisée s'appliquera à une action ou à une procédure commencée le 29 octobre 2018 ou après et portant sur un brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite. La véritable portée des droits d'utilisateurs antérieurs en vertu de la disposition révisée n’avait jamais fait l’objet d’une interprétation judiciaire avant une décision récente de la Cour fédérale dans l’affaire Kobold Corporation c. NCS Multistage Inc. Les deux entreprises en cause sont des fournisseurs d’équipements utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière pour la fracturation hydraulique. Dans cette affaire, Kobold Corporation (ci-après Kobold, le demandeur) alléguait que quatre des outils exclusifs de NCS Multistage Inc. (ci-après NCS, le défendeur) utilisés pour la fracturation étaient en contrefaçon du brevet canadien no 2,919,561, et NCS a demandé à la Cour par voie de requête en jugement sommaire de rejeter l'action en contrefaçon sur la base des droits d’utilisateurs antérieurs. Dans son analyse du paragraphe 56 dans sa forme actuelle, la Cour a tenu compte des versions anglaise et française dudit paragraphe, de l'historique législatif, de la jurisprudence canadienne examinant le paragraphe 56 précédent, ainsi que de la législation correspondante au Royaume-Uni. Dans un premier temps, la Cour a souligné le fait que le paragraphe 56 de la Loi sur les brevets en vigueur depuis le 13 décembre 2018 accorde des droits plus étendus que l'ancien paragraphe 56, notant plus spécifiquement les trois différences suivantes : La législation précédente se limitait à accorder à un utilisateur antérieur le droit d'utiliser et de vendre un produit physique, alors que la disposition actuelle donne à un utilisateur antérieur le droit de commettre un « acte » qui aurait autrement constitué une violation. Le mot "acte" doit être interprété à la lumière de l'article 42 de la Loi sur les brevets, qui accorde des droits exclusifs pour « faire, construire et utiliser l'invention et la vendre à des tiers pour qu'elle soit utilisée », ce qui englobe notamment les méthodes brevetées. Cette interprétation peut limiter les droits d’utilisateurs antérieurs, la Cour donnant l’exemple d’un utilisateur antérieur qui fabriquait et utilisait un appareil; il pourra continuer à fabriquer et à utiliser l’appareil, mais ne pourra pas invoquer une défense d’utilisation antérieure en vertu du paragraphe 56 pour vendre l’appareil, car la vente est un acte distinct de la fabrication ou de l’utilisation au sens de la Loi.    Alors que la législation précédente limitait la protection de la vente ou de l'utilisation de la manifestation physique de l'invention, le fait de commettre un acte qui aurait constitué une contrefaçon est protégé en vertu du paragraphe 56 tel que modifié; et La législation actuelle étend la protection à une personne qui a fait des préparatifs sérieux et efficaces pour commettre un acte de contrefaçon avant la date de la revendication, ce qui n’était pas le cas en vertu du paragraphe 56 dans sa forme précédente. Les parties avaient des interprétations différentes du terme « même acte » au paragraphe 56(1), et plus particulièrement sur le degré de similitude requis. La Cour a déterminé que le mot « même » au paragraphe 56(1) signifie un acte identique, tandis que les paragraphes 56(6) et 56(9) permettent une défense par un tiers d'un usage antérieur selon la norme moins stricte d’un acte qui est « sensiblement le même ». La Cour a déclaré que l'utilisateur antérieur peut ajouter ou modifier des éléments qui n'enfreignent pas le brevet, par exemple en modifiant la couleur de la peinture d’un appareil, mais l'utilisateur antérieur ne peut pas modifier un élément faisant partie du concept inventif de l'invention. La Cour a ensuite établi les facteurs qui doivent être considérés dans l’évaluation de la défense de droits d'utilisateurs antérieurs en vertu du paragraphe 56(1) : Déterminer si les actes accomplis avant et après la date de la revendication sont identiques. Si c’est le cas, il n'est pas nécessaire d'envisager une contrefaçon – le paragraphe 56(1) fournira toujours un moyen de défense contre toute contrefaçon potentielle; Si les actes ne sont pas identiques, déterminer si les actes sont en contrefaçon du brevet, et si c’est le cas, déterminer quelles revendications sont enfreintes. Si les actes postérieurs à la revendication ne violent pas le brevet, alors il n'y a pas d'actes autrement contrefaisants et il n'est donc pas nécessaire de s'appuyer sur le paragraphe 56(1). Si les actes antérieurs à la revendication ne contrefont pas le brevet, le paragraphe 56(1) ne peut s'appliquer. Si les actes postérieurs à la date de revendication sont en contrefaçon d’une revendication particulière du brevet qui n’était pas contrefaite par les actes antérieurs à la date de revendication, le paragraphe 56(1) ne peut s'appliquer; Si les actes antérieurs et postérieurs à la date de revendication ne sont pas identiques, mais ne font qu'enfreindre les mêmes revendications, déterminer alors si les modifications concernent le concept inventif de l’invention brevetée. S'ils ne le font pas, une défense en vertu du paragraphe 56(1) est possible. La Cour a conclu qu’une requête en jugement sommaire est seulement appropriée dans les cas où les actes avant et après la date de revendication sont clairement identiques, et donc où il n’est pas nécessaire d’interpréter les revendications et d’analyser la question de la contrefaçon. Puisque dans le cas en question les actes effectués par NCS avant et après la date de revendication différaient, la Cour a conclu qu’un procès en bonne et due forme était requis afin d’analyser la question de contrefaçon et de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi sur les brevets.   Conclusions Cette première analyse détaillée de l’article 56 de la Loi sur les brevets telle qu’amendée en décembre 2018 clarifie plusieurs aspects de la défense contre la contrefaçon de brevet basée sur les droits des utilisateurs antérieurs et servira certainement de fondement pour les décisions futures sur cette question. Cependant, l’application du paragraphe 56(1) de la Loi n’a pas été effectuée dans le cadre de cette requête en jugement sommaire, et il faudra donc attendre un futur procès sur cette question pour obtenir un éclairage additionnel sur la portée des droits d'utilisateurs antérieurs selon le droit canadien.

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  2. Peut-on protéger une idée, un style ou une méthode avec la Loi sur le droit d’auteur?

    À la veille des fêtes 2021, alors que les enfants rêvent des jouets que le père Noël leur apportera, nous revenons avec vous sur une décision de circonstance présentant une revue de ce qui est protégeable par la Loi sur le droit d’auteur. Comme l’a appris l’artiste en arts visuels, Mme Claude Bouchard (« Bouchard »), à l’issue du recours qu’elle avait entrepris contre Ikea Canada (« Ikea »)1, la Loi sur le droit d’auteur2 ne protège pas les idées, styles ou méthodes développés et utilisés par les artistes pour concevoir leurs œuvres et ce, même si leur travail est exposé dans des musées et commercialisé à l’international. De 1994 à 2005, Bouchard vendait des peluches créées à partir de dessins d’enfants dans une boutique Unicef à Montréal. En septembre 2014, Ikea lance un concours de dessins pour les enfants et réalise 10 peluches à partir des œuvres gagnantes, commercialisées dans la collection « Sogoskatt ». Une partie des profits est versée à l’Unicef. À l’origine, Bouchard réclamait une condamnation monétaire à l’encontre de l’Unicef et d’Ikea pour avoir copié ses jouets, alléguant que ces dernières ont utilisé, notamment, son idée, son style original ou sa façon de faire. En 2018, la Cour supérieure se prononce une première fois sur cette affaire, rejetant le recours contre l’Unicef en raison des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies3. L’immunité de l’Unicef contre les poursuites est dans ce cas absolue puisque le recours de Bouchard est en lien direct avec la mission de l’organisme4. En janvier 2021, le juge Patrick Buchholz de la Cour supérieure a mis fin au litige opposant Bouchard à Ikea, rejetant le recours en contrefaçon des œuvres de Bouchard basé sur la L.d.a. notamment parce qu’il est mal fondé, voué à l’échec et déraisonnable, donnant ouverture à son irrecevabilité pour cause d’abus5. Pourquoi le recours en contrefaçon de Bouchard était-il mal fondé? La Cour examine tout d’abord les arguments invoqués par Ikea voulant que deux éléments essentiels donnant ouverture au recours en contrefaçon6 ne pourront pas être démontrés par Bouchard : il n’y a aucune preuve qu’Ikea a eu accès aux œuvres de Bouchard7; il n’y a aucune preuve qu’Ikea a reproduit une partie importante d’une œuvre de la demanderesse. Par conséquent, Ikea avance qu’il n’y a eu aucune violation du droit d’auteur de Bouchard qui cherche un monopole sur une idée, un style ou une méthode, ce qui n’est pas protégé par la L.d.a.8. Absence d’accès aux œuvres de Bouchard Le Tribunal ne retient pas le premier argument d’Ikea selon lequel il y a une absence d’accès aux œuvres de Bouchard. Il détermine que les procédures sont à un stade trop préliminaire pour trancher cette question9. L’honorable Buchholz rappelle à cet effet que l’article 51 du C.p.c. n’est pas « un passe-droit permettant de court-circuiter le processus judiciaire et de mettre fin prématurément à des demandes en justice autrement recevables » alors que la preuve est encore incomplète10. Également, le Tribunal note le sérieux des liens entre Ikea et l’Unicef qui peuvent avoir rendu possible et vraisemblable l’accès aux œuvres de Bouchard11. Dans ce contexte, seule une audition au mérite aurait pu éclaircir la question de l’accès aux œuvres de Bouchard en permettant de tester, notamment, la crédibilité des témoins au procès12. Absence de reproduction d’une partie importante de l’œuvre Bouchard allègue que les jouets conçus par Ikea reprennent huit caractéristiques essentielles de son concept de peluches, soit : Des yeux ronds découpés dans des tissus qui ne s’effilochent pas et cousus dans les contours; Des bouches linéaires découpées en mince bordure et cousues dans les tissus qui ne s’effilochent pas; Rembourrage de fibres polyester; Le jouet est proportionné aux mains des enfants; Réalisation fidèle au dessin de l’enfant; Indication du nom de l’enfant et de son âge sur carte étiquette; Tout est en aplat, tête, corps, pattes, queue et au même plan et rembourré; Utilisation de textile, peluche et l’application des couleurs originelles des dessins. »13 Toutefois, le Tribunal retient le deuxième argument d’Ikea voulant que les peluches d’Ikea ne reproduisent pas une partie importante de l’œuvre de Bouchard. En effet, comme les œuvres de Bouchard et d’Ikea ne se ressemblent pas, cela signifie qu’une partie substantielle des œuvres n’a pas été reproduite14. Comment déterminer si une « partie importante » d’une œuvre a été reproduite? Comme le prévoit la L.d.a., le droit d’auteur sur une « œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre »15. La Cour suprême a défini ce qu’est une « partie importante » de l’œuvre dans l’arrêt Cinar16, précisant qu’il s’agit d’une notion souple, s’interprétant selon les faits. L’évaluation est globale et qualitative. Les critères qui doivent être utilisés par les tribunaux afin de déterminer s’il y a eu reproduction d’une « partie importante de l’œuvre » sont : l’originalité de l’œuvre qui doit être protégée par la L.d.a.17; la partie représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur18; la nature des deux œuvres dans leur ensemble, sans porter attention à des extraits isolés19; l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l’œuvre20. Bien que certaines caractéristiques similaires se retrouvent à la fois dans la confection des peluches de Bouchard et celles d’Ikea, les peluches sont complètement différentes et ne se ressemblent pas puisqu’elles sont conçues à partir de dessins d’enfants distincts. Bouchard admet même « qu’un jouet fait à partir d’un dessin d’enfant unique est en soi un jouet unique »21. La L.d.a. peut-elle protéger une idée, un concept ou un corpus d’œuvres? Bouchard prétend plutôt qu’Ikea a illégalement reproduit son idée, son concept, son style ou sa façon de faire22. Elle avance finalement qu’Ikea a copié non pas une œuvre précise, mais bien son « œuvre » dans son acceptation plus large23. Ces arguments de Bouchard mettent en lumière des questions qui reviennent souvent devant les tribunaux et qui démontrent une compréhension erronée de ce qui est protégé par le droit d’auteur. La protection d’une idée, d’un concept, d’un style ou d’une façon de faire En 2004, la Cour suprême rappelait que le droit d’auteur protège l’expression des idées dans une œuvre et non les idées24. Le juge Buchholz souligne à juste titre qu’un artiste peut s’inspirer d’un autre artiste sans qu’il y ait atteinte aux droits protégés par la L.d.a. Il mentionne, par exemple, que si les styles étaient protégés, Monet n’aurait pu peindre dans le style impressionniste25. Également, le Tribunal note que les peluches fabriquées par Bouchard correspondent à un style générique dicté par des normes de sécurité en matière de fabrication et de vente de jouets26. Ainsi, la L.d.a. n’offre aucune protection des idées, concepts, styles ou des méthodes et techniques de fabrication. La protection d’un corpus, d’une collection ou d’un héritage artistique Le Tribunal précise que la L.d.a. ne protège pas un ensemble d’œuvres ou un héritage artistique, mais bien chaque œuvre dans son individualité27. Bouchard c. Ikea Canada, 2021 QCCS 1376. L.R.C. (1985), c. C-42, ci-après « L.d.a. » Bouchard c. Ikea Canada, 2018 QCCS 2690. Id., par. 24-25. Art. 51 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, ci-après « C.p.c. ». Art. 2 « contrefaçon » L.d.a. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 16-17. Id.,par. 15. Id.,par. 34. Id.,par. 28. Id.,par. 37 à 39. Id.,par. 40 Id., par. 49. Id., par. 55 Art. 3 L.d.a. Robinson c. Films Cinar inc., 2013 CSC 73, par. 26, 35-36. Id., par. 26 Id. Id., par 35. Id., par. 36. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 53. Id., par. 56. Id., par. 69. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 8. Id., par. 67. Règlement sur les jouets, DORS/2011-17, adopté en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, art. 29, 31 et 32. Bouchard c. Ikea Canada, préc., note 1, par. 69 à 71.

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  3. Connaissez-vous vos licences open source?

    A-t-on le droit de copier le code source écrit et développé par quelqu’un d’autre? La réponse à cette question dépend du contexte, mais même en contexte d’innovation ouverte, les droits de propriété intellectuelle sont le point de départ de l’analyse requise pour y répondre. Dans le domaine du logiciel, les licences open source (parfois désignées « licences de logiciels ouverts ou libres » ou « licences à source ouverte » (Open Source) permettent de donner à tous accès au code source du logiciel, gratuitement et avec peu de restrictions. Le but est généralement de favoriser l’évolution de ce code en incitant le plus grand nombre de gens à l’utiliser. Linus Torval, le programmeur du noyau Linux (certainement l’un des plus importants projets open source) a récemment déclaré que sans l’approche open source, son projet n’aurait probablement pas survécu1. Cette approche a des conséquences juridiques : la société Vizio est depuis peu visée par une poursuite alléguant le non-respect d’une licence open source de type GPL lors de la conception du logiciel SmartCast OS intégré aux téléviseurs qu’elle fabrique. Elle est poursuivie par Software Freedom Conservacy (« SFC »), un organisme américain sans but lucratif faisant la promotion et la défense de licences open source. Dans le cadre de sa poursuite, SFC allègue notamment que Vizio devait distribuer le code source de SmartCast OS sous la même licence open source, ce que Vizio n’a pas fait, privant les consommateurs de leurs droits2. En droit canadien, l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur3 confère à l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre originale. Ce principe est repris par tous les pays signataires de la Convention de Berne de 1886, soit la quasi-totalité des pays du monde. Le contrat de licence, qui permet de conférer à une autre personne le droit de reproduire l’œuvre, peut prendre différentes formes. Il permet aussi d’établir l’étendue des droits conférés et les modalités de l’utilisation permise. Mais toutes les licences de type open source ne sont pas équivalentes. Plusieurs permettent aux créateurs d’assortir le droit d’utiliser le code rendu ainsi disponible à diverses conditions. En vertu de ces licences, l’utilisation de l’œuvre ou du logiciel peut être faite par tous, mais est susceptible d’être assujettie aux contraintes suivantes, selon le type de licence en vigueur : Obligation d’affichage : Une licence open sourcepeut exiger la divulgation de certaines informations dans le logiciel ou dans le code source lui-même : Le nom de l’auteur, son pseudonyme ou même son anonymisation, selon le souhait de cet auteur et/ou citation du titre de l’œuvre ou logiciel; La licence d’utilisation de l’œuvre ou du logiciel Open source redistribué; La mention de modification pour chaque fichier modifié; La mention d’exclusion de garantie. Devoir contributif : Certaines licences exigent le partage de toute modification du code open source,à des conditions identiques. Dans certains cas, cette obligation va même jusqu’à inclure tout logiciel qui incorpore le code open source. En d’autres mots, le code dérivé du matériel open source devient aussi open source. Ce devoir contributif peut généralement être catégorisé selon l’un des niveaux suivants : Toute redistribution doit se faire sous la licence initiale, faisant en sorte que le résultat devienne lui aussi open source; Toute redistribution du code, modifié ou non, doit se faire sous la licence initiale, mais un autre code peut être associé ou ajouté sans être assujetti à la licence open source; Toute redistribution se fait sans contrainte de partage. Interdiction de commercialisation : Certaines licences interdisent toute utilisation à des fins commerciales. Apache v2 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui BSD Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui CC BY-NC 4.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseNon CC0 1.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué. Utilisation commerciale permiseOui GPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui, mais les sous-licences sont interdites. LGPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionLa redistribution du logiciel, modifié ou non, doit se faire selon les termes de la licence initiale. De nouvelles composantes peuvent être ajoutées, mais non intégrées, sous d’autres licences non open Source. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui MIT Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui Il est important de sensibiliser les équipes de programmation aux problématiques pouvant survenir en cas d’utilisation de modules régis par des licences « contaminantes » (telle que la licence CC BY-NC 4.0) dans la conception de logiciels à vocation commerciale. Ces logiciels pourraient perdre une valeur importante en cas d’incorporation de tels modules, rendant ainsi difficile, voire impossible, toute commercialisation du logiciel. Dans un contexte d’innovation ouverte où il est souhaité par les développeurs de partager leur code informatique, notamment pour susciter les collaborations, il est important de bien comprendre la portée de ces diverses licences. Le choix de la licence appropriée doit se faire en tenant compte des objectifs du projet. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours possible de changer la licence utilisée pour la distribution du code une fois que celui-ci a commencé à être distribué. Le choix de la licence peut donc avoir des conséquences à long terme sur un projet. David Cassel, Linus Torvalds on Community, Rust and Linux’s Longevity, The NewStack, 1 Oct 2021, en ligne : https://thenewstack.io. Voir le communiqué de presse de SFC : https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/vizio.html LRC 1985, c. C-42.

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  4. Le marché gris au Canada, la Cour d’appel ajoute quelques nuances de Grey

    Au Canada, comme ailleurs dans le monde, les détenteurs de propriété intellectuelle ont tenté à de nombreuses reprises de contrôler leurs chaînes de distributions à l’aide du droit des marques de commerce, du droit d’auteur ou encore de contrats d’exclusivités, et ce, sans trop de succès. Or, la Cour d’appel du Québec a récemment condamné Costco Wholesale Canada Ltd. pour faute d’interférence contractuelle dans Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd.1 (ci-après l’« arrêt Costco ») dans un contexte de marché gris aussi appelé Grey Marketing. Cet arrêt remet en cause une longue série de décisions relativement à la légalité du marché gris et au principe de libre concurrence bien établi en droit québécois2. Le marché gris est défini comme suit : « [traduction] des biens qui sont importés contrairement à la volonté du titulaire du droit d’auteur ou d’un importateur autorisé dans un territoire donné. Il renvoie aux biens qui, en règle générale, sont mis en marché de façon légitime dans le marché étranger, mais dont la présence sur le marché local est assombrie par des allégations de violation. C’est pour cette raison que le marché porte le nom de “marché gris” par opposition au marché noir, au sein duquel il y a violation du droit d’auteur, et au marché blanc, où il n’y a aucune violation du droit d’auteur »1. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment confirmé que le marché gris est une manière légale d’acheter des produits de marque à l’étranger et de les revendre en concurrence à un distributeur local du manufacturier étranger3. Dans l’arrêt Costco, Simms Sigal & Co. Ltd. (« Simms ») importe et distribue des vêtements haut de gamme à des détaillants au Canada. En 2006, Simms conclut une entente de distribution exclusive avec Rock & Republic Enterprise inc. (« R & R ») pour la distribution de la ligne de denim, des vêtements prêt-à-porter et des accessoires R & R. Les jeans R & R sont alors un produit haut de gamme, très en demande, dont la paire se détaille entre 250 $ et 325 $. En novembre 2009, Costco Wholesale Canada Ltd. (« Costco ») est approchée par un distributeur qui lui propose de lui vendre des jeans R & R à très bas prix. La preuve démontre que R & R savait que les jeans étaient ultimement destinés au marché canadien. R & R vendait à un premier distributeur qui revendait à un second distributeur qui finalement vendait à Costco. Ainsi Costco achète les jeans de R & R via deux intermédiaires et les offres à sa clientèle pour 98,99 $. Simms envoie une mise en demeure afin que Costco cesse de vendre les jeans R & R alléguant qu’elle est la distributrice exclusive et que les jeans vendus sont des contrefaçons. Après vérification auprès de son distributeur, Costco reçoit une lettre de R & R qui confirme qu’il s’agit bien de produits authentiques. De plus, le distributeur indique que R & R « are already dealing with the mad distributor » et « please do not release this letter to the distributor »4. Forte de ces lettres, Costco répond à Simms qu’il s’agit de biens authentiques achetés sur le marché gris et qu’elle est en droit de les revendre au Canada. En juillet 2010, Simms fait parvenir une seconde mise en demeure et réitère qu’elle détient les droits exclusifs de distribution des jeans R & R au Canada. Simms prend action contre R & R et Costco, mais R & R fait faillite. En première instance5, le juge de la Cour supérieure retient la responsabilité de Costco pour les dommages causés à Simms dès novembre 2009, donc suite à la réception de la première mise en demeure. Selon le juge, Costco aurait choisi d’ignorer l’existence du contrat d’exclusivité entre Simms et R & R, se campant dans une position d’aveuglement volontaire, alors qu’elle aurait dû inférer du comportement de son distributeur suffisamment d’indices démontrant à la fois l’existence du contrat de distribution exclusif et sa violation par R & R. Costco est condamnée à payer la somme de 361,005.44 $ à titre de dommages à Simms. Costco est aussi condamnée à payer des dommages punitifs exemplaires de 500 000,00 $ en conséquence de la gravité de sa faute d’interférence contractuelle et des effets sur la réputation de Simms sur le marché canadien. La Cour d’appel du Québec a maintenu la décision de la Cour supérieure et conclu à la responsabilité de Costco. L’interférence contractuelle et la notion de faute En droit civil québécois, selon le principe de l’effet relatif des contrats, les obligations et les engagements qui y sont prévus ne peuvent lier que les personnes qui ont consenti au contrat. La faute d’interférence contractuelle est une exception à ce principe. En 1975, dans l’arrêt Trudel c. Clairol6 qui traitait d’une forme de marché gris, la Cour suprême du Canada définit la faute d’interférence contractuelle comme étant une « faute contre l’honnêteté de s’associer sciemment à la violation d’un contrat »7. Plus simplement, pour qu’il y ait ouverture au recours d’interférence contractuelle, le demandeur doit démontrer : « l’existence du contrat et la validité des obligations contractuelles auxquelles le tiers aurait contrevenu; »8 « les éléments constitutifs de la faute du tiers sont : la connaissance par le tiers des droits contractuels; l’incitation ou la participation à la violation des obligations contractuelles; et la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d’autrui.&nbsp »9 La Cour d’appel précise dans l’arrêt Costco que, pour retenir la faute du tiers, il n’est pas nécessaire « que celui-ci ait reçu une copie du contrat, ni même qu’il ait lu la clause d’exclusivité. »10 L’analyse de la connaissance qu’a le tiers du contrat est contextuelle11. À cet effet, la Cour d’appel confirme que la mise en demeure de novembre 2009 n’était pas ambiguë puisque l’affirmation de Simms voulant qu’elle soit la distributrice exclusive de R & R était « claire et ne nécessitait aucune interprétation »12. De plus, Costco n’a pas agi en personne prudente et diligente et a fait preuve d’aveuglement volontaire en poursuivant la vente des jeans R & R alors que la lettre de confirmation de R & R quant à ses droits n’était pas signée et qu’elle prédatait la demande de confirmation. Ces faits jumelés à la mise en demeure auraient dû être suffisants pour conclure à la violation du contrat13. Même si la Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’impose pas un fardeau additionnel au tiers de bonne foi de s’informer14, l’ajout de la notion « d’aveuglement volontaire » rend la situation éminemment subjective. En effet le juge de la Cour supérieure écrit : [186] Costco relies on the fact that they were dealing with a trusted intermediary. Costco has filed no evidence that it was ever advised that, in fact, R & R had “resolved promptly” the matter with Simms. Accordingly, there was no reason for Costco to believe it could ignore the cease and desist letters. [187] Costco allowed itself to limit its focus to the issue of authenticity of the Product despite being put on notice by Simms that the up-front issue with Simms was the EDA (Exclusive Distribution Agreement). If Costco was not prepared to deal directly with Simms to resolve the issue, it needed to have the issue of the EDA asked and answered by R & R. Costco failed to do either. [188] […] Ms. Janek on behalf of Costco was at fault in not seeking: (a) some confirmation emanating from R & R that they knew the goods were being sold in Canada by Costco and (b) that there was no Simms EDA that would prevent such sales. […] 15 [nos soulignements] La Cour d’appel semble approuver le raisonnement du juge de première instance. Faisant écho à l’analyse de la Cour supérieure citée ci-dessus, elle explique : [61] Non seulement Costco n’obtient pas les confirmations requises par Mme Janek, mais elle choisit d’ignorer les informations qui lui sont communiquées et qui lui indiquent que Simms est la distributrice exclusive au Canada des produits R & R […]16 S’il n’y a pas d’obligation de s’informer, ce qui est reproché à Costco c’est d’avoir demandé une confirmation du distributeur et de R & R à l’effet que les biens étaient authentiques et qu’ils pouvaient être vendus au Canada, mais que les réponses obtenues étaient douteuses.    Est-ce que la décision aurait été différente si Costco avait uniquement demandé à R & R de confirmer que les biens vendus étaient authentiques et à son distributeur qu’il n’était pas lié par une obligation contractuelle de ne pas vendre au Canada ?  Si la réponse est oui, les conclusions de la Cour d’appel nous semblent peu logiques en pratique. En effet, si comme l’affirme la Cour d’appel il n’y a pas d’obligation de s’informer, l’erreur de Costco était de s’être informée un peu trop et donc, il aurait été préférable de poser le moins de questions possible.  Si en revanche il existe une forme d’obligation minimale d’information, qu’aurait dû faire Costco? Le juge de la Cour supérieure a conclu sur la base des faits qui ont été prouvés au procès que Costco aurait dû obtenir une lettre signée du titulaire des marques de commerce en cause qui confirme ou nie les droits exclusifs de Simms. La Cour d’appel semble approuver et ajoute : [66] Il n’est pas ici question d’ambiguïté ou d’interprétation de l’exclusivité conférée à Simms qui n’auraient pas permis à Costco d’en comprendre la portée ou l’étendue, mais seulement de la connaissance qu’avait Costco de son existence. […]17 Ainsi, l’Arrêt Costco semble créer une obligation d’information qui doit être accomplie pour éviter une faute d’interférence contractuelle. L’ampleur de cette obligation demeure cependant vague. La libre concurrence et le marché gris Si les obligations de s’informer sont interprétées de manière large, il serait possible pour un titulaire de droit de propriété intellectuelle d’organiser son réseau de distribution de sorte qu’il serait difficile pour un tiers de prétendre ne pas être au courant des limitations contractuelles d’exclusivité sur un territoire donné. En première instance, Costco alléguait que les jeans R & R qu’elle revendait à bas prix avaient été acquis légitimement sur le marché gris et qu’elle pouvait les revendre. En matière de marché gris, la Cour suprême a notamment avancé, dans l’arrêt Consumers Distributing Co. c. Seiko18, que de « reconnaître implicitement à un individu qui vend un produit le droit d’imposer des restrictions à la vente, par une autre personne, de bien meubles identiques légitimement acquis » serait un « coup porté à la théorie relative aux restrictions à la liberté du commerce et au concept de la libre concurrence »19. Dans le cas qui nous occupe, la Cour supérieure a déterminé que Costco ne pouvait pas s’exonérer en alléguant son droit d’acheter et de revendre des biens en provenance du marché gris puisque le contrat entre R & R et Simms est un fait juridique qui lui est opposable20. Les faits particuliers de cette affaire ont-ils joué tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel ? Sûrement, mais dès lors qu’un contrat est un fait juridique opposable aux tiers, que ce tiers a une forme d’obligation de s’informer sur ce fait juridique et qu’on ne saurait faire preuve d’aveuglement volontaire, la combinaison de ces décisions semble donner un poids plus important au respect des contrats qu’au principe de libre concurrence21. S’agit-il d’une particularité du droit civil au Québec par rapport à la common law? Jusqu’où l’obligation de s’informer va-t-elle à la suite de l’envoi d’une mise en demeure et quel degré d’ambiguïté est nécessaire afin de prétendre que l’on n’a pas une connaissance des obligations contractuelles? Ce sont là autant de nuances grises qui seront vraisemblablement explorées dans les prochaines années. 2020 QCCA 1331. La libre concurrence est un principe bien établi en droit civil. Dans son arrêt Excelsior (L’), compagnie d’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d’assurance vie, la Cour d’appel reconnaissait la liberté de concurrence comme « principe fondamental de l’organisation des activités économiques […], sous réserve de son encadrement législatif ou réglementaire ». Ainsi, la concurrence a de particulier qu’elle peut causer préjudice à autrui et être volontaire sans constituer une faute. La concurrence constituera une faute seulement si elle est illicite ou déloyale, présentant des procédés malhonnêtes. Excelsior (L’), compagnie d’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d’assurance vie, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.), p. 30. Kraft Canada Inc. v. Euro Excellence Inc., 2005 FCA 427, paragr. 2 Mars Canada Inc. v. Bemco Cash & Carry Inc., 2016 ONSC 7201, par. 7?; conf. 2018 ONCA 239. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1,par. 18. Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., 2017 QCCS 5058. [1975] 2 RCS 236. Id., p. 241. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 51. Id., par. 50. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 57. Id. Id., par. 58. Id., par. 64?; Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 6, par. 181 à 183. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 64. Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 6, par. 186 à 188. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 61. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd., préc., note 1, par. 66. 1984 1 CSC 583. Id., p. 584. Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 6, par. 94 et 214. Excelsior (L’), compagnie d’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La), compagnie d’assurance vie, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.), p. 30.

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