Dessins industriels

Chaque Fashion Week marque une période de forte visibilité pour les marques de l’industrie de la mode, mais elle les expose également à des risques accrus de copie, de contrefaçon et d’usages non autorisés. Brevets, dessins industriels, marques de commerce et droit d’auteur peuvent offrir une protection complémentaire, à condition d’intervenir au bon moment.  Pourquoi la Fashion Week augmente les risques de copie et de contrefaçon À l’ère des réseaux sociaux, une Fashion Week représente bien plus que de simples défilés. À peine dévoilées sur les podiums, les nouvelles collections circulent rapidement dans les médias et peuvent devenir virales en quelques heures. Bien que cette accélération du cycle de visibilité contribue à l’engouement entourant les pièces de vêtement les plus convoitées, elle expose également les créateurs à un risque accru de reproduction et d’usages non autorisés de leurs nouvelles créations. Dans ce contexte, il faut connaître les bons outils juridiques et prendre les mesures nécessaires pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Identifier la valeur des créations pour choisir la bonne protection de sa propriété intellectuelle Qu’il s’agisse d’un motif, d’un logo, d’une forme, d’une marque apposée sur un vêtement ou même d’une innovation fonctionnelle, différentes formes de protection peuvent être envisagées pour empêcher des tiers de capter la valeur de vos efforts créatifs.  Ainsi, une réflexion sur la source et la valeur de votre création permet d’utiliser les bons outils législatifs à votre disposition. Le présent article présente les principaux régimes de propriété intellectuelle applicables à l’industrie de la mode. Certaines considérations doivent être gardées à l’esprit avant le lancement d’une nouvelle collection.   1. Les brevets : protéger les innovations techniques dans l’industrie de la mode Bien que, dans l’industrie de la mode, l’apparence d’un produit contribue souvent à son succès commercial, certaines marques se distinguent aussi par les solutions techniques qu’elles intègrent à leurs créations. Pensons aux chaussures NIKE AIR, aux vêtements Under Armour pour les tissus de performance ou encore au Gore-Tex. Dans ce contexte, le régime des brevets peut jouer un rôle important, puisqu’il vise non pas à protéger l’esthétique d’un vêtement, mais bien l’innovation fonctionnelle qui le sous-tend. Les brevets sont utiles afin de protéger une innovation technique. À titre d’exemples, d’un procédé de fabrication, d’un nouvel appareil, d’une composition de matières ou du perfectionnement de ceux-ci. Dans l’industrie du vêtement, des innovations comme la fermeture éclair, le velcro ou certains tissus imperméables illustrent bien le type d’invention susceptible de protection.   Les règles de base en matière de brevet sont que l’invention doit être nouvelle, non évidente et utile.  L’office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) évalue la demande de brevet et l’enregistre uniquement si elle est convaincue que l’invention correspond entre autres à ces critères. Le brevet, s’il est enregistré par l’OPIC, confère le droit exclusif d’exploiter l’invention pendant 20 ans à compter de la date de dépôt. Cette protection peut avoir une valeur commerciale importante, puisqu’elle permet d’empêcher des tiers de fabriquer, d’utiliser ou de vendre l’invention protégée.  Comme l’invention n’est protégée que dans les pays où le brevet est enregistré, le choix de ces pays est important.  On va sans doute protéger certaines inventions comme des tissus chauffants plutôt en Norvège qu’en Arabie saoudite. Mais on pourrait aussi les protéger en Turquie et en Inde, parce que l’invention pourrait être fabriquée dans ces pays.   2. Les dessins industriels : protéger l’apparence d’un vêtement ou d’un accessoire Le dessin industriel permet de protéger la forme, la configuration, un motif, des éléments décoratifs ou toute combinaison de ces caractéristiques appliquées à un produit. En somme, on protège l’apparence d’un produit. À titre d’exemple, Lululemon détient plusieurs dessins industriels pour ses diverses collections de vêtements. En voici un exemple1 : Pour être enregistrable, le dessin doit être nouveau. Ainsi, si on reprend un dessin qui existait déjà et qui est public, même si on réussit à l’enregistrer auprès de l’OPIC, ce dessin sera à risque d’être invalidé puisqu’il n’est pas nouveau. Une fois le dessin enregistré, l’enregistrement confère un droit exclusif de fabriquer, de vendre, d’importer à des fins commerciales, d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou de la location le dessin enregistré, lequel dure au moins 10 ans à compter de l’enregistrement ou, si cette date est plus tardive, jusqu’à 15 ans après le dépôt de la demande. Plus votre dessin est distinct de ce qui existait auparavant, plus l’étendue de sa protection sera grande. Ainsi, le créateur doit concevoir des vêtements distinctifs et novateurs, mais aussi identifier, avant la mise en marché, les éléments visuels qui méritent d’être protégés. Dans l’industrie de la mode, ce type de protection peut s’avérer particulièrement utile, puisque la valeur d’un vêtement repose souvent sur son apparence. Pour les articles de mode appelés à demeurer sur le marché pendant une longue période, l’enregistrement d’un dessin industriel est la façon la plus efficace d’empêcher qu’ils soient copiés par des tiers.  Cette protection varie entre les différents pays.  Ainsi, aux États-Unis, on réfère à un « Design Patent » et, en Europe, à un dessin et modèle.  Comme dans le cas du brevet, il faut choisir les pays attentivement et procéder à l’enregistrement. Dans certains États comme la France, il existe des protections même en l’absence d’enregistrement. La protection du dessin industriel ne vise pas les caractéristiques purement fonctionnelles d’un vêtement. Autrement dit, si un élément a été conçu avant tout pour répondre à une utilité technique, cette caractéristique utilitaire ne pourra pas faire l’objet d’une protection en vertu du dessin industriel. Il devrait être protégeable par brevet. Selon le cas, un même vêtement ou un même accessoire pourra aussi bénéficier d’une protection complémentaire par le régime du droit d’auteur ou des marques de commerce. 3. Les marques de commerce : protéger les signes distinctifs d’une marque de mode Le régime des marques de commerce permet de protéger le titulaire d’une marque contre l’emploi, par un concurrent, d’une marque susceptible de créer de la confusion quant à l’origine des produits ou des services. En pratique, une marque de commerce est souvent ce qui permet aux consommateurs de distinguer un produit d’un autre sur le marché. C’est souvent la marque de commerce apposée sur un vêtement qui permet une vente à 150 $ pour un t-shirt blanc plutôt qu’à 30 $. Une marque de commerce peut notamment consister en un logo, en des mots communs ou inventés ou encore en une couleur distinctive apposée sur un vêtement, pourvu que ce signe soit distinctif et qu’il permette au consommateur d’identifier la provenance commerciale du produit. Les marques de commerce peuvent également prendre la forme de marques de positionnement. Il s’agit de marques où l’emplacement du signe sur le produit fait partie de ce qui est protégé. À titre d’exemple, Adidas possède au Canada une marque visant trois bandes parallèles placées le long de la manche d’une veste. Dans cet enregistrement, le vêtement lui-même n’est pas protégé. Il est représenté uniquement pour montrer où les bandes sont positionnées. Autrement dit, ce qui est protégé, ce n’est pas simplement la présence de bandes, mais leur emplacement précis sur le vêtement2 : Pour les entreprises de l’industrie de la mode, les marques de commerce comptent souvent parmi les actifs les plus précieux. En effet, elles représentent l’image de l’entreprise aux yeux des consommateurs, soutiennent son achalandage et contribuent à préserver la valeur de ses produits sur le marché. Il est donc important pour ces entreprises de connaître l’étendue de leurs droits afin de prévenir la confusion, de lutter contre la contrefaçon et de limiter les atteintes à la valeur de leur(s) marque(s). Au Canada, une marque de commerce peut bénéficier d’une certaine protection du seul fait de son emploi, même en l’absence d’enregistrement. Cette protection demeure toutefois plus limitée et, en pratique, dépend notamment de la preuve d’achalandage et d’un risque de confusion dans le marché concerné. L’enregistrement présente donc des avantages importants, puisqu’il confère à son propriétaire, sous réserve de sa validité, le droit exclusif d’employer la marque à l’échelle du Canada à l’égard des produits et des services visés, ainsi que des recours plus efficaces contre les tiers qui feraient usage d’un signe susceptible de créer de la confusion pour les consommateurs. 4. Le droit d’auteur : protéger les motifs, imprimés, logos et éléments décoratifs originaux Dans l’industrie du vêtement, certaines créations peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, notamment les logos, les motifs, les imprimés ou d’autres éléments décoratifs originaux. En règle générale, au Canada, une œuvre originale est protégée dès sa création, sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer. La protection dure habituellement toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès. Même en l’absence d’enregistrement, l’auteur aura des droits. Si la création est faite par un employé dans l’exercice de son emploi, le titulaire de l’œuvre sera l’employeur.  Cependant, le droit d’auteur comporte certaines limites moins connues. Lorsque l’œuvre est un objet utilitaire, comme un chandail, une ceinture, une casquette ou une chaussure, la loi sur le droit d’auteur peut ne pas s’appliquer. Ainsi, si l’œuvre est le dessin d’un chandail et que le chandail a été reproduit à plus de 50 exemplaires, le titulaire du droit d’auteur sur le dessin peut empêcher la reproduction de son dessin, mais il ne peut pas empêcher quelqu’un d’autre de fabriquer le même chandail en vertu de la loi.  Il aurait fallu protéger ce dessin par dessin industriel ou, comme certaines compagnies de montres de luxe, limiter la reproduction à 50 exemplaires au plus.Inutile de spécifier que ces montres sont hors de prix! Cette exception ne s’applique pas à un logo, à une marque de commerce ou encore à des œuvres qui sont simplement apposées sur un objet utilitaire.  Par exemple, le titulaire des droits d’auteur sur les œuvres du peintre Riopelle peut toujours empêcher des fabricants de tasses ou de t-shirts de les vendre, même s’il a concédé des droits au Guggenheim ou au Musée des beaux-arts de Montréal. Conclusion La créativité ne suffit pas dans l’industrie de la mode, encore faut-il savoir en protéger les fruits. Ainsi, faire travailler ses équipes en gardant en tête les caractéristiques protégeables afin de bien se positionner sur le marché soutiendra la croissance de l’entreprise. Cette stratégie protégera aussi les clients contre les mauvaises surprises que peut entraîner l’achat d’un produit présenté faussement comme l’original. Quoi retenir Une collection de mode peut relever de plusieurs régimes de propriété intellectuelle à la fois : brevet, dessin industriel, marque de commerce et droit d’auteur. Le bon moment est crucial : il faut identifier les éléments protégeables avant le lancement ou la diffusion d’une nouvelle collection. La protection doit être pensée par territoire : au Canada, mais aussi dans les pays où les produits seront vendus, fabriqués ou copiés. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Base de données sur les dessins industriels canadiens, LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., dessins industriel no 231957. Office de la propriété intellectuelle du Canada , base de données sur les marques de commerce canadiennes : numéro d’enregistrement de marque canadien :  TMA757178,  3-STRIPES JACKET & DESIGN — 1382211

Des modifications à la Loi sur les marques de commerce (« Loi ») et au Règlement sur les marques de commerce (« Règlement ») entreront en vigueur le 1er avril 2025. Celles-ci s’inscrivent dans une démarche afin de prévenir des abus, de rendre plus efficaces les procédures relatives aux marques de commerce et de clarifier certaines pratiques. Les principales modifications sont les suivantes : Adjudication des frais Le registraire aura le pouvoir d'accorder des dépens dans les procédures d’opposition de marques de commerce, d’opposition d’indications géographiques et de procédure sommaire en radiation selon l’article 45 de la Loi.  L’adjudication des frais ne vise pas à indemniser la partie gagnante. Ce pouvoir est discrétionnaire. Cependant, ces frais sont adjugés uniquement lorsqu’une partie en fait la demande; le montant des droits prescrits n’est pas discrétionnaire; et l’adjudication ne s’applique que dans les quatre (4) cas de figure suivants : Annulation tardive d’une audience, soit moins de 14 jours avant la date d'audience; Comportement déraisonnable qui entraîne des retards ou des frais injustifiés. Divers facteurs sont pris en compte dont le contexte général, la durée et la cause du retard, le comportement général de l’autre partie, l’étendue des frais encourus par l’autre partie. Il peut être jugé que les comportements suivants sont déraisonnables :  le fait d’omettre de se présenter à une audience ou au contre-interrogatoire sans en aviser l’autre partie, de maintenir un motif d’opposition qui n’a aucune chance d’être accueilli, de tenir des propos ou d’avoir des gestes irrespectueux, de violer une ordonnance de confidentialité et une série d’actes dont l’ensemble entraîne un comportement déraisonnable; Décision accueillant le rejet d’une demande d’enregistrement de marque de commerce sur la base de la mauvaise foi; Production d’une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée ou après l’annonce (sauf si une seule demande divisionnaire est effectuée). Le registraire rend son ordonnance dans la décision sur le dossier au fond, le cas échéant. Le montant des frais peut être substantiel selon le motif pour lequel ils sont accordés. Ainsi, ils peuvent représenter jusqu’à dix (10) fois le droit prévu pour la production de la déclaration d’opposition. Ordonnance de confidentialité Quoique le principe de la publicité des débats judiciaires est la règle qui gouverne le registraire, il est reconnu que dans certains cas des intérêts doivent être protégés. Par conséquent, la partie qui considère qu’il y a risque à exposer certains faits ou documents peut solliciter une ordonnance de confidentialité et doit, dans ce cas, démontrer qu’il ne serait pas suffisant de caviarder ou de décrire de manière plus approximative certaines informations. Les ordonnances pouvant être rendues ne visent pas à limiter l’accès à certaines informations ou à certains documents par la partie adverse, mais visent une limitation d’accès au public. Une ordonnance de confidentialité demeure une mesure d’exception et doit donc être sollicitée avec parcimonie et avant la production de la preuve par celui qui demande l’ordonnance. Si la preuve est déjà soumise, le registraire refusera d’émettre l’ordonnance. On comprendra donc que la preuve ne doit pas être soumise concomitamment à la demande d’ordonnance. Le registraire sera guidé entre autres par les principes de l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 pour déterminer le bien-fondé ou non de la demande d’ordonnance de confidentialité. La publicité doit poser un risque sérieux pour un intérêt public majeur qui serait menacé autrement. L’ordonnance doit de plus être indispensable pour éviter ce risque, et donc aucune alternative raisonnable ne doit exister. De plus, les avantages de l’octroi doivent l’emporter sur les conséquences négatives. Cet arrêt de la Cour suprême nous enseigne aussi qu’une preuve directe n’est pas exigée pour démontrer la menace sérieuse de l’intérêt public important, car il est possible d’établir l’existence d’un préjudice sur la base d’inférences logiques.  Ce processus n’a pas d’effet sur l’échéancier du dossier, mais il est possible de demander une prolongation avant ou en même temps que la demande de confidentialité. Si l’autre partie ne consent pas, le registraire émettra une lettre pour demander des observations à l’autre partie. Si aucune réponse n’est soumise, le registraire décidera. Tous ces échanges seront publics, il ne faut donc pas y faire état de la preuve. Cette ordonnance peut être annulée ou modifiée. En cas d’inexécution de l’ordonnance, la partie lésée devra prendre un recours devant la Cour fédérale. Lorsqu’il y a appel de la décision du registraire qui comportait une telle ordonnance, celui qui en bénéficie devra impérativement demander une ordonnance de confidentialité à la Cour fédérale. Gestion d’instance Quoique le registraire rende déjà des décisions de gestion d’instance pour des fins d'efficacité et d'efficience, les modifications au Règlement codifient ce pouvoir qu’il exerce compte tenu des circonstances et de l’équité afin d’aider à l’avancement des cas complexes relativement aux procédures d’opposition de marques de commerce, d’opposition à des’indications géographiques et de procédure sommaire en radiation selon l’article 45 de la Loi. Ces « procédures de gestion de cas » permettent au registraire de fixer ou de modifier le délai ou la manière dont une étape doit être franchie, de planifier les étapes, de traiter des aspects confidentiels des dossiers, d’entendre ensemble des dossiers connexes, d’organiser des conférences téléphoniques, et autres. Le registraire doit tenir compte des circonstances en l’espèce, dont : le niveau d'intervention susceptible d'être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente; la nature et l'étendue de la preuve; la complexité de la procédure; le fait que les parties sont représentées ou non; le nombre de dossiers connexes; le fait qu'un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure. Marques officielles Les marques officielles sont un type de marque possédant une étendue de protection très grande au Canada. Une fois une telle marque publiée, aucune personne ne peut utiliser ou enregistrer, sans le consentement du titulaire de la marque officielle, une marque identique ou susceptible d'être confondue avec la marque officielle pour tous produits ou services. De plus, les marques officielles n'exigent pas de renouvellement, elles peuvent donc exister indéfiniment. Pour éviter de bloquer de nouvelles demandes de manière indue, un nouveau mécanisme est prévu par lequel le registraire peut, de sa propre initiative ou sur demande, désactiver des marques officielles si le titulaire de la marque n'est plus une « autorité publique » ou a cessé d'exister.  Des droits sont applicables pour une telle requête. Retrait d’une opposition Une plus grande latitude est donnée au registraire si, de son avis, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition à une marque de commerce. Le registraire pourra, après avoir donné avis du défaut à l’opposant, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis. Procédures judiciaires Un prérequis est maintenant nécessaire pour intenter un recours devant la Cour fédérale, dans certaines circonstances. Le titulaire de la marque doit démontrer son emploi avant de faire valoir ses droits devant les tribunaux lorsqu’un recours est produit au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, dans les cas où ce recours repose sur un acte de violation d’une marque enregistrée, ou en dépréciation de son achalandage. Ainsi, le propriétaire de la marque déposée au cours des trois premières années ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. Appel de la décision du registraire La nouvelle disposition reconnaît que la cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi lorsqu’elle permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été fournie devant le registraire. Cette disposition requiert une permission de la cour pour la production de preuve en appel, afin d’éviter qu’une preuve minimale soit produite en première instance et bonifiée en appel. L’administration de la justice est mieux desservie lorsque la cour juge pleinement d’un dossier dès la première occasion. Mesures transitoires Des mesures transitoires devraient être publiées le 15 avril ou après le 1er avril 2025 par le registraire. Conclusion En conclusion, les changements imminents à la Loi et au Règlement, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025, représentent une étape significative vers l'amélioration du cadre juridique entourant les marques de commerce au Canada, répondant ainsi aux besoins croissants de transparence et d'efficacité dans ce domaine. Il est essentiel pour les entreprises et les professionnels du secteur de se familiariser avec ces changements afin de s'assurer de leur conformité et d'optimiser la gestion de leurs marques de commerce.

De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne. “an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark 1 Résumé de la décision En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du Patents Act 1977. La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».2 Il n’est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l’espèce. Cela n’implique pas pour autant que la notion d’inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines. Une tendance qui se maintient La Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis3 que l’Union européenne4 et l’Australie5 ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d’inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s’inscrit en effet dans une tentative à l’échelle mondiale entreprise par le Artificial Inventor Project de faire reconnaître l’inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l’IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d’IA. À ce jour, seule l’Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.6 Ce pays se présente ainsi comme l’exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud n’examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n’a donc été fourni qui indiquerait que la question de l’IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l’assistance de l’IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".7 Qu’en est-il au Canada? En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.8 L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue : Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.9 Cependant, l’OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question : Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.10 À ce jour, aucun avis d’abandon de la demande n’a été émis par l’OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s’être tout juste fait confirmer l’invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens. A priori, la Loi sur les brevets11 (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d’un système d’IA comme inventeur d’une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n’y a aucune référence à l’exigence d’une « personne » dans la définition d’un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les Règles sur les brevets12 n’offrent pas non plus de précision. L’exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s’agissait d’une considération clé de l’analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans Thaler. La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l’auteur de l’idée originale » puisque l’inventeur est celui qui a participé à la conception de l’invention.13 Par comparaison, nous notons toutefois qu’il a été conclu qu’une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.14 Force est de constater que les tribunaux canadiens n’ont jamais eu à trancher la question spécifique de l’IA comme inventeur et qu’en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte. Conclusion Au vu de l’incertitude en droit canadien à savoir si l’IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l’IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.15 En ce sens, un amendement à la Loi ou l’émission d’une directive par l’OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l’IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l’IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l’IA d’être titulaire d’un brevet sur l’invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans Thaler. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,16 notre Loi sur les brevets ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n’établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet. S’il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l’IA plutôt que de reconnaître l’IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l’innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l’octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d’une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l’art de reproduire l’invention. On s’assure ainsi d’une contribution à la société tout en récompensant l’inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu’une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l’IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s’accorde donc mal avec la raison d’être d’une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l’IA. Dans l’état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu’une telle proposition permettrait de favoriser l’innovation dans le domaine de l’IA générative? Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d’IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l’IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d’IA pourrait devenir contre-productif. Quoi qu’il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l’apport humain à l’invention créée avec l’aide de l’IA, de façon à mettre de l’avant une personne comme inventeur plutôt que l’IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d’IA, une protection par les secrets d’affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d’enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous. [2023] UKSC 49 [Thaler]. Ibid au para 56. Voir la décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans Thaler v Vidal, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée). Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets dans J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée). Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d’Australie dans Commissioner of Patents v Thaler, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d’Australie rejetée). ZA 2021/03242. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions. CA 3,137,161. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161. ibid. LRC 1985, c P-4. DORS/2019-251. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 aux paras 96-97. Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712 au para 9. Thaler, aux paras 48-49, 79. Ibid au para 79.

D’abord, que sont les marques officielles? Les marques officielles sont ces créatures statutaires, propres à la pratique canadienne. Elles ne sont pas des marques de commerce à proprement parler. Elles jouissent d’un régime parallèle aux marques dites « de commerce », car ce sont des marques qui sont adoptées et utilisées par un groupe limité d’organisations : par les universités, les autorités publiques canadiennes et les forces de Sa Majesté.1 Nous nous concentrerons sur les autorités publiques canadienne. Il existe plusieurs centaines de marques au Registre appartenant à des autorités publiques dont les gouvernements, fédéral et provinciaux, les agences gouvernementales, les municipalités etc. Contrairement aux marques commerciales traditionnelles, les marques officielles ne protègent pas spécifiquement certains produits ou services, mais couvrent toutes les classes de produits et services. Elles peuvent même être descriptives, car elles ne sont pas tenues d'être distinctives. De plus, elles ne sont pas enregistrées dans le sens habituel du terme. Au lieu de cela, un avis d'adoption est simplement publié dans le Journal des marques de commerce. Une caractéristique unique des marques officielles est qu'elles ne sont pas soumises à un processus de renouvellement. Elles peuvent donc rester inscrites au registre indéfiniment. Cela signifie qu'elles peuvent constituer un obstacle potentiel à l'enregistrement d'une marque de commerce produite ultérieurement, à moins que l'autorité publique ne retire volontairement l'avis d'adoption de sa marque officielle. Finalement, il convient également de souligner que les marques officielles ne font l'objet ni d'un examen ni d'une procédure d'opposition. Cela signifie qu'il n'y a pas de vérification officielle de leur validité ou de leur conformité aux critères habituels d’enregistrement par le Registraire des marques de commerce (« Registraire »). Ainsi, en raison de la protection étendue accordée à ces marques officielles, elles semblent être pratiquement inattaquables. Qu’en est-il vraiment? Il convient de souligner que le Registraire considère qu’il n’a pas le pouvoir de refuser de donner un avis public d’une marque officielle à moins que celle-ci ne soit pas déposée par une autorité publique canadienne ou que celle-ci n’ait pas adopté ou utilisé sa marque officielle au moment de la production d’une demande. Au moment de la refonte de la Loi en juin 2019, les professionnels en marques de commerce comptaient sur la révision des critères conférant à ces marques une protection élargie. Cependant, le législateur a fait le choix de ne pas entreprendre une révision en profondeur du régime des marques officielles. Néanmoins, le Registraire a fourni quelques précisions en octobre 2020 quant à sa pratique en ce qui concerne les marques officielles. Tout d’abord, depuis 2020, le Registraire exige la preuve du statut d’autorité publique. Ceci répond à plusieurs commentaires sur le statut contestable de certaines dites « autorités publiques ». La décision rendue dans l'affaire "Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (C.A.), 2002 CAF 218" a précisé  que pour se qualifier d'autorité publique, le gouvernement doit exercer un contrôle significatif et continu sur les activités de l'autorité, en particulier en ce qui concerne sa gouvernance et ses prises de décisions, et que ces activités devaient servir l'intérêt public. Étant donné que le régime d'autorité publique existe depuis plusieurs décennies, on peut raisonnablement supposer que plusieurs marques officielles publiées ne sont plus détenues par des autorités publiques ou ne correspondent plus aux critères définissant une autorité publique. Comment répondre à une objection basée sur la ressemblance entre une marque officielle et une marque de commerce ? Les possibilités sont limitées. En effet, il convient de rappeler que le paragraphe 9(1) de la Loi énonce que personne ne peut adopter, à l'égard d'une entreprise, une marque de commerce composée d’une marque officielle ou dont la ressemblance est telle qu'elle pourrait raisonnablement être confondue avec une marque officielle. Le test n'est pas basé sur une probabilité de confusion comme pour l’examen d’un risque de confusion entre deux marques de commerce, mais sur la ressemblance. Les praticiens en marques de commerce peuvent argumenter que la marque proposée n'est pas identique ou ne ressemble pas à la marque officielle au point de la confondre avec celle-ci. Une autre option, principalement dans le cas où la marque de commerce proposée est identique ou très semblable à la marque officielle, est de demander le consentement du propriétaire de la marque officielle pour l'usage et l’enregistrement de la marque de commerce. Il peut cependant être difficile dans certains cas, de contacter une autorité publique, soit parce que celle-ci n’existe plus, soit qu’elle ne répond tout simplement pas aux demandes de consentement. Certaines autorités publiques demandent une compensation financière en échange de leur consentement. Peut-on contester une marque officielle? Pour le moment, il n’existe pas de mécanisme simple pour contester une marque officielle. Le processus de publication d’un avis public d’une marque officielle n’est pas ouvert à une procédure d’opposition. Les tiers ont l’option de contester une marque officielle au moyen d’un recours ou d’un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. L’un des motifs pourrait être que la marque officielle n’a pas été adoptée et utilisée avant l’émission de l’avis public ou l’autorité n’est pas une autorité publique ou la marque officielle contrefait une autre marque. Toutefois, il convient de souligner que ces procédures sont associées à des coûts élevés et à des délais considérables. Que nous réserve l’avenir? Jusqu'à présent, bien que le régime de marque officielle demeure essentiellement intact, des modifications sont attendues. Les autorités législatives canadiennes projettent d’adopter deux nouveaux articles, soit les articles 9(3) et 9(4) à la Loi. Ces modifications ont pour but de clarifier que même si un avis public a été émis concernant une marque officielle, cet avis ne s'applique plus si l'entité qui l'a demandé n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. Dans de telles circonstances, le registraire a la possibilité, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de publier un avis spécifiant que l'article 9 ne s'applique pas. Nous comprenons que Registraire aura de nouveaux pouvoirs dont celui de demander, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une personne qui paiera les frais prescrits, à ce qu’une marque dite officielle soit déclarée invalide si le titulaire de celle-ci ne répond pas à l’avis du registraire requérant une preuve du statut d’autorité publique. Cette modification de la Loi est attendue prochainement. D’ici là, l’année 2023 nous a donné quelques décisions intéressantes. KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin: La décision, The Board of Regents of the University of Texas System et EDAM Ltd., 2023 COMC 161 démontre bien les limites de la marque officielle lorsqu’il s’agit de l’analyse de la ressemblance qui pourrait vraisemblablement créer de la confusion avec une marque.  Le Board of Regents of the University of Texas (ci-après « Regents ») s’est opposé à la demande d’enregistrement pour la marque de commerce KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin (ci-après « Kasap») : entre autres, au motif que la marque Kasap, présente une ressemblance telle avec la marque officielle de Texas, qu’elle pourrait être confondue avec sa marque officielle ci-après illustrée: Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, lors de l'évaluation de la ressemblance entre une marque de commerce et une marque officielle, l'accent est mis sur la similarité entre les marques. La Commission des oppositions a conclu que la marque proposée par la requérante ne ressemblait pas à la marque officielle au point de vraisemblablement les confondre, malgré la présence d'une image de tête de vache Longhorn dans les deux marques. Le caractère distinctif du mot "KASAP" dans la marque de la requérante fut jugé suffisant pour distinguer les deux marques. En conséquence, l’opposition a été rejetée. La marque qui reproduit une marque officielle ainsi que d’autres éléments n’est pas « composée » de la marque officielle. Via Rail Canada Inc. et Via Transportation, Inc., 2023 COMC 155 La décision concerne une opposition produite par Via Rail Canada Inc. (l'Opposante et titulaire d’une marque officielle) contre une demande d'enregistrement de marque de commerce déposée par Via Transportation, Inc. (la Requérante). Cette demande d'enregistrement concernait la marque "VIA & Dessin" ci-après illustrée : pour des services de transport de passagers et des logiciels d'application mobile et de télécommunications connexes. L'Opposante s'est opposée à la demande en alléguant que la marque crée de la confusion avec ses propres marques de commerce, marques officielles et noms commerciaux qui contiennent le mot "VIA" et sont utilisés en liaison avec les services de chemins de fer nationaux et les produits et services connexes de l'Opposante. En conclusion, la demande de la Requérante fut rejetée entre autres parce que la marque de la Requérante n'était pas enregistrable selon l'article 12(1)e) car elle fut jugée trop similaire à la marque officielle "VIA" de l'Opposante, ce qui pourrait vraisemblablement prêter à confusion. L’agent d’audience a résumé le test en matière de ressemblance de la façon suivante au paragraphe 107 : Le test de la ressemblance dans le cadre de l’article 9(1)n)iii) de la Loi diffère de l’analyse de la confusion standard, puisqu’il exige une probabilité que les consommateurs se trompent entre les marques elles-mêmes, plutôt qu’une probabilité que les consommateurs seront mélangés quant à la source des produits ou services.  En conclusion, beaucoup s’accordent à dire que le régime canadien des marques officielles pourrait certainement être soumis à une révision en profondeur qui contribuerait à élaguer le bois mort qui encombre le registre de marques officielles qui ne correspondent plus à la définition. Des exemples de marques officielles, en ce qui concerne les universités : Université de Montréal (0910712), Universität Heidelberg (0923735), Louisiana State University (0923069). Il est à noter que les universités n’ont pas besoin d’être canadiennes pour requérir la publication d’une marque officielle. Les Forces armées, au nom de Sa Majesté, ont adopté plusieurs marques dont, PORTE DAUPHINE (0903172) & dessin, SKY HAWKS (0903269) et CORMORANT & dessin (0903170). Nous référons plus particulièrement à l’article 9 et suivant de la Loi sur les marques de commerce (ci-après, la « Loi »).