Dessins industriels

Des modifications à la Loi sur les marques de commerce (« Loi ») et au Règlement sur les marques de commerce (« Règlement ») entreront en vigueur le 1er avril 2025. Celles-ci s’inscrivent dans une démarche afin de prévenir des abus, de rendre plus efficaces les procédures relatives aux marques de commerce et de clarifier certaines pratiques. Les principales modifications sont les suivantes : Adjudication des frais Le registraire aura le pouvoir d'accorder des dépens dans les procédures d’opposition de marques de commerce, d’opposition d’indications géographiques et de procédure sommaire en radiation selon l’article 45 de la Loi.  L’adjudication des frais ne vise pas à indemniser la partie gagnante. Ce pouvoir est discrétionnaire. Cependant, ces frais sont adjugés uniquement lorsqu’une partie en fait la demande; le montant des droits prescrits n’est pas discrétionnaire; et l’adjudication ne s’applique que dans les quatre (4) cas de figure suivants : Annulation tardive d’une audience, soit moins de 14 jours avant la date d'audience; Comportement déraisonnable qui entraîne des retards ou des frais injustifiés. Divers facteurs sont pris en compte dont le contexte général, la durée et la cause du retard, le comportement général de l’autre partie, l’étendue des frais encourus par l’autre partie. Il peut être jugé que les comportements suivants sont déraisonnables :  le fait d’omettre de se présenter à une audience ou au contre-interrogatoire sans en aviser l’autre partie, de maintenir un motif d’opposition qui n’a aucune chance d’être accueilli, de tenir des propos ou d’avoir des gestes irrespectueux, de violer une ordonnance de confidentialité et une série d’actes dont l’ensemble entraîne un comportement déraisonnable; Décision accueillant le rejet d’une demande d’enregistrement de marque de commerce sur la base de la mauvaise foi; Production d’une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée ou après l’annonce (sauf si une seule demande divisionnaire est effectuée). Le registraire rend son ordonnance dans la décision sur le dossier au fond, le cas échéant. Le montant des frais peut être substantiel selon le motif pour lequel ils sont accordés. Ainsi, ils peuvent représenter jusqu’à dix (10) fois le droit prévu pour la production de la déclaration d’opposition. Ordonnance de confidentialité Quoique le principe de la publicité des débats judiciaires est la règle qui gouverne le registraire, il est reconnu que dans certains cas des intérêts doivent être protégés. Par conséquent, la partie qui considère qu’il y a risque à exposer certains faits ou documents peut solliciter une ordonnance de confidentialité et doit, dans ce cas, démontrer qu’il ne serait pas suffisant de caviarder ou de décrire de manière plus approximative certaines informations. Les ordonnances pouvant être rendues ne visent pas à limiter l’accès à certaines informations ou à certains documents par la partie adverse, mais visent une limitation d’accès au public. Une ordonnance de confidentialité demeure une mesure d’exception et doit donc être sollicitée avec parcimonie et avant la production de la preuve par celui qui demande l’ordonnance. Si la preuve est déjà soumise, le registraire refusera d’émettre l’ordonnance. On comprendra donc que la preuve ne doit pas être soumise concomitamment à la demande d’ordonnance. Le registraire sera guidé entre autres par les principes de l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 pour déterminer le bien-fondé ou non de la demande d’ordonnance de confidentialité. La publicité doit poser un risque sérieux pour un intérêt public majeur qui serait menacé autrement. L’ordonnance doit de plus être indispensable pour éviter ce risque, et donc aucune alternative raisonnable ne doit exister. De plus, les avantages de l’octroi doivent l’emporter sur les conséquences négatives. Cet arrêt de la Cour suprême nous enseigne aussi qu’une preuve directe n’est pas exigée pour démontrer la menace sérieuse de l’intérêt public important, car il est possible d’établir l’existence d’un préjudice sur la base d’inférences logiques.  Ce processus n’a pas d’effet sur l’échéancier du dossier, mais il est possible de demander une prolongation avant ou en même temps que la demande de confidentialité. Si l’autre partie ne consent pas, le registraire émettra une lettre pour demander des observations à l’autre partie. Si aucune réponse n’est soumise, le registraire décidera. Tous ces échanges seront publics, il ne faut donc pas y faire état de la preuve. Cette ordonnance peut être annulée ou modifiée. En cas d’inexécution de l’ordonnance, la partie lésée devra prendre un recours devant la Cour fédérale. Lorsqu’il y a appel de la décision du registraire qui comportait une telle ordonnance, celui qui en bénéficie devra impérativement demander une ordonnance de confidentialité à la Cour fédérale. Gestion d’instance Quoique le registraire rende déjà des décisions de gestion d’instance pour des fins d'efficacité et d'efficience, les modifications au Règlement codifient ce pouvoir qu’il exerce compte tenu des circonstances et de l’équité afin d’aider à l’avancement des cas complexes relativement aux procédures d’opposition de marques de commerce, d’opposition à des’indications géographiques et de procédure sommaire en radiation selon l’article 45 de la Loi. Ces « procédures de gestion de cas » permettent au registraire de fixer ou de modifier le délai ou la manière dont une étape doit être franchie, de planifier les étapes, de traiter des aspects confidentiels des dossiers, d’entendre ensemble des dossiers connexes, d’organiser des conférences téléphoniques, et autres. Le registraire doit tenir compte des circonstances en l’espèce, dont : le niveau d'intervention susceptible d'être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente; la nature et l'étendue de la preuve; la complexité de la procédure; le fait que les parties sont représentées ou non; le nombre de dossiers connexes; le fait qu'un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure. Marques officielles Les marques officielles sont un type de marque possédant une étendue de protection très grande au Canada. Une fois une telle marque publiée, aucune personne ne peut utiliser ou enregistrer, sans le consentement du titulaire de la marque officielle, une marque identique ou susceptible d'être confondue avec la marque officielle pour tous produits ou services. De plus, les marques officielles n'exigent pas de renouvellement, elles peuvent donc exister indéfiniment. Pour éviter de bloquer de nouvelles demandes de manière indue, un nouveau mécanisme est prévu par lequel le registraire peut, de sa propre initiative ou sur demande, désactiver des marques officielles si le titulaire de la marque n'est plus une « autorité publique » ou a cessé d'exister.  Des droits sont applicables pour une telle requête. Retrait d’une opposition Une plus grande latitude est donnée au registraire si, de son avis, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition à une marque de commerce. Le registraire pourra, après avoir donné avis du défaut à l’opposant, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis. Procédures judiciaires Un prérequis est maintenant nécessaire pour intenter un recours devant la Cour fédérale, dans certaines circonstances. Le titulaire de la marque doit démontrer son emploi avant de faire valoir ses droits devant les tribunaux lorsqu’un recours est produit au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, dans les cas où ce recours repose sur un acte de violation d’une marque enregistrée, ou en dépréciation de son achalandage. Ainsi, le propriétaire de la marque déposée au cours des trois premières années ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. Appel de la décision du registraire La nouvelle disposition reconnaît que la cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi lorsqu’elle permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été fournie devant le registraire. Cette disposition requiert une permission de la cour pour la production de preuve en appel, afin d’éviter qu’une preuve minimale soit produite en première instance et bonifiée en appel. L’administration de la justice est mieux desservie lorsque la cour juge pleinement d’un dossier dès la première occasion. Mesures transitoires Des mesures transitoires devraient être publiées le 15 avril ou après le 1er avril 2025 par le registraire. Conclusion En conclusion, les changements imminents à la Loi et au Règlement, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025, représentent une étape significative vers l'amélioration du cadre juridique entourant les marques de commerce au Canada, répondant ainsi aux besoins croissants de transparence et d'efficacité dans ce domaine. Il est essentiel pour les entreprises et les professionnels du secteur de se familiariser avec ces changements afin de s'assurer de leur conformité et d'optimiser la gestion de leurs marques de commerce.

De plus en plus développée, l’intelligence artificielle (l’« IA ») créée par l’humain serait maintenant à son tour capable de création autonome, ouvrant la porte à une reconceptualisation de la notion d’inventeur en droit des brevets. Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Royaume-Uni a toutefois conclu qu’un système d’intelligence artificielle ne peut pas être l’auteur d’une invention au sens de la réglementation applicable en matière d’octroi de brevets. Cette prise de position rejoint celle de plusieurs autres tribunaux à travers le monde s’étant déjà prononcés sur la question. Qu’en est-il au Canada, où les tribunaux ne se sont pas encore penchés sur l’enjeu? Dans ce bulletin, nous revenons sur la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni et sur les décisions équivalentes rendues dans d’autres pays pour ensuite explorer la perspective canadienne. “an inventor must be a person” : La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce dans Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Mark 1 Résumé de la décision En 2018, Dr Stephen Thaler dépose des demandes de brevet pour deux inventions décrites comme ayant été générées par un système d’IA autonome. La machine en question, DABUS, est donc désignée dans les demandes comme l’inventeur. Le Dr Thaler prétend qu’en tant que propriétaire de DABUS, il est en droit de déposer une demande de brevet pour les inventions générées par sa machine. Dans de telles circonstances, il ne serait pas tenu de nommer une personne physique comme inventeur. Tant la Haute Cour de justice que la Cour d’appel rejettent son appel de la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni. Ce dernier avait décidé de ne pas donner suite aux demandes de brevet, notamment en raison de la désignation inadéquate de l’inventeur au sens du Patents Act 1977. La Cour suprême du Royaume-Uni, la dernière instance d’appel du pays, rejette également son recours. Dans une décision unanime, elle conclut que la loi est claire : « an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine ».2 Il n’est pourtant pas remis en question que DABUS a bel et bien créé les inventions en l’espèce. Cela n’implique pas pour autant que la notion d’inventeur au sens de la loi puisse être élargie par les tribunaux pour inclure les machines. Une tendance qui se maintient La Cour suprême du Royaume-Uni n’est pas la première à ne pas se laisser convaincre par les arguments du Dr Thaler. Tant les États-Unis3 que l’Union européenne4 et l’Australie5 ont adopté des positions similaires et concluent que seul un être humain peut se qualifier d’inventeur au sens de la législation applicable dans leur juridiction respective. La décision anglaise s’inscrit en effet dans une tentative à l’échelle mondiale entreprise par le Artificial Inventor Project de faire reconnaître l’inventivité de la machine DABUS, et par le fait même de l’IA de manière générale, comme capable de générer des droits de brevet au bénéfice des propriétaires de systèmes d’IA. À ce jour, seule l’Afrique du Sud a émis un brevet au Dr Thaler mentionnant DABUS comme inventeur.6 Ce pays se présente ainsi comme l’exception qui confirme la règle. Cependant, le Bureau de l’enregistrement pour des sociétés et de la propriété intellectuelle de l’Afrique du Sud n’examine pas les demandes sur le fond. Aucun motif n’a donc été fourni qui indiquerait que la question de l’IA comme inventeur ait été considérée. Plus récemment, en février dernier, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a publié une directive sur les inventions créées avec l’assistance de l’IA. Celle-ci confirme la position judiciaire et indique notamment que "a natural person must have significantly contributed to each claim in a patent application or patent".7 Qu’en est-il au Canada? En 2020, le Dr Thaler a également déposé une demande de brevet canadien pour les inventions générées par DABUS.8 L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a émis un avis de non-conformité en 2021, établissant ainsi sa position à première vue : Because for this application the inventor is a machine and it does not appear possible for a machine to have rights under Canadian law or to transfer those rights to a human, it does not appear this application is compliant with the Patent Act and Rules.9 Cependant, l’OPIC précise être ouvert à recevoir les arguments du demandeur sur la question : Responsive to the compliance notice, the applicant may attempt to comply by submitting a statement on behalf of the Artificial Intelligence (AI) machine and identify, in said statement, himself as the legal representative of the machine.10 À ce jour, aucun avis d’abandon de la demande n’a été émis par l’OPIC et celle-ci demeure active. Son statut au Canada est donc incertain. Il sera intéressant de voir si, après avoir subi de nombreux échecs dans les autres pays du monde et s’être tout juste fait confirmer l’invalidité de sa demande par la Cour suprême du Royaume-Uni, le Dr Thaler tentera maintenant de convaincre les tribunaux canadiens. A priori, la Loi sur les brevets11 (la « Loi ») ne représente pas un frein à une reconnaissance d’un système d’IA comme inventeur d’une invention brevetable. En effet, la Loi ne définit pas le terme « inventeur ». Qui plus est, il n’y a aucune référence à l’exigence d’une « personne » dans la définition d’un demandeur ni indication en ce sens dans les dispositions régissant la délivrance de brevets. Les Règles sur les brevets12 n’offrent pas non plus de précision. L’exigence qui serait sous-entendue par un emploi clair du terme « personne » par le législateur dans le libellé des articles de la loi est importante : il s’agissait d’une considération clé de l’analyse de la Cour suprême du Royaume-Uni dans Thaler. La jurisprudence demeure également équivoque. Selon la Cour suprême du Canada, il faut se demander « [q]ui est l’auteur de l’idée originale » puisque l’inventeur est celui qui a participé à la conception de l’invention.13 Par comparaison, nous notons toutefois qu’il a été conclu qu’une personne morale ne pouvait être envisagée comme inventeur par opposition à une personne physique.14 Force est de constater que les tribunaux canadiens n’ont jamais eu à trancher la question spécifique de l’IA comme inventeur et qu’en attendant une telle décision judiciaire ou prise de position par le législateur, la question demeurera ouverte. Conclusion Au vu de l’incertitude en droit canadien à savoir si l’IA peut être reconnue comme inventeur, il serait opportun pour les autorités canadiennes de clarifier la question. Comme suggéré par la Cour suprême du Royaume-Uni, la place de l’IA en droit des brevets est un enjeu de société actuel, et il reviendra ultimement au législateur de se prononcer.15 En ce sens, un amendement à la Loi ou l’émission d’une directive par l’OPIC se font toujours attendre. Plus encore, outre la qualification juridique de l’IA comme inventeur, il faudra déterminer si une personne peut autrement se voir accorder des droits sur une invention créée dans les faits par l’IA. En effet, la possibilité pour le propriétaire de l’IA d’être titulaire d’un brevet sur l’invention générée par sa machine était aussi une question soulevée dans Thaler. Encore une fois, contrairement à la loi anglaise,16 notre Loi sur les brevets ne ferme pas la porte à cette éventualité. Notamment, la législation canadienne n’établit pas une liste exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir un brevet. S’il fallait vraiment revoir le système, il serait peut-être plus à propos de permettre la titularité des droits de brevet par le propriétaire de l’IA plutôt que de reconnaître l’IA comme inventeur. En effet, le système de propriété intellectuelle trouve sa justification première dans le fait de favoriser l’innovation et la créativité. Une négociation implicite sous-tend l’octroi de droits de brevet : une forte protection est accordée en échange d’une divulgation suffisante pour permettre à une personne versée dans l’art de reproduire l’invention. On s’assure ainsi d’une contribution à la société tout en récompensant l’inventeur. Il est évidemment plus difficile de soutenir qu’une machine nécessite un tel incitatif. Désigner l’IA comme inventeur et lui octroyer des droits en ce sens s’accorde donc mal avec la raison d’être d’une protection par brevet. En revanche, son propriétaire pourrait être justifié de réclamer une telle protection pour les inventions créées par sa machine, ayant investi temps et énergie dans la conception de l’IA. Dans l’état actuel du droit, une intervention du législateur serait vraisemblablement nécessaire. Est-ce qu’une telle proposition permettrait de favoriser l’innovation dans le domaine de l’IA générative? Cela dit, nous investissons collectivement énormément de ressources « humaines » pour le développement de solutions d’IA de plus en plus performantes. Arrivera-t-il un moment où nous ne pourrons plus considérer que des ressources humaines ont été investies pour les technologies créées par l’IA? Dans un tel cas, favoriser les propriétaires de solutions d’IA pourrait devenir contre-productif. Quoi qu’il en soit, une position prudente consiste pour le moment à insister sur l’apport humain à l’invention créée avec l’aide de l’IA, de façon à mettre de l’avant une personne comme inventeur plutôt que l’IA. Quant aux inventions conçues entièrement par un système d’IA, une protection par les secrets d’affaires serait davantage à envisager. Les professionnels de notre équipe de propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches d’enregistrement de brevets et démystifier ces enjeux avec vous. [2023] UKSC 49 [Thaler]. Ibid au para 56. Voir la décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans Thaler v Vidal, 43 F. 4th 1207 (2022) (requête pour appel à la Cour suprême des États-Unis rejetée). Voir la décision de la Chambre de recours juridique de l’Office européen des brevets dans J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) (2021) (demande de renvoi des questions à la Grande Chambre de recours rejetée). Voir la décision de la Full Court de la Cour fédérale d’Australie dans Commissioner of Patents v Thaler, [2022] FCAFC 62 (requête pour appel à la Haute Cour d’Australie rejetée). ZA 2021/03242. Federal Register: Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions. CA 3,137,161. Lettre du bureau datée du 11 février 2022 dans le cadre de la demande de brevet canadien 3137161. ibid. LRC 1985, c P-4. DORS/2019-251. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77 aux paras 96-97. Sarnoff Corp. c. Canada (Procureur général), 2008 CF 712 au para 9. Thaler, aux paras 48-49, 79. Ibid au para 79.

D’abord, que sont les marques officielles? Les marques officielles sont ces créatures statutaires, propres à la pratique canadienne. Elles ne sont pas des marques de commerce à proprement parler. Elles jouissent d’un régime parallèle aux marques dites « de commerce », car ce sont des marques qui sont adoptées et utilisées par un groupe limité d’organisations : par les universités, les autorités publiques canadiennes et les forces de Sa Majesté.1 Nous nous concentrerons sur les autorités publiques canadienne. Il existe plusieurs centaines de marques au Registre appartenant à des autorités publiques dont les gouvernements, fédéral et provinciaux, les agences gouvernementales, les municipalités etc. Contrairement aux marques commerciales traditionnelles, les marques officielles ne protègent pas spécifiquement certains produits ou services, mais couvrent toutes les classes de produits et services. Elles peuvent même être descriptives, car elles ne sont pas tenues d'être distinctives. De plus, elles ne sont pas enregistrées dans le sens habituel du terme. Au lieu de cela, un avis d'adoption est simplement publié dans le Journal des marques de commerce. Une caractéristique unique des marques officielles est qu'elles ne sont pas soumises à un processus de renouvellement. Elles peuvent donc rester inscrites au registre indéfiniment. Cela signifie qu'elles peuvent constituer un obstacle potentiel à l'enregistrement d'une marque de commerce produite ultérieurement, à moins que l'autorité publique ne retire volontairement l'avis d'adoption de sa marque officielle. Finalement, il convient également de souligner que les marques officielles ne font l'objet ni d'un examen ni d'une procédure d'opposition. Cela signifie qu'il n'y a pas de vérification officielle de leur validité ou de leur conformité aux critères habituels d’enregistrement par le Registraire des marques de commerce (« Registraire »). Ainsi, en raison de la protection étendue accordée à ces marques officielles, elles semblent être pratiquement inattaquables. Qu’en est-il vraiment? Il convient de souligner que le Registraire considère qu’il n’a pas le pouvoir de refuser de donner un avis public d’une marque officielle à moins que celle-ci ne soit pas déposée par une autorité publique canadienne ou que celle-ci n’ait pas adopté ou utilisé sa marque officielle au moment de la production d’une demande. Au moment de la refonte de la Loi en juin 2019, les professionnels en marques de commerce comptaient sur la révision des critères conférant à ces marques une protection élargie. Cependant, le législateur a fait le choix de ne pas entreprendre une révision en profondeur du régime des marques officielles. Néanmoins, le Registraire a fourni quelques précisions en octobre 2020 quant à sa pratique en ce qui concerne les marques officielles. Tout d’abord, depuis 2020, le Registraire exige la preuve du statut d’autorité publique. Ceci répond à plusieurs commentaires sur le statut contestable de certaines dites « autorités publiques ». La décision rendue dans l'affaire "Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (C.A.), 2002 CAF 218" a précisé  que pour se qualifier d'autorité publique, le gouvernement doit exercer un contrôle significatif et continu sur les activités de l'autorité, en particulier en ce qui concerne sa gouvernance et ses prises de décisions, et que ces activités devaient servir l'intérêt public. Étant donné que le régime d'autorité publique existe depuis plusieurs décennies, on peut raisonnablement supposer que plusieurs marques officielles publiées ne sont plus détenues par des autorités publiques ou ne correspondent plus aux critères définissant une autorité publique. Comment répondre à une objection basée sur la ressemblance entre une marque officielle et une marque de commerce ? Les possibilités sont limitées. En effet, il convient de rappeler que le paragraphe 9(1) de la Loi énonce que personne ne peut adopter, à l'égard d'une entreprise, une marque de commerce composée d’une marque officielle ou dont la ressemblance est telle qu'elle pourrait raisonnablement être confondue avec une marque officielle. Le test n'est pas basé sur une probabilité de confusion comme pour l’examen d’un risque de confusion entre deux marques de commerce, mais sur la ressemblance. Les praticiens en marques de commerce peuvent argumenter que la marque proposée n'est pas identique ou ne ressemble pas à la marque officielle au point de la confondre avec celle-ci. Une autre option, principalement dans le cas où la marque de commerce proposée est identique ou très semblable à la marque officielle, est de demander le consentement du propriétaire de la marque officielle pour l'usage et l’enregistrement de la marque de commerce. Il peut cependant être difficile dans certains cas, de contacter une autorité publique, soit parce que celle-ci n’existe plus, soit qu’elle ne répond tout simplement pas aux demandes de consentement. Certaines autorités publiques demandent une compensation financière en échange de leur consentement. Peut-on contester une marque officielle? Pour le moment, il n’existe pas de mécanisme simple pour contester une marque officielle. Le processus de publication d’un avis public d’une marque officielle n’est pas ouvert à une procédure d’opposition. Les tiers ont l’option de contester une marque officielle au moyen d’un recours ou d’un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. L’un des motifs pourrait être que la marque officielle n’a pas été adoptée et utilisée avant l’émission de l’avis public ou l’autorité n’est pas une autorité publique ou la marque officielle contrefait une autre marque. Toutefois, il convient de souligner que ces procédures sont associées à des coûts élevés et à des délais considérables. Que nous réserve l’avenir? Jusqu'à présent, bien que le régime de marque officielle demeure essentiellement intact, des modifications sont attendues. Les autorités législatives canadiennes projettent d’adopter deux nouveaux articles, soit les articles 9(3) et 9(4) à la Loi. Ces modifications ont pour but de clarifier que même si un avis public a été émis concernant une marque officielle, cet avis ne s'applique plus si l'entité qui l'a demandé n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. Dans de telles circonstances, le registraire a la possibilité, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de publier un avis spécifiant que l'article 9 ne s'applique pas. Nous comprenons que Registraire aura de nouveaux pouvoirs dont celui de demander, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une personne qui paiera les frais prescrits, à ce qu’une marque dite officielle soit déclarée invalide si le titulaire de celle-ci ne répond pas à l’avis du registraire requérant une preuve du statut d’autorité publique. Cette modification de la Loi est attendue prochainement. D’ici là, l’année 2023 nous a donné quelques décisions intéressantes. KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin: La décision, The Board of Regents of the University of Texas System et EDAM Ltd., 2023 COMC 161 démontre bien les limites de la marque officielle lorsqu’il s’agit de l’analyse de la ressemblance qui pourrait vraisemblablement créer de la confusion avec une marque.  Le Board of Regents of the University of Texas (ci-après « Regents ») s’est opposé à la demande d’enregistrement pour la marque de commerce KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin (ci-après « Kasap») : entre autres, au motif que la marque Kasap, présente une ressemblance telle avec la marque officielle de Texas, qu’elle pourrait être confondue avec sa marque officielle ci-après illustrée: Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, lors de l'évaluation de la ressemblance entre une marque de commerce et une marque officielle, l'accent est mis sur la similarité entre les marques. La Commission des oppositions a conclu que la marque proposée par la requérante ne ressemblait pas à la marque officielle au point de vraisemblablement les confondre, malgré la présence d'une image de tête de vache Longhorn dans les deux marques. Le caractère distinctif du mot "KASAP" dans la marque de la requérante fut jugé suffisant pour distinguer les deux marques. En conséquence, l’opposition a été rejetée. La marque qui reproduit une marque officielle ainsi que d’autres éléments n’est pas « composée » de la marque officielle. Via Rail Canada Inc. et Via Transportation, Inc., 2023 COMC 155 La décision concerne une opposition produite par Via Rail Canada Inc. (l'Opposante et titulaire d’une marque officielle) contre une demande d'enregistrement de marque de commerce déposée par Via Transportation, Inc. (la Requérante). Cette demande d'enregistrement concernait la marque "VIA & Dessin" ci-après illustrée : pour des services de transport de passagers et des logiciels d'application mobile et de télécommunications connexes. L'Opposante s'est opposée à la demande en alléguant que la marque crée de la confusion avec ses propres marques de commerce, marques officielles et noms commerciaux qui contiennent le mot "VIA" et sont utilisés en liaison avec les services de chemins de fer nationaux et les produits et services connexes de l'Opposante. En conclusion, la demande de la Requérante fut rejetée entre autres parce que la marque de la Requérante n'était pas enregistrable selon l'article 12(1)e) car elle fut jugée trop similaire à la marque officielle "VIA" de l'Opposante, ce qui pourrait vraisemblablement prêter à confusion. L’agent d’audience a résumé le test en matière de ressemblance de la façon suivante au paragraphe 107 : Le test de la ressemblance dans le cadre de l’article 9(1)n)iii) de la Loi diffère de l’analyse de la confusion standard, puisqu’il exige une probabilité que les consommateurs se trompent entre les marques elles-mêmes, plutôt qu’une probabilité que les consommateurs seront mélangés quant à la source des produits ou services.  En conclusion, beaucoup s’accordent à dire que le régime canadien des marques officielles pourrait certainement être soumis à une révision en profondeur qui contribuerait à élaguer le bois mort qui encombre le registre de marques officielles qui ne correspondent plus à la définition. Des exemples de marques officielles, en ce qui concerne les universités : Université de Montréal (0910712), Universität Heidelberg (0923735), Louisiana State University (0923069). Il est à noter que les universités n’ont pas besoin d’être canadiennes pour requérir la publication d’une marque officielle. Les Forces armées, au nom de Sa Majesté, ont adopté plusieurs marques dont, PORTE DAUPHINE (0903172) & dessin, SKY HAWKS (0903269) et CORMORANT & dessin (0903170). Nous référons plus particulièrement à l’article 9 et suivant de la Loi sur les marques de commerce (ci-après, la « Loi »).

Peut-on violer un brevet même si l’on ne fabrique ni n’assemble le produit breveté et que l’on n’utilise pas l’invention ?  Effectivement, il est possible d’être en contravention d’un brevet même si l’on ne fabrique ni n’assemble le produit breveté et que l’on n’utilise pas l’invention. Il s’agit de la théorie d’incitation à la contrefaçon.  Évidemment, les actes d’« incitation » sont soumis à certaines conditions avant de conclure à une contrefaçon indirecte. Ces conditions ont récemment été précisées par la Cour d’appel fédérale. Qu’est-ce que l’incitation à la contrefaçon et le test applicable?  À titre d’exemple, si l’invention brevetée est une solution contenant les éléments A, B et C à boire, et si l’élément C est de l’eau, il est probable que si je vends au consommateur les éléments A et B en lui disant d’ajouter une certaine quantité d’eau, de bien mélanger et de boire, je l’incite à contrefaire ce brevet. Afin de déterminer s’il y a incitation à la contrefaçon, les cours appliquent un test en trois parties : Premièrement, l’acte de contrefaçon doit avoir été réalisé par le contrefacteur lui-même. Dans l’exemple précédent, il s’agit du consommateur.  On comprend qu’il ne peut y avoir incitation à la contrefaçon s’il n’y a pas eu de contrefaçon directe. Deuxièmement, l’exécution de l’acte de contrefaçon doit avoir été influencée par les actions du présumé incitateur, de sorte que, sans cette influence, la contrefaçon directe n’aurait pas eu lieu (par exemple, en lui vendant le matériel et en lui fournissant des instructions). Troisièmement, il est nécessaire que l’influence ait été exercée sciemment par le présumé incitateur, c’est-à-dire que le vendeur doit être conscient que son influence entraînera l’exécution de l’acte de contrefaçon. La cause en Cour fédérale Maintenant, revenons à la décision de la Cour d’appel. Dans cette affaire, Janssen poursuivait Apotex pour incitation à la contrefaçon d’un brevet.  À noter que le brevet qui portait sur le médicament était expiré.  Cependant, Janssen prétendait qu’Apotex inciterait les médecins à prescrire ce médicament en combinaison avec un inhibiteur particulier pour traiter une maladie rare appelée hypertension artérielle pulmonaire (« HTAP »). Le brevet de Janssen porte donc sur la combinaison du médicament et de l’inhibiteur particulier pour le traitement de l’HTAP. Apotex n’aurait vendu que le médicament, sans inclure l’inhibiteur ni la combinaison, si son médicament avait été autorisé par Santé Canada1. Nulle part dans la monographie du médicament il n’est suggéré d’utiliser le médicament avec l’inhibiteur particulier. Cependant, le médicament était prescrit pour traiter l’HTAP. Les parties ont convenu que le premier volet du test était satisfait, c’est-à-dire que le médicament serait vraisemblablement prescrit avec l’inhibiteur particulier pour traiter l’HTAP. La question portait davantage sur les volets 2 et 3, est-ce qu’Apotex peut inciter à la contrefaçon alors qu’il n’y a aucune suggestion dans la monographie du médicament? La Cour fédérale a conclu que le deuxième et le troisième volets du test de l’incitation à la contrefaçon étaient satisfaits. La Cour a jugé que la monographie du médicament exercerait une influence suffisante sur les médecins pour qu’ils prescrivent le médicament en combinaison avec l’inhibiteur, et qu’Apotex était conscient que la mise sur le marché du médicament combiné à la monographie inciterait les médecins à le prescrire avec cet inhibiteur. Ce raisonnement repose principalement sur une étude citée dans la monographie et qui démontre que le médicament, qu’il soit prescrit seul ou avec l’inhibiteur, était sûr et efficace.  La décision de la Cour d’appel fédérale La Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour fédérale et a ajouté que l’influence n’a pas besoin d’être explicite. Ainsi, la Cour a affirmé qu’une absence d’instruction explicite et d'intention de provoquer une contrefaçon directe ne signifie pas nécessairement une absence d'influence suffisante pour satisfaire au deuxième volet du test. Par conséquent, bien que l’instruction explicite et l’intention puissent être pertinentes pour évaluer l’influence, elles ne sont requises. La Cour d’appel a déclaré : « Même en l’absence de référence explicite à un traitement combiné, la Cour fédérale était en droit de conclure que la monographie du produit Apo-Macitentan influencerait l’utilisation du macitentan de cette manière.2 » Concernant le troisième volet, la Cour d’appel rappelle que l’incitateur doit être conscient que ses actions ou son influence conduiront une autre partie à s’engager dans des activités spécifiques, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il sait que ces activités constitueront une contrefaçon du brevet.  La Cour d’appel maintient la conclusion selon laquelle, dans les circonstances, Apotex savait ou aurait dû savoir que la monographie de son médicament inciterait les médecins à le prescrire en combinaison avec l’inhibiteur pour traiter l’HTAP. Conclusion Ainsi, une influence implicite peut conduire à des conclusions de contrefaçon de brevet lorsque l’influenceur aurait dû être conscient des conséquences de ses actes. Cette décision confirme que les tribunaux canadiens disposent d’un outil juridique flexible pour protéger les inventions. Vous noterez que le texte est au conditionnel puisque le recours était pris sur la base du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) qui met en place certaines règles particulières relativement aux litiges dans le domaine pharmaceutique et qui empêche Santé Canada d’autoriser la vente d’une version générique d’un médicament qui contreviendrait à certains brevets dans certaines circonstances. Notre traduction; la version française de la décision n’est pas encore disponible