Propriété intellectuelle

Vue d’ensemble

  1. Paiement anticipé des taxes gouvernementales de brevet au Canada afin d’éviter l’importante augmentation de 2024

    Les taxes gouvernementales applicables aux brevets et aux demandes de brevet canadiens augmenteront de jusqu’à 36 % le 1er janvier 2024. Les principales augmentations sont présentées dans le tableau ci-dessous.  Les demandeurs peuvent donc souhaiter devancer en 2023 certaines actions et le paiement des taxes gouvernementales associées afin de bénéficier des taux inférieurs de 2023, au moins dans les circonstances suivantes : Le dépôt hâtif de demandes divisionnaires peut être particulièrement avantageux, car ces demandes comportent des taxes gouvernementales élevées. Toutes les taxes de maintien rétroactives à partir du deuxième anniversaire sont payables au moment du dépôt des demandes divisionnaires, avec la taxe de dépôt. Les taxes d’examen sont aussi généralement exigibles dans les trois mois suivant le dépôt de la demande divisionnaire.1 Les demandeurs ayant l’intention d’entrer en phase nationale canadienne de demandes internationales en instance peuvent sauver des coûts en devançant leur dépôt en 2023. Le paiement d’une ou de plusieurs taxes de maintien exigibles en 2024 ou après peut être devancé en 2023 pour tout brevet ou demande de brevet. Enfin, le paiement des taxes d’examen dues en 2024 ou après peut également être devancé en 2023 pour bénéficier du tarif moins élevé. Taxe de l’OPIC 2023* 2024* Taxe de dépôt 421,02 $ 555,00 $ Taxe d’examen ou de demande de poursuite d’examen (RCE) 816,00 $ 1 111,00 $   Taxe de revendication supplémentaire pour chaque revendication au-delà de la 20e 100,00 $ 110,00 $ Taxe d’avancement de l’examen 526,29 $ 694,00 $ Taxe de maintien - 2e au 4e anniversaire 100,00 $ 125,00 $ Taxe de maintien - 5e au 9e anniversaire 210,51 $ 277,00 $ Taxe de maintien - 10e au 14e anniversaire 263,14 $ 347,00 $ Taxe de maintien - 15e au 19e anniversaire 473,65 $ 624,00 $ *Tarif normal applicable aux demandeurs non admissibles au tarif des petites entités La pratique en matière divisionnaire est très stricte au Canada toutefois, de telle sorte que les demandes divisionnaires ne sont généralement déposées que pour couvrir un groupe d’invention non-élu ayant été identifié dans une objection de manque d’unité inventive.

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  2. Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC): Hausse des tarifs

    L’OPIC a annoncé qu’elle hausserait ses tarifs à compter du 1er janvier 2024. Il s’agira d’une hausse d’au moins 25 % par rapport aux tarifs en vigueur actuellement. Cette hausse visera non seulement les marques de commerce, mais également les brevets, les dessins industriels et les droits d’auteurs. À titre d’exemple, les tarifs officiels à prévoir pour la production d’une demande d’enregistrement de marque de commerce passeront de 347,35 $ à 458,00 $ pour la première classe, et de 105,26 $ à 139,00 $ pour chacune des classes additionnelles. La majorité des autres tarifs de l’OPIC feront également l’objet d’un rajustement similaire. Ainsi, cette hausse se fera sentir non seulement au moment de déposer une demande d’enregistrement, mais aussi tout au long du processus d’enregistrement et au moment du renouvellement. Par conséquent, nous vous recommandons de passer en revue votre portefeuille de propriété intellectuelle afin de déterminer si de nouvelles demandes d’enregistrement devraient être déposées ou des renouvellements effectués avant la fin de l’année. L’OPIC signale que cette hausse contribuera au soutien de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle visant à offrir des services comparables à ceux offerts à l’échelle mondiale. Nous espérons qu’elle aura aussi pour effet de réduire les délais!

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  3. Des données puissantes, des affaires puissantes

    La cartographie des brevets offre une vue d'ensemble de l'activité de brevetage liée à une technologie donnée. Elle peut se révéler un outil précieux pour votre entreprise étant donné que l’analyse des données relatives aux brevets est susceptible de laisser transparaître des tendances commerciales, scientifiques et technologiques. En effet, de plus en plus entreprises se tournent vers la cartographie des brevets pour acquérir un fondement leur permettant de comprendre l’activité novatrice dans leurs secteurs d’activité. La cartographie des brevets peut révéler quelles organisations sont actives dans votre secteur, les endroits où celles-ci déposent leurs brevets, qui sont leurs inventeurs clés et bien plus. L’information tirée de l’analyse de la cartographie des brevets peut vous être utile pour déceler si des concurrents empiètent sur votre marché principal, concevoir autour de la technologie de tiers, repérer des cibles d’octroi de licences ou de fusions et acquisition, rechercher des nouveaux talents et réduire les risques juridiques, entre autres. L’analyse de la cartographie des brevets constitue un outil puissant puisque que les renseignements qu’elle fournit permettent de s’appuyer sur des données pour prendre des décisions en matière de stratégie d'entreprise, d’investissements en recherche et développement et de stratégie visant la propriété intellectuelle. Pour illustrer l’utilité de la cartographie des brevets, nous vous présentons ci-après des données de très haut niveau sur les brevets en matière de technologie liées au cannabis. Gardez à l’esprit que lorsque vous effectuez une analyse de la cartographie des brevets avec l’aide de votre agent de brevets, beaucoup d’autres renseignements vous sont fournis et chacun des ensembles de données peut être approfondi pour révéler des renseignements encore plus détaillés. Vous serez à même de constater ci-après nous avons aisément déterminé et mesuré l’incidence des changements récents du statut juridique du cannabis. Ceci constitue une démonstration convaincante du pouvoir de l’analyse de la cartographie des brevets pour déceler des tendances au sein d’un secteur d’activité donné. Veuillez communiquer avec nous pour apprendre comment une analyse de cartographie des brevets peut vous fournir des données utiles et performantes concernant votre secteur d’expertise. Analyse de la cartographie des brevets du secteur du cannabis Nous débutons avec le nombre de demandes de brevets déposées chaque année. Les variations du nombre de demandes de brevets déposées vous permettent de savoir si votre secteur est en croissance, en décroissance ou stable. En outre, le dépôt de demandes de brevets tend à correspondre à l’arrivée de nouveaux produits innovants sur le marché. Un nombre accru de nouvelles demandes laisse présager l’apparition d’un plus grand nombre de produits innovants sur votre marché, emmenant ainsi une concurrence plus vive. Un nombre peu élevé de demandes récentes ou une diminution de ce nombre indique un secteur technologique moins actif à l’intérieur duquel tout nouveau produit innovant que vous pourriez lancer se distinguera plus facilement de ceux de vos concurrents chez qui l’innovation est en déclin. En ce qui concerne les technologies du cannabis, la figure 1 indique qu’après être demeuré plus ou moins stable de 2000 à 2013, le nombre de demandes de brevets a doublé en 2014 et a par la suite continué d’augmenter rapidement au cours des années subséquentes. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive, bien que de façon plus modérée, avec un nombre prévu de demandes de brevets qui devrait atteindre 3 000 en 2025. Le point d’inflexion de 2013 montre clairement l’incidence des changements du paysage juridique mondial en matière de cannabis au fil des années. En effet, les 6 et 10 novembre 2012, l’usage récréatif du cannabis a été légalisé pour la première fois dans les États américains de Washington et du Colorado. Ces événements ont ouvert la porte à un très grand marché donnant lieu à ce que l’on a appelé une « Ruée vers le vert » (Green Rush), ce qui a stimuler la naissance de plusieurs entreprises de même que la création de centaines de milliers d’emplois dans ce nouveau secteur. Figure 1. Nombre de demandes de brevet déposées par année Tournons maintenant notre attention vers les pays d’où ces demandes de brevet proviennent. Le pays d’origine des demandes de brevet dans votre secteur indique où vos concurrents innovants sont situés. Un nombre élevé de demandes de brevet provenant d’un pays donné peut indiquer la qualité de l’environnement local soutenant l’innovation dans le secteur en termes, par exemple, d’accès bonifié au capital, de bassins plus grands de main-d’œuvre qualifiée, d’une législation plus avantageuse, etc. De ce fait, un tel pays constituerait une possibilité intéressante à prendre en considération pour l’ouverture d’un nouvel établissement, la recherche de nouveaux partenaires ou l’acquisition de concurrents innovants de plus petite taille. En outre, un nombre croissant de pays d’où les technologies proviennent est indicateur d’intérêts mondiaux croissants dans votre secteur. Au contraire, un nombre décroissant de pays indique que l’innovation dans votre secteur est consolidée dans des régions géographiques précises, ce qui pourrait vous inciter à rechercher les raisons derrière ce changement (par ex., intérêt du marché, environnement législatif, fusions et acquisitions à grande échelle, etc.) La figure 2 ci-après indique les endroits d’où proviennent les demandes de brevet liées au cannabis. Le nombre de pays d’où proviennent ces demandes de brevets a presque doublé passant de 34 pays au cours de la période 2000-2013 à 59 pays depuis 2014, ce qui indique un intérêt accru à l’échelle mondiale. Néanmoins, l’innovation au niveau du cannabis est maintenant plus concentrée alors qu’une plus large proportion des demandes provient des 4 premières juridictions en la matière, ce qui démontre que cet intérêt à l’échelle mondiale ne s’est pas manifesté de façon égale partout. En effet, considérés ensemble, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et l’Europe représentent 89 % des demandes de brevet depuis 2014 alors qu’ils ne représentaient que 79,5 % des demandes déposées avant 2013. En outre, une plus grande proportion des demandes provient des États-Unis (de 39 % à 58 %), ce qui tend à démontrer que l’activité a augmenté considérablement dans ce pays compte, probablement en conséquence aux modifications législatives que nous évoquions ci-dessus. Cette augmentation s’est produite aux dépens de presque tous les autres pays, qui ont vu leur part des demandes de brevet décroître sauf la Chine, qui a conservé sensiblement le même taux (c.-à-d. 20 % à 21 %). Ces données indiquent que ceux qui recherchent un partenaire d’affaires seraient bien avisés de jeter un coup d’œil aux États-Unis ou en Chine.  Figure 2. Pays d’origine des demandes déposées Nous pouvons maintenant nous tourner vers les pays où les demandes de brevet ont été déposées. En regardant les pays que vos concurrents ont choisi pour déposer leurs demandes de brevet, nous pouvons déduire qu’ils pensent que ces pays sont les lieux où se situent leurs principaux marchés et où leurs technologies présentent le plus de promesses. Encore une fois, les raisons qui sous-tendent ces nombres pourraient faire l’objet d’une analyse : un pays est-il choisi sur le fondement de la taille du marché qu’il représente, de sa législation favorable, de ses incitatifs commerciaux ou d’une autre raison? Ceci peut vous indiquer où déposer vos propres demandes de brevet. Cela peut, en outre, vous aider à localiser des marchés inadéquatement desservis où vous pourriez vous livrer à votre activité  avec moins d’interférence due aux brevets de vos concurrents. La figure 3 ci-dessous montre les pays où des demandes de brevets liés au cannabis ont été déposées avant 2013 et depuis 2014. Les demandeurs de brevet visent maintenant à protéger leurs innovations dans un plus grand nombre de pays (57 comparé à 66), ce qui démontre que les innovateurs dans le secteur du cannabis sont d’avis que leur marché est maintenant plus global. D’autre part, les dépôts de demandes de brevets se concentrent maintenant au sein des 5 premier pays et juridictions régionales en la matière (la Chine, les États-Unis, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation européenne des brevets (OEB) et le Canada), qui ont vu leur part globale augmenter de 60 % à 78,5 %. Cela tend à démontrer que malgré ce qui précède, les innovateurs en matière de cannabis concentrent leurs activités de commercialisation aux États-Unis, en Europe et en Chine. La figure 3 révèle en outre de façon limpide l’incidence de la légalisation de 2018 du cannabis au Canada. En effet, cette légalisation a eu un effet clair, la quote-part du pays augmentant de 6 % à 9 % des demandes de brevet. En d’autres termes, les innovateurs en matière de cannabis déposent maintenant le double des demandes de brevets dans notre pays, ce qui met en évidence le fait que celui-ci représente maintenant un marché plus intéressant pour eux, ce qui découle probablement de la légalisation du cannabis sur notre territoire. Figure 3. Pays de dépôt des demandes Continuons en jetant un coup d’œil sur les sous-domaines technologiques auxquels se rattachent les demandes de brevets, ce qui offre un aperçu de haut niveau des technologies en cours de réalisation. Plus intéressant encore, il est possible d'affiner ces données en les divisant en sous-domaines technologiques plus étroits, ou en les répartissant par pays, ou par concurrent précis, afin d'obtenir encore plus de renseignements sur « qui fait quoi et où ». La figure 4 nous indique les sous-domaines technologiques auxquels se rattachent les demandes de brevet liées au cannabis déposées depuis 2014. On constate clairement, bien que ce soit inattendu, que l’utilisation récréative du cannabis, bien qu’elle ait initialement suscité des intérêts commerciaux, ne semble toutefois pas constituer le moteur sous-jacent aux activités relatives aux brevets. En effet, on aurait pu s’attendre à ce que ces activités connexes à cet usage récréatif, notamment des technologies visant la culture, le suivi et l’entreposage de cannabis occupent une place de premier plan. Il semblerait plutôt que le secteur de la santé domine puisque la plupart des demandes de brevet concernent des préparations médicinales et des médicaments visant des affections précises. Un plus petit nombre de demandes de brevets se rapportent à des aliments qui présentent des qualités nutritives modifiées et des méthodes d’isolation (extraction). Il est intéressant de noter que la Chine possède le plus grand nombre de demandes de brevets dans les catégories suivantes: A61K36 – médicaments traditionnels A61P1 – médicaments pour l’appareil digestif, ce qui indique peut-être un plus grand marché potentiel pour ce type d’innovation dans ce pays. D’autre part, les États-Unis dominent dans les catégories suivantes: A61K31 – préparations médicinales contenant des ingrédients actifs organiques A61K9 – préparations médicinales caractérisées par un aspect particulier. Tableau 4. Classification de la distribution des brevets (la taille des boites indique leur importance relative) Anglais Français Patents Brevets A61K31 Medicinal preparations containing organic active ingredients [2006.1] Patents: 3,937 A61K31 Préparations médicinales contenant des ingrédients actifs organiques [2006.1] Brevets : 3 937 A61K36 Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines [2006.1] Patents: 3,765 A61K36 Préparations médicinales de constitution indéterminée contenant du matériel provenant d’algues, de lichens, de champignons, ou de plantes, ou leurs dérivés, p. ex. médicaments traditionnels à base de plantes [2006.1] Brevets : 3 765 A61K9 Medicinal preparations characterised by special physical form [2006.1] Patents: 1,977 A61K9 Préparations médicinales caractérisées par un aspect particulier [2006.1] Brevets : 1 977 A61P25 Drugs for disorders of the nervous system [2006.1] Patents: 1,350 A61P25  Médicaments pour le traitement des troubles du système nerveux [2006.1] Brevets : 1 350 A61K47 Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting of modifying a gents chemically bound to the active ingredient [2006.1] Patents: 1,010 A61K47 Préparations médicinales caractérisées par les ingrédients non actifs utilisés, p. ex., les supports ou les additifs inertes; Agents de ciblage ou de modification chimiquement liés à l’ingrédient actif [2006.1] Brevets : 1 010 A61P1 Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system [2006.1] Patents: 787 A61P1  Médicaments pour le traitement des troubles du tractus alimentaire ou de l’appareil digestif [2006.1] Brevets : 787 C07D311 Heterocyclic compounds containing six-membered rings having one oxygen atom as the only hetero atom, condensed with other rings [200… Patents: 629 C07D311  Composés hétérocycliques contenant des cycles à six chaînons comportant un atome d’oxygène comme unique hétéro-atome du cycle, condensés avec d’autres cycles [200… Brevets : 629 A23L33 Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof [2006.1] Patents: 966 A23L33 Modification de la qualité nutritive des aliments; Produits diététiques; leur Préparation ou leur traitement [2006.1] Brevets :966 B01D11 Solvent extraction [2006.1] Patents: 578 B01D11 Extraction par solvants [2006.1] Brevets : 578 A61K45 Medicinal preparations containing active ingredients not provided for in groups A61K31/00-A61K 41/100 [200… Patents:555 A61K45 Préparations médicinales contenant des ingrédients actifs non prévus dans les groupes A61K 31/00-A61K 41/00 A61K31/00-A61K 41/100 [200… Brevets : 555 Une cartographie des brevets peut vous aider à déterminer avec exactitude qui dépose des demandes de brevets visant les technologies dans votre domaine d’activité, ce qui vous permet de savoir qui sont vos concurrents et qui est susceptible de devenir vos partenaires, titulaires de licences ou concédants de licences. Elle peut également vous renseigner sur la question de savoir si l’innovation est le fait d’institutions académiques ou de sociétés. Vous pouvez également déterminer la taille de vos concurrents en vue d’évaluer si vous évoluez dans un monde de petites sociétés émergentes ou entrez en concurrence avec des géants, etc. Vous pouvez même jeter un coup d’œil sur les litiges passés des principaux déposants de demandes de brevet dans le cadre d’une analyse de risque. Encore une fois, ces données peuvent être approfondies pour déterminer ce que chacun de vos concurrents principaux cherche à breveter, où et quand ainsi que l’endroit où ces concurrents principaux sont situés. En conclusion de cette courte introduction en matière de cartographie des brevets, les figures 5 et 6 indiquent respectivement les 15 principales entités demanderesses de brevet en matière de cannabis entre 2000-2013 et depuis 2014. GW, une société pharmaceutique britannique concentrée sur les produits du cannabis, a été de façon constante la plus grande demanderesse de brevets dans ce domaine. Par contre, tous les autres demandeurs de premier plan ont changé, ce qui indique un changement fondamental dans le paysage du secteur du cannabis. Avant 2014, les principaux demandeurs de brevet étaient pour la plupart des sociétés pharmaceutiques et des grandes sociétés possédant des intérêts commerciaux variés, ce qui donne à penser que, pour la majorité des demandeurs de brevet, le cannabis constituait plus ou moins un projet secondaire. Après 2014, un grand nombre de sociétés concentrées sur le cannabis ont fait leur apparition et sont devenus les demandeurs de premier plan : Canopy Growth, Hexo Operations, Zelira, Bazelet, Syqe, Receptor, Nextleaf, Hanyi et Radient. Cette tendance est nettement le reflet du changement fondamental qui est survenu dans le secteur après la ruée vers le vert, ce qui a mené à la création de nombreux nouveaux joueurs dans le secteur. Clairement, avant 2014, une société œuvrant dans le domaine du cannabis n’était pas confrontée aux mêmes défis ni ne bénéficiait des mêmes occasions que maintenant. Figure 5. Les 15 propriétaires les plus importants de demandes de brevet déposées entre 2000 et 2013 Figure 6. Les 15 propriétaires les plus importants de demandes de brevet déposées depuis 2014 En résumé, les données ci-dessus démontrent clairement l’incidence rapide et profonde de la légalisation du cannabis sur l’innovation en cette matière. L’analyse de la cartographie des brevets a permis de déceler plusieurs tendances et faits indicatifs d’un secteur technologique naissant ou ayant bénéficié d'une récente impulsion. En d’autres circonstances, d’autres tendances auraient été observées. Par exemple nous pouvons nous attendre à constater un renversement de la plupart de ces tendances. En effet, la maturation de ce secteur technologique devrait se traduire par un nombre décroissant de demandes de brevet. Au fur et à mesure que les entreprises moins compétentes feront faillite, le nombre de demandeurs de brevets sera réduit. Aussi,  le marché qui se stabilisera entraînera le dépôt de demandes de brevets dans des pays/régions éventuellement moins nombreux et mieux définis.

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  4. La valse-hésitation du brevet logiciel au Canada

    Mercredi dernier, la Cour d’appel fédérale rendait un jugement très attendu au sujet de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (brevets logiciels). Dans la décision Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, la Cour d’appel fédérale rejette le test qu’avait proposé l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) en première instance. D’une part, selon la Cour d’appel, la juge Gagné ne pouvait pas inclure le cadre proposé par l’IPIC au dispositif de son jugement en première instance puisque la demande des parties ne le prévoyait pas. D’autre part, il est encore prématuré, à son avis, de prescrire un cadre d’analyse en matière de brevets logiciels puisqu’il demeure plusieurs notions qui méritent encore d’être interprétées par les tribunaux canadiens. Retour à la case départ? Pas tout à fait. Rappel des faits de l’affaire Benjamin Moore (2022) Cette décision est la plus récente dans la saga des brevets logiciels au Canada et vient remettre de l’ordre dans une suite d’évènements tout à fait inhabituels. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, voici un bref rappel des faits. En 2010, Benjamin Moore entame une phase nationale au Canada pour deux demandes de brevets logiciels1. Les logiciels permettent de naviguer dans une banque de couleurs à partir de critères d’émotions et d’harmonie. En octobre 2014, les demandes sont rejetées au motif que les brevets portent sur de la matière non brevetable. En appliquant un cadre d’analyse que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) appelle « problème-solution », l’examinateur en est venu à la conclusion que ces inventions se résument à appliquer des formules mathématiques sur une base de données. Or, les formules mathématiques ne sont pas brevetables. En mai 2020, la Commission d'appel des brevets (CAB) confirme cette décision. En novembre 2020, Benjamin Moore porte le rejet en appel devant la Cour fédérale. Fait inusité, lors de l’audience du 30 mars 2022, le procureur général reconnaît d’emblée, à la lumière de la décision Choueifaty2 rendue entre temps, que la commissaire aux brevets n’a pas appliqué le bon test et est d’accord pour renvoyer les brevets en réexamen. Autre fait inusité, l’IPIC intervient comme tiers au motif que l’affaire transcende les intérêts des parties puisque les examinateurs de l’OPIC continuent d’appliquer les mauvais critères en matière de brevetabilité de logiciels malgré les rappels à l’ordre répétés des tribunaux. Ainsi, l’IPIC souhaite pousser le dossier plus loin afin de rendre plus prévisible l’obtention de brevets logiciels en imposant le cadre d’analyse que devra suivre l’OPIC lors de ses examens. Dans un jugement surprenant, la juge Gagné accueille la demande de l’IPIC : les demandes de brevet doivent être réexaminées, et ce, selon le cadre d’analyse proposé par l’IPIC. Il s’agit donc d’un jugement déclaratoire reconnaissant la nécessité du cadre d’analyse proposé par l’IPIC. Du jour au lendemain, ce test devient le test applicable en matière de brevets logiciels. L’intervention de l’IPIC dans Benjamin Moore (2022) ou la nécessité de clarifier le cadre d’analyse des brevets logiciels L’IPIC n’en était pas à sa première intervention en tant que tierce partie à un dossier portant sur des brevets. Ce type de participation n’est pas toujours perçu d’un bon œil par les tribunaux, particulièrement en matière de révision administrative. D’ailleurs, vendredi dernier dans l’affaire Taillefer c. Canada3, la juge McDonald a refusé son intervention après avoir appliqué le test en trois parties, développé par la Cour d’appel fédéral4. Dans sa décision, elle écrit [notre traduction] : « dans la mesure où l'IPIC a l'intention de présenter des observations sur la question de l'approche appropriée de l'interprétation des lois, comme l'a noté la Cour d'appel fédérale ci-dessus, une telle intervention n'est pas appropriée ». Plusieurs agents de brevets et juristes se sont toutefois réjoui en 2022 de voir un cadre d’analyse plus prévisible se dessiner enfin. L’intervention de l’IPIC était certes inusitée, mais il faut revenir à la trame historique canadienne en matière de brevets logiciels pour bien saisir le problème qu’elle tentait de résoudre. Rappelons d’emblée que la Loi sur les brevets est silencieuse au sujet des logiciels. La loi définit une invention comme étant « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité »5. Pour breveter un logiciel, il faut donc se rabattre sur une description créative de celui-ci : le décrire tel un procédé, ou encore tel un appareil de stockage sur lequel se trouvent des instructions qui, une fois exécutées par un processeur, produisent des effets particuliers. L’absence d’un véritable cadre législatif propre aux logiciels laisse un vide que les tribunaux se voient contraints de remplir en interprétant une loi dont la dernière refonte concorde avec la sortie de Windows 95 et de ses 13 disquettes. Or donc, au début des années 1970, le Bureau des brevets du Canada, chargé d’examiner les demandes de brevets, publie une notice à l'attention des professionnels des brevets expliquant qu’à son avis, les logiciels constituent un sujet non brevetable. Puis, à la suite de la décision américaine Waldbaum6, le Bureau démontre une certaine ouverture, mais fait marche arrière en 1978 dans un effort d’harmoniser ses pratiques avec la jurisprudence américaine et anglaise de l’époque. En 1981, la décision de Schlumberger7 deviendra la décision phare en matière de brevets logiciels, statuant qu’un logiciel qui s’apparente à la simple exécution d’une formule mathématique par un ordinateur ne peut être breveté. L’interprétation que fait le Bureau des brevets mène au rejet massif de demandes, mais lorsque portés en appel, la majorité des rejets sont jugés contenir de la matière brevetable et sont renvoyés aux examinateurs. En 1984, la directive de l’OPIC s’ajuste et devient enfin plus permissive. Toutefois, en 2009, le Bureau des brevets rejette une demande d’Amazon sous prétexte que le brevet porte sur un sujet non brevetable. En 2011, la Cour d’appel fédérale lui reprochera d’utiliser un test simplifié dans l’évaluation des brevets logiciels8. Le bureau semble généraliser certains principes de la jurisprudence sans tenir compte des faits et du contexte. Le brevet d’Amazon portait sur l’utilisation d’un témoin (cookie) afin de permettre l’achat en ligne sans authentification (le fameux « one-click ») et l’OPIC avait de la difficulté à concevoir qu’une invention puisse être entièrement immatérielle. Le brevet sera finalement accordé, mais plutôt que de suivre les recommandations de la Cour d’appel, l’OPIC publie de nouvelles notices de pratique en 2012 puis en 2013 sans toutefois tenir compte de la jurisprudence récente. Les contradictions entre ces notices de pratique et la jurisprudence ont mené à un examen imprévisible des brevets selon que les examinateurs suivaient les notices internes ou la jurisprudence. À l’été 2020, la Cour fédérale rappelle l’OPIC à l’ordre dans l’affaire Choueifaty9, et explique que la méthode « problème-solution » décrite dans ses Recueils des pratiques n’est pas conforme aux enseignements de la jurisprudence canadienne. Par suite de cette décision, l’OPIC modifie ses notices tout en rétablissant certains principes qui avaient été cependant proscrits par la décision Amazon, notamment en appliquant l’article 27 de la Loi sur les brevets à invention plutôt qu’à l’objet que définit la revendication10. Bref, pendant que la complexité des logiciels croît de façon exponentielle, le droit lui, se dessine une décision à la fois au détriment des inventeurs qui doivent patienter et faire les frais des incertitudes. Lorsque l’IPIC intervient comme tiers dans l’affaire Benjamin Moore et y propose un cadre d’analyse, c’est avec l’espoir de mettre fin à près de 50 ans de confusion et d’imprévisibilité. Le malaise post-Benjamin Moore (2022) Il résulte de ce jugement déclaratoire un certain malaise pour l’OPIC et le procureur général qui se portent en appel à l’automne 2022. Au lendemain du jugement de la Cour fédérale, l’OPIC plaide qu’il deviendra difficile pour un examinateur d’adapter la méthode d’évaluation à de nouvelles situations sans risquer un outrage au tribunal. De plus, la demande initiale en Cour fédérale déposée par Benjamin Moore ne visait aucunement l’obtention d’un jugement déclaratoire et le procureur général plaide que la Cour aurait dû s’en tenir aux conclusions recherchées par Benjamin Moore et le Procureur général. L’appel du jugement porte donc sur l’opportunité d’émettre un jugement déclaratoire imposant un cadre d’analyse à la demande d’un tiers. Minimalisme judiciaire — Benjamin Moore (2023) Dans le jugement de 41 pages rendu mercredi dernier, la Cour d’appel fédérale réitère en effet l’importance du minimalisme judiciaire tout en accueillant la demande du procureur général de retirer l’imposition d’un cadre d’analyse à l’OPIC. La Cour d’appel est sans équivoque en ce qui concerne l’ajout du cadre d’analyse au dispositif du jugement de première instance : À en juger par l’absence d’analyse détaillée dans les motifs de la CF, la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la version actuelle du RPBB (modifié par PN2020-04) n’était pas pertinente et son examen lacunaire de la jurisprudence applicable, il me semble que cette cour, en incluant le test dans son jugement plutôt que dans ses motifs, n’a fait que « parachuter » le test à notre Cour. Une telle démarche, qui se distingue de la situation où le tribunal traite dans des remarques incidentes d’une question qui n’est pas essentielle au règlement du litige dont il est saisi, est déplacée. Ce n’est pas faire preuve de [traduction] « courage judiciaire », comme l’a affirmé l’IPIC devant la Cour fédérale.11 La Cour rappelle également que les « intervenants ne sont pas habilités à demander une réparation que les parties elles-mêmes n’ont pas sollicitée » 12. Au surcroît, la Cour rappelle « qu’à moins que l’avis d’appel ne mentionne expressément l’adoption d’un test précis visant l’ensemble des inventions mises en œuvre par ordinateur comme réparation recherchée, une telle mesure ne devrait pas, à quelques exceptions près, être envisagée »13. Enfin, reconnaissant que la Cour fédérale est habilitée à rendre des jugements déclaratoires, elle rappelle que même lorsque demandé en bonne et due forme, le tribunal « ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui permet d’accorder une telle mesure qu’après avoir appliqué le critère à quatre volets énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, au paragraphe 81 »14. Rejet du cadre d’analyse de l’IPIC Ayant conclu qu’elle pourrait corriger le jugement de première instance en appliquant le critère à quatre volets, la juge Gauthier explique plutôt que le cadre proposé par l’IPIC n’est pas adéquat et qu’il demeure trop de questions ouvertes, méritant d’être analysées par les tribunaux avant de pouvoir prescrire un cadre d’analyse. La décision offre toutefois quelques conseils en obiter, insistant sur la nécessité pour le brevet d’ajouter à la connaissance humaine. À ce sujet, la juge Gauthier écrit : « l’aspect difficile consiste souvent à déterminer en quoi consiste la découverte, c’est-à-dire ce qui a été ajouté à la connaissance humaine » et plus loin : « si la seule nouvelle connaissance consiste en la méthode en soi, c’est cette méthode qui constitue l’objet brevetable. » Le cadre proposé par l’IPIC ayant été rejeté, il faut donc se rabattre sur les décisions précédentes afin de déterminer si un logiciel est brevetable ou non. Le défi des brevets logiciels Pour comprendre pourquoi l’OPIC est parfois hésitante à accorder des brevets logiciels, il est bon de se rappeler que les brevets sont une exception au principe de concurrence. La Loi sur la concurrence15 prévoit en effet à l’article 79(5) que l’exercice du monopole obtenu grâce à un brevet, tout comme l’exercice des autres droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel. Ce privilège, accordé pour une durée de vingt ans au détenteur d’un brevet, se veut une contrepartie pour la divulgation publique de l’invention, au profit éventuel de la société entière. Ce principe d’échange ne date pas d’hier, la plupart des systèmes de brevets actuels se sont inspirés du Statute of Monopolies anglais de 1623. Il est cependant à parier que les Anglais de 1623 n’avaient pas anticipé l’apparition des logiciels. Or, historiquement, les créations permettant l’obtention d’un brevet comprenaient une composante tangible : une machine, un appareil, la transformation de la matière, etc. À l’inverse, les créations ne permettant pas l’obtention d’un brevet avaient souvent un aspect intangible : les idées abstraites, des formules mathématiques, l’esthétisme, la musique, etc. Lorsque les logiciels sont apparus, le sophisme était inévitable. Par ailleurs, la notion de « logiciel » est elle-même difficile à circonscrire. Le logiciel ne se résume pas au code qui a été utilisé pour l’assembler (ce dernier étant protégeable par droit d’auteur plutôt que par brevet). Ainsi, deux programmeurs guidés par les mêmes requis et spécifications réaliseront sans aucun doute des implémentations différentes, compilées en instructions machines différentes, mais qui, une fois exécutées, résulteront en ce qui pourrait être considéré comme étant le même logiciel. Breveter un logiciel revient donc en quelque sort à en breveter des éléments de ses spécifications. Lorsqu’on s’intéresse à une invention mécanique et qu’on en décrit les composantes fondamentales, on y trouve des pièces aux formes particulières s’attachant les unes aux autres. Décortiquez un logiciel en composantes fondamentales, et vous y trouverez des états, des seuils et des conditions, souvent décrites sous la forme de concepts abstraits et de formules mathématiques. Or, ces éléments se rapprochent dangereusement d’un type de sujet formellement exclu par la Loi sur les brevets. L’article 27(8) prévoit en effet qu’« il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». L’exclusion vise à garantir que les principes scientifiques demeurent accessibles à tous pour favoriser la recherche et l’innovation. Il est donc du devoir d’un examinateur de rejeter une demande qui viserait à s’approprier des principes scientifiques. Ainsi, selon qu’un examinateur s’intéresse à l’objectif du logiciel dans son ensemble ou à ses composantes, il conclura qu’il est brevetable ou non. La difficulté revient à reconnaître qu’un logiciel est généralement plus qu’un ensemble de formules mathématiques — il faut voir la moustache plutôt que les poils, la forêt plutôt que les arbres. C’est ce que les tribunaux canadiens ont appelé l’approche téléologique. Dans l’affaire Benjamin Moore, la Cour d’appel fédérale qualifie l’approche téléologique d’« exercice difficile, même pour les juges »16 et soumet que lorsqu’il y a erreur, c’est que « l’OPIC et la commissaire n’ont tout simplement pas compris toutes les nuances de cet exercice difficile »17. Au même paragraphe, sur une note positive, elle rassure toutefois que la nécessité d’appliquer cette méthode ne devrait plus causer problème puisque « [c]omme le fait remarquer le PG, la commissaire n’a pas interjeté appel de la décision Choueifaty, car cette dernière a dissipé la confusion relative à l’interprétation téléologique […] ».Rassurés ou non, force est de reconnaître que l’intervention de l’IPIC n’était peut-être pas la solution appropriée à ce problème — surtout lorsqu’on prend en considération Benjamin Moore qui s’est vue prise en otage par un débat qui déborde le domaine privé. Toutefois on ne peut que saluer l’effort de l’IPIC et se demander si laisser les tribunaux dessiner le cadre d’analyse, une décision à la fois, est une façon efficace d’établir le droit en matière de brevets logiciels. Cet avancement se fait indéniablement aux frais des inventeurs. https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695130/sommaire.html et https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695146/sommaire.html Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837 Taillefer v. Canada (Attorney General), 2023 FC 1033 Right to Life Association of Toronto and Area c. Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et du Travail), 2022 CAF 67 Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4, art. 2 In re Waldbaum, 559 F.2d 611, 194 USPQ 465 Schlumberger Canada Ltd. c. Le commissaire des brevets, [1982] 1 CF 845 Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328 Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837 Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328, par. 39 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 29 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 32, citant Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 174, para. 54 à 55; Zak c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 80, para. 4 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 34, citant Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited, 2016 CAF 218, para. 21 à 22; Boubala c. Khwaja, 2023 CF 658, para. 27; Hendrikx c. Canada (Sécurité publique), 2022 CF 1068, para. 27 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 35 Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 43 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 44

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  1. Lavery accompagne Agendrix dans l’obtention de deux certifications ISO en matière de sécurité et de confidentialité des données

    Le 6 février 2023, Agendrix, une entreprise qui opère un logiciel de gestion du personnel, a annoncé avoir obtenu la certification de deux normes de sécurité et de confidentialité des données reconnues mondialement, soit ISO/CEI 27001:2013 et ISO/IEC 27701:2019. Elle devient l’un des premiers fournisseurs de logiciel de gestion du personnel et des horaires de travail au Canada à obtenir ces certifications. L’entreprise prend les devants pour tout ce qui touche la sécurité et la confidentialité des données traitées par ses applications web et mobile. La norme ISO/CEI 27001:2013 vise à améliorer les systèmes de sécurité de l’information, ce qui signifie pour les clients d’Agendrix que ses produits sont conformes aux plus hauts standards de sécurité de l’information. La norme ISO/IEC 27701:2019 encadre la gestion et le traitement des renseignements personnels et des données sensibles. La certification confirme qu’Agendrix adopte les meilleures pratiques en la matière et se conforme aux lois applicables. Une équipe Lavery composée de Eric Lavallée, Dave Bouchard, Ghiles Helli et Catherine Voyer ont accompagné Agendrix dans l’obtention de ces deux certifications. Plus spécifiquement, nos professionnels ont accompagné Agendrix dans la révision de leur contrat-type avec leurs clients, ainsi que dans la mise en place de politiques et de divers documents internes essentiels à la gestion des renseignements personnels et à la sécurité de l’information. Fondée en 2015, l’entreprise sherbrookoise Agendrix compte plus de 150 000 utilisateurs dans quelque 13 000 milieux de travail. Agendrix est un logiciel de gestion du personnel et se positionne comme leader au Québec en matière de gestion des horaires de travail auprès des PME. Agendrix a pour mission de centrer la gestion sur l'humain en développant un logiciel qui simplifie la vie des employés de première ligne. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 45 employés.

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  2. Lavery accompagne Domain Therapeutics dans l’obtention d’un financement de 42 M$ US

    Le 10 mai 2022, la société franco-canadienne biopharmaceutique Domain Therapeutics, spécialisée dans la recherche et développement de traitements innovants en immuno-oncologie, a annoncé la complétion d’une levée de fonds de Série A s'élevant à 42 M$ US. Cet investissement est une étape de croissance majeure pour la société franco-canadienne, qui vise à apporter aux patients atteints de cancer des solutions thérapeutiques leur permettant de surmonter les mécanismes d’immunosuppression médiés par les RCPGs. M. Alain Dumont, associé chez Lavery, a eu le privilège d’accompagner la société dans cette importante transaction. Entretenant une relation de longue date avec Domain Therapeutics, M. Dumont a mis de l’avant son expertise dans la protection des technologies et des innovations de la société, en répondant notamment aux questionnements des investisseurs. Lavery est grandement fier du travail de M. Dumont dans l’obtention de ce financement. — Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, est dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), l’une des plus importantes classes de cibles pharmacologiques. La compagnie se concentre sur le développement de candidats à haute valeur ajoutée en immuno-oncologie.

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  3. Lavery représente ImmunoPrecise Antibodies dans l’acquisition de BioStrand

    Le 29 mars 2022, la société ImmunoPrecise Antibodies Ltd (IPA) a annoncé l’acquisition de BioStrand BV, BioKey BV, et BioClue BV (ensemble, « BioStrand »), un groupe d'entités belges qui sont des pionnières dans le domaine de la bio-informatique et de la biotechnologie. Avec cette acquisition d’une valeur de 20 millions d’euros, IPA sera en mesure de tirer profit de la méthodologie révolutionnaire alimentée par l'intelligence artificielle mise en place par BioStrand pour accélérer la mise au point de solutions d’anticorps thérapeutiques. Outre la création de synergie avec ses filiales, IPA s'attend à conquérir de nouveaux marchés avec cette technologie révolutionnaire et consolider son positionnement comme leader mondial du domaine de la biothérapeutique. Lavery a eu le privilège d’accompagner IPA dans le cadre de cette transaction transfrontalière en lui fournissant une expertise pointue en matière de cybersécurité, propriété intellectuelle, valeurs mobilières, de même que fusions et acquisitions. L’équipe Lavery pilotée par Selena Lu (transactionnel) était composée d’Eric Lavallée (technologie et propriété intellectuelle), Serge Shahinian (propriété intellectuelle), Sébastien Vézina (valeurs mobilières), Catherine Méthot (transactionnel), Jean-Paul Timothée (valeurs mobilières et transactionnel), Siddhartha Borissov-Beausoleil (transactionnel), Mylène Vallières (valeurs mobilières) et Marie-Claude Côté (valeurs mobilières). ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une entreprise biothérapeutique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de mise au point de nouveaux anticorps contre un large éventail de classes cibles et de maladies.

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